Come e perchè registrare

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Perchè è importante registrare?

• per avere un uso esclusivo del marchio ed impedirne a terzi l’utilizzo;
• per poter avviare un procedimento di opposizione in caso di utilizzo illecito da parte di terzi;
• per guadagnare dall’eventuale concessione in licenza del marchio;
• per possedere un “bene immateriale” che può potenzialmente raggiungere valori elevatissimi.

Infatti il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile al suo nella medesima classe di appartenenza. Il titolare di un marchio di fatto  invece non potrà impedire ad altri nulla: solo nell’ipotesi di notorietà locale (da dimostrare), in caso ad esempio di opposizione da parte di un marchio registrato uguale o anche simile al suo, potrà continuare ad operare ma dovrà necessariamente rimanere circoscritto nella sua piccola porzione di territorio in cui è noto, senza ledere l’altrui interesse.

Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre un marchio di fatto decade nel momento in cui non lo si utilizza più.

Un nome per poter essere efficace e diventare un buon brand deve essere convincente, originale e toccare la sfera emotiva del consumatore di riferimento.

Altrettanto importante è la sua parte grafica (il logo) che deve rappresentare esattamente ciò che si vuole trasmettere, avere un significato intrinseco al fine di garantire il giusto impatto verso l’utente finale.

Prima di registrare, oltre ai requisiti propri dei marchi è importante sapere che non è possibile usare:

1. termini solo descrittivi (cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresenta ad es. bella casa);
2. termini generici e di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.).

Vedi anche:

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Cosa sapere prima di registrare un marchio

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AGGIORNATO IL 28/08/2023

Diciamo subito che una volta registrato un marchio non è possibile aggiungere nuove classi di prodotti/servizi o integrare quelle originariamente indicate con nuove voci. Pertanto, prima di depositare un marchio è importante avere le idee ben chiare: è opportuno pensare anche ai possibili sviluppi futuri dell’attività in riguardo ai prodotti/servizi che il marchio contraddistinguerà.

Chiariamo con un esempio: il marchio che si sta registrando riguarda il settore abbigliamento e quindi si cercherà la classe corrispondente, però in futuro quello stesso marchio potrebbe contraddistinguere anche la vendita di “borse”. Quindi, tenendo conto che non si possono aggiungere classi ad un marchio già registrato, è opportuno scegliere in fase di deposito anche la classe relativa alle “borse”.

Se invece si avrà la necessità di ampliare la tutela dopo il deposito, bisognerà depositare ex novo un’altra domanda di marchio per le nuove classi, totalmente indipendente da quella già depositata con il conseguente pagamento di nuove tasse.

Al contrario se il marchio non ci servirà più perchè abbiamo fatto ad esempio un’errata valutazione, si potrà procedere:

1. al ritiro del marchio se ancora in fase di domanda di deposito;
2. alla rinuncia del marchio se invece risulta già registrato.

La rinuncia o il ritiro potranno anche essere relativi solo ad alcune classi o addirittura solo ad alcuni prodotti o servizi all’interno di una stessa classe. In questo caso si parla di limitazione per classe o di limitazione di prodotti/servizi per classe.

Riepilogando, successivamente alla presentazione di una domanda di marchio è consentito ritirare, rinunciare ad una o più classi o limitare i prodotti e/o servizi originariamente elencati sia in caso di marchi nazionali che comunitari. Questo può accadere quando si riceve ad esempio un’opposizione all’utilizzo del marchio (ne abbiamo parlato qui).

Per completezza ricordiamo che, dopo la registrazione di un marchio sono possibili le variazioni anagrafiche quali ad esempio il cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale del titolare, la variazione del nome o della forma giuridica del titolare; in questo caso si procederà con l’annotazione. Invece si userà la forma della trascrizione quando si è in presenza di una variazione di titolarità (ne abbiamo già parlato qui).

Vedi anche:

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Al via il registro dei marchi storici

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A partire dal mese di aprile è possibile iscriversi al registro dei marchi storici d’interesse nazionale presso l’UIBM (Uffico Italiano Brevetti e Marchi).

Quale la funzione e quali i vantaggi:

Il registro, nato a seguito della nota questione Pernigotti riguardante la delocalizzazione all’estero della sua produzione dolciaria, ha come finalità quella di combattere tale fenomeno, in particolare per i marchi legati al cuore del nostro paese, alla sua anima storica. Questo con l’ausilio dell’imposizione di comunicazioni al MISE e l’applicazione di elevate sanzioni per i trasgressori.

L’iscrizione al registro offre l’opportunità di utilizzare il logo del “marchio storico” accanto a quello del proprio marchio. Oggi l’obiettivo è anche quello di appoggiare le campagne promozionali delle imprese storiche, in particolare all’estero.

Condizione per l’iscrizione nel registro:

• che il marchio sia registrato da almeno 50 anni

• che il marchio sia rinnovato con continuità nel tempo

E’ possibile iscrivere anche i marchi non registrati purchè vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni.

L’UIBM verificherà il rispetto dei parametri indicati dal Governo in un tempo massimo di 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.

Durata dell’iscrizione:

La durata è illimitata e non è sottoposto a rinnovi.

Modalità d’iscrizione:

E’ possibile iscriversi al registro dei marchi storici presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi esclusivamente per via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al ss. link: https://servizionline.uibm.gov.it

Costi:

1 marca da bollo da € 15

Vedi anche:

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di che si tratta

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AGGIORNATO L’ 08/05/2023

Il “legal fake” è un fenomeno in diffusione che vede coinvolti un soggetto detentore di un marchio in determinati Paesi, ed un secondo soggetto che registra il medesimo marchio in Paesi nei quali non è ancora presente il soggetto originale. Il secondo soggetto precede cioè il detentore del marchio originale nella registrazione in taluni Paesi.

In questo modo il secondo soggetto arriva spesso a gestire la propria attività, sfruttando i prodotti, la creatività, le strategie di marketing e la pubblicità del marchio originale; si tratta di una pratica in cui si anticipa un’azienda che sta avendo successo in determinati Paesi, registrando un marchio uguale al suo in un mercato in cui non è stato ancora registrato.

Chiunque intuisce che questa pratica è scorretta anche perchè crea nel consumatore la convinzione che il marchio falso sia in realtà collegato a quello originale da un qualche rapporto (ad esempio una licenza), con tutte le conseguenti ripercussioni negative sull’azienda originaria.

Il termine “legal fake” è stato coniato in seguito ad un clamoroso caso che vedeva come parti in causa da un lato una famosa società americana di abbigliamento streetwear CHAPTER 4 DBA con il marchio “Supreme”, e dall’altro la società italiana TRADE DIRECT Srl titolare dell’identico marchio “Supreme” depositato in data anteriore in un mercato diverso da quello in cui operava la statunitense.

Nel caso succitato la statunitense CHAPTER 4 DBA portava in tribunale la TRADE DIRECT dopo aver scoperto di essere stata copiata, con conseguente grave danno all’immagine e alla notorietà acquisita con il marchio “Supreme”.  Al riguardo il Tribunale di Milano precisava il concetto di “concorrenza parassitaria” la quale “…ricorre quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui….ciò costituendo un illecito poiché concretizza una forma di imitazione delle iniziative del concorrente, che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui…”.

Tale procedimento cautelare si è concluso favorevolmente per la società statunitense e pertanto non possiamo che sottolineare l’importanza di non trascurare il marchio e la sua registrazione quale strumento di marketing, indispensabile e strategico per:

• avere un uso esclusivo del marchio ed impedirne a terzi l’utilizzo;
• avviare un procedimento di opposizione in caso di utilizzo illecito da parte di terzi;
• per possedere un “bene immateriale” che può potenzialmente raggiungere valori elevatissimi (ne abbiamo parlato qui).

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Hanno lo stesso significato?

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AGGIORNATO IL 24/04/2023

I termini “marchio”, “logo”, “brand” e “nome” vengono spesso confusi tra loro perché non si conoscono nel dettaglio le differenze. Facciamo chiarezza analizzandoli singolarmente.

Il termine “marchio” si riferisce genericamente a ciò che si intende registrare: è cioè il segno distintivo che contraddistingue un prodotto/servizio. Il marchio può essere contraddistinto soltanto da una dicitura (nel qual caso si tratta di un “marchio verbale”), oppure solo un’immagine grafica senza alcuna dicitura (in questo caso si tratta di un “marchio figurativo”) od infine immagine+dicitura (si tratta sempre di un “marchio figurativo”).

E’ importante avere le idee ben chiare prima di registrare un marchio; conoscerne cioè le differenze (tra marchio verbale e figurativo) in modo da fare la scelta giusta (ne abbiamo parlato qui).

Un “logo” invece si riferisce esclusivamente alla parte grafica di un marchio, ossia alla sua sola immagine: quando cioè si realizza un’immagine grafica per identificare la propria attività od un proprio prodotto/servizio, quella si identifica col termine “logo”. Parlare di “registrazione logo” o “registrazione marchio” è quindi sostanzialmente equivalente.

Il “brand” è sinonimo di marchio ma con una finalità di utilizzo del termine più ampia: racchiude anche la notorietà acquisita nel tempo dall’azienda e/o dal prodotto e l’impatto sul consumatore che ne è derivato grazie alle opportune strategie di comunicazione.

Il “nome” è il punto di partenza: è una parola, una frase, una dicitura ancora acerba che nasce dalla fantasia dell’uomo e che potrà essere o meno completata e arricchita dalla parte grafica e diventare un marchio.

Vedi anche:

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chiariamone il senso

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AGGIORNATO IL 14/11/2022

Un marchio di movimento è un “marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio.” Nella maggior parte dei casi, affinché la riproduzione di un marchio in movimento sia chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la rappresentazione grafica deve essere accompagnata da una descrizione che spieghi chiaramente il movimento per il quale è richiesta la protezione e che deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica del segno.

A un marchio di movimento può essere negata la registrazione soltanto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell’Unione europea, non sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo in termini di dispendio di energia e immaginazione» (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), paragrafo 20).

Il numero di fotogrammi dipenderà dal movimento in questione. Non è imposto alcun limite. L’Ufficio accetta fascicoli nei seguenti formati: MP4 (video), JPEG (per serie di immagini statiche in sequenza). Per visionare un esempio cliccare qui. 

E’ importante infine ricordare che anche il marchio di movimento, come tutti i marchi, segue le regole generali. Quindi, per poter essere depositato, deve possedere i requisiti propri dei marchi cioè capacità distintiva, liceità e novità (ne abbiamo parlato qui).

Fonte: EUIPO

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Marchio: depositato o registrato?

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AGGIORNATO IL 30/11/2020

Che differenza c’è tra un marchio depositato ed un  marchio registrato?

Sovente ci viene posto questo quesito volto a comprendere la differenza di status tra la domanda di marchio e la registrazione dello stesso. Quando viene presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure direttamente presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) una domanda di marchio Italiano, viene attribuito un numero di deposito che si riferisce, appunto, alla domanda presentata; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi “depositato” (^TM).

Apriamo una piccola parentesi. Il simbolo TM (^TM) è l’acronimo del termine inglese “Trademark” e significa appunto che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per ottenere la registrazione; il marchio è comunque tutelabile seppur con alcune limitazioni. Il simbolo potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione, in modo che da depositato diventi registrato.

Avvenuto il deposito il marchio verrà inoltrato all’UIBM il quale provvede a controllarne i contenuti formali, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc. Questa fase dura circa 6-8 mesi (allo stato attuale) al termine dei quali, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato e l’UIBM provvede ad emettere l’attestato di registrazione. Solo a quel punto il marchio può considerarsi “registrato” (®).

Vedi anche:

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ampliato il bando SMART&START ITALIA

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Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico localizzate su tutto il territorio nazionale. Il fine è quello di stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, allo scopo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica ed incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.

Un provvedimento dello scorso ottobre ne ha ampliato l’oggetto, ammettendo a finanziamento anche i marchi (oltre a brevetti e licenze). Nel dettaglio oggi possono accedere alle agevolazioni le società costituite da non più di 60 mesi e sono ammissibili al finanziamento:

• gli investimenti per marketing e web marketing;
• la registrazione di marchi (oltre ai brevetti e alle licenze).

E’ stata introdotta anche un’ulteriore modalità di rendicontazione su presentazione di fatture non quietanzate e inoltre, per i team di persone, l’iscrizione al Registro speciale delle start- up innovative non deve essere dimostrata alla firma del contratto, ma è posticipata alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.

La misura è stata rifinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro. L’incentivo consiste in finanziamenti agevolati compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro concessi a favore delle start-up innovative che vogliono avviare o ampliare la loro attività. Si tratta di un mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale, cui si aggiunge, per le Start Up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un contributo a fondo perduto pari al 20%.

Dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha finanziato oltre 700 startup con progetti prevalentemente nei settori dell’economia digitale, life science, ambiente ed energia a fronte di oltre 200 milioni di euro di agevolazioni concesse. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda:
www.smartstart.invitalia.it

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destinati a marchi comunitari ed internazionali

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Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ha messo a punto un bando per la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.

Il bando Marchi+3 prevede due linee di intervento:

• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. In dettaglio:

  • deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

• Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. In dettaglio:

  • deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;

  • deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;

  • deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio così come indicato nel bando.

Le domande di finanziamento possono essere presentate compilando il form on line a partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018 secondo le modalità indicate al seguente indirizzo:
http://www.marchipiu3.it/P42A0C16S1/-Come-fare-per-accedere-alle-agevolazioni.htm

I fondi complessivamente disponibili ammontano a 3.825.000 euro. Per saperne di più:
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008423/Bando%20Marchi%20+3.pdf

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Su che base scegliere

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AGGIORNATO IL 09/01/2023

Spesso ci viene sottoposto il quesito “è preferibile depositare un marchio a livello nazionale oppure comunitario?”. Rispondiamo indicando un semplice parametro che per molti sarà determinante nella scelta tra la prima soluzione e la seconda.

Il parametro è il seguente: il proprio mercato di riferimento. La scelta è cioè da effettuare basandosi sul mercato in cui si intende operare. Se il proprio mercato di riferimento è nazionale allora si procederà senza ombra di dubbio per una registrazione a livello nazionale, mentre se si opera anche al di fuori dei confini nazionali allora sarà opportuna una registrazione valevole per tutti i paesi dell’Unione Europea.

Questa scelta va fatta pensando anche al futuro del proprio marchio: bisogna cioè proiettarsi in avanti e immaginare le sorti dei propri prodotti/servizi fra un certo numero di anni. Un marchio dura infatti 10 anni (rinnovabili) e se durante questo arco di tempo ci si espande, ci si potrebbe ritrovare “scoperti” se si possiede solo un marchio nazionale.

Se invece il proprio marchio contraddistingue prodotti/servizi locali o esclusivamente nazionali, allora la scelta non ha bisogno di immaginare particolari scenari futuri; si pensi ad esempio al marchio di un locale che, com’è evidente, insiste solo sul territorio nazionale. Una registrazione nazionale è più che sufficiente.

L’eccezione, in quest’ultimo caso, è rappresentata dall’ipotesi di creare in futuro una rete in franchising di locali col proprio marchio. Sappiamo che il franchising  è una sorta di collaborazione tra imprenditori per la produzione, distribuzione di beni e/o servizi in affiliazione con marchi già noti. In tal caso i locali in franchising potrebbero aprire anche oltre i confini nazionali e quindi avrebbe senso pensare sin d’ora ad un marchio comunitario.

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è possibile farlo

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AGGIORNATO IL 25/01/2021

Uno slogan pubblicitario (o claim) può essere registrato come marchio ma deve averne i medesimi requisiti; in particolare, deve possedere:

• novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

• distintività, ossia non può essere costituito solo da espressioni comuni di descrizione dei prodotti/servizi in esso proposti, né tanto-meno basarsi su un semplice elogio della loro qualità.

• liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Uno slogan pubblicitario viene quindi trattato come se fosse un marchio, con gli stessi criteri di valutazione; in particolare è importante che abbia “carattere distintivo” cioè dev’essere idoneo a distinguere i prodotti dell’impresa pubblicizzata da quelli di altre case produttrici.

Tra i più famosi slogan televisivi che hanno fatto la storia della pubblicità, citiamo da esempio quello della Barilla “Dove c’è Barilla c’è casa”, della Scavolini “Scavolini la cucina più amata dagli italiani” o anche “Rowenta per chi non s’accontenta”. Questi sono solo alcuni ma è già possibile comprendere quanto sia importante scegliere lo slogan giusto, con i dovuti accorgimenti per la sua tutela e differenziazione.

In una sentenza datata aprile 2015 (causa T-216/14), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla Volkswagen AG e ha dichiarato che uno slogan pubblicitario non possiede carattere distintivo “se è probabile che sia percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale”.

Ha aggiunto che il carattere distintivo sussiste se il marchio “oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi”.

Pertanto ai fini della registrazione è indispensabile che uno slogan:

1. abbia carattere distintivo non di semplice promozione del prodotto;
2. sia idoneo a lanciare un messaggio alla clientela sull’origine commerciale del prodotto cioè tale da far ricondurre l’utente finale al tipo di prodotto.

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L’iter completo dal deposito alla registrazione

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AGGIORNATO IL 31/05/2021

Quando si desidera registrare un marchio si comincia col depositare una domanda di registrazione; se si tratta di un marchio nazionale la domanda dev’essere presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure avvalendosi del nostro servizio), mentre se si tratta di un marchio comunitario la domanda dev’essere presentata presso l’EUIPO (oppure avvalendosi del nostro servizio).

Quando l’Ufficio riceve la domanda, viene attribuito un numero di deposito; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi depositato e potrà essere utilizzato con il simbolo TM (^TM) da apporre accanto al marchio (ne abbiamo parlato qui).

A quel punto comincia l’esame della domanda da parte dell’UIBM o dell’EUIPO a seconda che si tratti di marchio italiano o comunitario; il controllo iniziale è di tipo formale, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc.

Nel solo caso del marchio comunitario, l’EUIPO controlla anche se esistono marchi anteriori confondibili e, nel caso, li avvisa della vostra intenzione di registrare quel determinato marchio, al fine di dargli la possibilità di presentare un’eventuale opposizione. Attenzione, nel caso emergano similitudini l’EUIPO non rifiuta d’ufficio la vostra domanda di registrazione del marchio, bensì si limita ad avvisare il titolare del marchio preesistente individuato.

Questa fase dura diversi mesi al termine dei quali si conclude l’iter burocratico e, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato. Solo a quel punto il marchio può considerarsi registrato.

Quando il marchio diventa registrato potrà utilizzarsi con la R cerchiata ® da apporre accanto al marchio e avrà una validità di 10 anni a partire dalla data di deposito, al termine dei quali il titolare potrà decidere se rinnovarlo o meno (ne abbiamo parlato qui).

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L’importanza del nome

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AGGIORNATO IL 07/06/2021

Molti marchi vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili; vogliamo pertanto nuovamente chiarire gli importanti concetti di marchio “forte” e “debole” (ne abbiamo già parzialmente parlato qui).

Marchio FORTE

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obbiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. Immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici.
Ad esempio, se attribuiamo ad un martello il nome “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.
Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano minime alterazioni grafiche e concettuali.

Marchio DEBOLE

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva.
Ad esempio, se volessimo registrare il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può accadere un curioso fenomeno e cioè che si rafforzi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte” grazie al fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui).

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ci sono classi differenti?

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AGGIORNATO IL 17/04/2023

Quando si decide di registrare un marchio e si scelgono le classi di riferimento, molto spesso si incorre nel dubbio se ci siano differenze nella scelta delle classi a seconda che si produca un prodotto oppure lo si commercializzi soltanto.

Ci si chiede pertanto se nel caso di semplice vendita al dettaglio si debbano indicare tutti i prodotti che si deciderà di riporre sugli scaffali del proprio esercizio commerciale anche se non si è produttori; ad esempio, il marchio di un supermercato deve includere tutte le classi dei prodotti in vendita?

La risposta è affermativa: sia che si tratti di un produttore che di un grossista o dettagliante, nella scelta delle classi il titolare dovrà necessariamente indicare tutti i prodotti e/o servizi che tratta, non vi è alcuna differenza.

Un marchio, infatti, può essere adottato sia da un’azienda produttrice per contraddistinguere tutti gli articoli prodotti, che da un commerciante per contraddistinguere tutti i prodotti che vengono venduti all’interno della propria attività commerciale.

Facciamo un esempio: se un negoziante vende al dettaglio abbigliamento e desidera registrare il marchio della sua attività, deve necessariamente indicare l’abbigliamento e la relativa classe di riferimento in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

Inoltre, nel momento in cui si registra un marchio, è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi potenzialmente da sviluppare nel futuro: se quindi si presume di estendere il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale perchè non è possibile aggiungere a posteriori classi ad un marchio già registrato.

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quando si verifica e cosa può accadere

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AGGIORNATO IL 03/04/2023

Cominciamo col supporre che l’agente commerciale italiano di un’azienda estera voglia registrare in Italia il marchio dell’azienda trattata (conosciuto all’estero ma sconosciuto nel nostro Paese); la domanda è, “una tale azione è vietata dalla legge o è ammissibile?”

Sulla questione non ci sono dubbi, il testo normativo parla chiaro e tutela il titolare originario del marchio contro simili comportamenti giudicati scorretti; il soggetto (l’agente commerciale dell’esempio) che ha pensato di depositare un marchio identico ad uno già registrato in un altro Paese, è considerato in “malafede” perchè a conoscenza che il marchio è detenuto da un altro soggetto in un altro Paese.

L’articolo 19, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale recita così: “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. Come regola generale, non è pertanto consentito registrare un marchio identico ad un altro già registrato in un altro Paese nella stessa classe di prodotti/servizi.

Un agente commerciale, in particolare, agirebbe cioè in malafede danneggiando i legittimi diritti dell’azienda estera. La legge ha pensato quindi di tutelare in qualche maniera il titolare originario del marchio che altrimenti vedrebbe preclusa la possibilità di registrare il suo marchio in quel Paese estero dove opera l’agente (nel nostro esempio in Italia).

Se inoltre il marchio dell’azienda estera è particolarmente conosciuto (marchio notorio), l’agente commerciale del nostro esempio, registrando il marchio, godrebbe della notorietà conquistata nel tempo dal marchio dell’azienda estera.

In definitiva, l’azienda estera potrà opporsi alla registrazione del suo marchio da parte dell’agente, rivendicandone la proprietà e chiedendo la nullità di quello registrato dall’agente. Per fare ciò l’azienda estera dovrà dimostrare la sussistenza della malafede.

L’agente, dal canto suo, potrà giustificare la sua azione dimostrando di aver agito in buona fede. La fattispecie può essere estesa anche ad altri rapporti dove si è in presenza di accordi in cui un soggetto rappresenti un altro; ad esempio, un analogo discorso vale per gli studi di grafica che operano per conto di aziende clienti.

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c’è qualcosa da sapere

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AGGIORNATO IL  31/10/2022

Un marchio dura 10 anni dalla data di deposito e se non viene rinnovato alla sua scadenza si estingue e diventa di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo liberamente; se però qualcuno volesse registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva, occorre che sia soddisfatta una condizione. Vediamola.

Quando un marchio non viene rinnovato alla scadenza necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare novità in caso di nuova registrazione.

Ricordiamo infatti che affinché un marchio possa essere registrato, deve possedere il requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore identico o simile o già registrato nella medesima classe di prodotti/servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza.

Se dunque si vuole evitare che un proprio marchio, che ha magari acquisito un avviamento nel corso degli anni, diventi di pubblico dominio, è necessario rinnovarlo per ulteriori dieci anni (si può rinnovare di dieci in dieci per un numero infinito di volte).

Per procedere con il rinnovo, ad esempio di un marchio nazionale, si dovrà depositare un’apposita domanda presso l’ufficio brevetti e marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, durante i 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio; la domanda può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o da chi, nel frattempo, ne sia divenuto titolare tramite una trascrizione.

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la domanda è se è possibile

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AGGIORNATO IL 4/01/2021

E’ possibile proteggere un progetto, un’idea o un’iniziativa? Diciamo subito che un progetto, un’idea di marketing o una strategia commerciale (generalizzando) non sono brevettabili e non possono nemmeno essere oggetto di qualsiasi altra forma di privativa.

Come più volte specificato, sono oggetto di brevetto solo le invenzioni nuove atte ad avere un’applicazione industriale, che consistono in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico mai risolto cioè un nuovo prodotto, un nuovo procedimento o un nuovo uso di un prodotto.

Sappiamo infatti che i requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono tre: novità (non compresa nello stato della tecnica), originalità (attività inventiva) e applicazione industriale (ne abbiamo parlato qui).

L’articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale, comma II, elenca tutto ciò che non può essere brevettato perché non rientra nel concetto di invenzione. Riportiamo testualmente:

“…
non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni
…”

Ma non è proprio possibile proteggere un’idea in alcun modo? Diciamo che una cosa è possibile fare: si può attribuire un nome al progetto e registrarlo come marchio. È vero che registrando il marchio del progetto si tutela esclusivamente il nome del progetto e non il suo contenuto (cioè la metodologia adottata e gli strumenti organizzativi che lo caratterizzano), però si consente al pubblico di memorizzare il nome di quella particolare iniziativa o progetto.

Se l’iniziativa si afferma sul mercato, forse qualcuno cercherà di copiarla ma non potrà mai sfruttare la notorietà nel frattempo acquisita dal marchio originale; qualcuno potrà cioè copiare i contenuti del progetto ma non potrà copiarne il marchio che, nel frattempo, si sarà diffuso ed avrà cominciato ad essere conosciuto come “primo ed originale”. 

Vedi anche:

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procedere semplicemente e velocemente

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AGGIORNATO IL 19/04/2021

Un marchio è tutelabile dal momento in cui viene depositata la relativa domanda di registrazione; questo è il passo fondamentale da compiere per registrare un marchio. Per fare ciò è possibile avvalersi della nostra piattaforma online, nel qual caso si può procedere semplicemente  e velocemente all’acquisto del servizio di registrazione del marchio (nazionale o comunitario).

E’ possibile visualizzare il costo per la registrazione di un marchio entrando nella sezione REGISTRA MARCHIO presente in alto nella homepage del portale e subito dopo facendo click sul pulsante “costo marchio nazionale” o  “costo marchio comunitario“; come si potrà notare, detto costo si compone di una parte relativa al nostro onorario ed un’altra riguardante le tasse di deposito della domanda di registrazione del marchio. 

Dopo l’acquisto del servizio, è necessario trasmettere la lettera di incarico (offriamo 3 diverse modalità di trasmissione) con la quale si affida ad un nostro professionista abilitato l’incarico di depositare la domanda di registrazione del marchio. Il professionista indicato nella lettera di incarico, in qualità di mandatario, provvede a presentare la domanda di registrazione del marchio presso l’UIBM-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (in caso di marchio nazionale) o presso l’EUIPO-Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (in caso di marchio comunitario) ed a calcolare e pagare tutti gli oneri di deposito previsti.

La procedura di acquisto on line è molto semplice: vengono richiesti i dati di colui/coloro che diventerà/diventeranno il titolare/titolari del marchio, oltre a tutte le indicazioni relative al marchio che si intende registrare; occorrerà poi individuare la classe nella quale registrare il marchio e per fare ciò abbiamo predisposto una semplice casella vuota nella quale digitare il termine che identifica il prodotto/servizio per il quale verrà utilizzato il marchio. Dopo la digitazione verranno immediatamente suggeriti una serie di termini tra cui scegliere quello più idoneo, rispondente al proprio prodotto/servizio; sarà sufficiente cliccare su uno di essi per inserire nella domanda di marchio sia il termine scelto che la relativa classe. 

Evidenziamo che tutti i termini suggeriti sono prelevati dalla banca dati del sito Tmclass (gestito dall’EUIPO), che li mette a disposizione in maniera totalmente gratuita. Ne approfittiamo per ricordare che è possibile registrare un marchio in più classi, nel qual caso bisognerà pagare una piccola tassa aggiuntiva per ogni classe oltre la prima.

Al termine della procedura di compilazione viene visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, si effettua il pagamento e si trasmette la lettera di incarico (come già detto sono 3 le diverse modalità di trasmissione che offriamo); nel corso delle successive 48h, il professionista indicato nella lettera di incarico effettua il deposito della domanda di marchio ed il calcolo e pagamento di tutti gli oneri previsti. A deposito avvenuto, vengono inviati per posta certificata sia il verbale di deposito che la fattura relativa all’importo pagato.

Il marchio ha validità di 10 anni a partire dalla data di deposito; allo scadere dei 10 anni si potrà decidere se rinnovarlo o meno per altri 10 anni. Trascorsi alcuni mesi dalla data di deposito, l’UIBM (in caso di marchio nazionale) o l’EUIPO (in caso di marchio comunitario) provvederanno ad emettere l’attestato di registrazione che verrà inoltrato al nostro professionista in qualità di rappresentante, il quale provvederà prontamente ad inoltrarlo al cliente.

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