Quando è opportuno
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Se si ha l’esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi, al di fuori dell’UE, allora è il caso di pensare ad un deposito a livello internazionale. E’ bene sapere però che prima prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale si deve OBBLIGATORIAMENTE effettuare prima un deposito a livello nazionale o comunitario dello stesso marchio.  

Analizziamone l’opportunità
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Per marchi europei ed internazionali
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Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all’Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo per sostenere le Pmi nella tutela dei marchi all’estero, sia a livello europeo sia internazionale. Tale intervento, denominato Marchi+2021, prevede in particolare:

Come scegliere la classe giusta
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio , sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

La grafica in un brand
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Prima di registrare un marchio, occorre decidere bene se depositare solo il nome (marchio denominativo) oppure arricchirlo con elementi grafici (disegno, caratteri di fantasia, colori specifici – marchio figurativo).

cosa è opportuno fare quando si deposita un marchio
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Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e/o servizi che un’impresa intende commercializzare e/o fornire. Forniamo di seguito 4 utili consigli che è opportuno mettere in pratica prima di procedere con la registrazione di un marchio:

ampliato il bando SMART&START ITALIA

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Un provvedimento dello scorso ottobre ha ampliato l’oggetto del bando SMART & START, ammettendo a finanziamento anche i marchi (oltre a brevetti e licenze). Nel dettaglio oggi possono accedere alle agevolazioni le società costituite da non più di 60 mesi e sono ammissibili al finanziamento:

di cosa si occupa
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L’UIBM, o più correttamente DGLC-UIBM (Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ha sede a Roma e gestisce il sistema normativo inerente la materia della Proprietà Industriale. Volendo sintetizzare, l’ente svolge le seguenti attività principali:

Qualche considerazione sull’opportunità di effettuarla
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Torniamo ancora una volta sull’argomento “ricerca di anteriorità” e sull’opportunità di effettuarla o meno prima di registrare un marchio: ribadiamo che tale ricerca non e’ obbligatoria ma È ASSOLUTAMENTE CONSIGLIABILE EFFETTUARLA.

chiariamo il significato di marchio internazionale
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È opportuno chiarire che un marchio internazionale NON significa che vale in tutti i Paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali Paesi extra-UE registrare il proprio marchio; quando cioè si registra un marchio internazionale si sceglie in quali Paesi farlo valere. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione dei Paesi scelti.

cosa specificare in ogni classe
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Nel 2012 è stato chiarito che nel deposito di una domanda di registrazione marchio, è necessario specificare con chiarezza e precisione i prodotti/servizi da associare ad un marchio. Questo concetto è molto importante ed è stato parzialmente trattato in questo articolo.

le regole per un’idonea classificazione di un marchio
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Nel momento in cui si deposita una domanda di registrazione marchio, occorre designare una o più classi nelle quali far valere il marchio; abbiamo già più volte scritto che ci si deve avvalere della Classificazione di Nizza, scegliendo tra le 45 classi in essa contenute. Ciò che invece non è stato sufficientemente chiarito, è come scegliere la classe e cosa specificare dopo averla individuata. È dunque opportuno procedere in questo modo:

Vi insegnamo a riconoscere le richieste ingannevoli
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Avete depositato una domanda di marchio ed avete regolarmente pagato il dovuto, però dopo qualche mese dal deposito ricevete una lettera in cui vi viene richiesto un ulteriore (ingente) esborso di denaro; ebbene, leggete attentamente il contenuto della lettera perché nella maggior parte dei casi si tratta di richieste di denaro che non hanno niente a che fare con la registrazione del vostro marchio.

3 cose importanti da sapere
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Registrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

Un bando per i marchi comunitari ed internazionali
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Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, è stato pubblicato il bando predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale da parte delle imprese.

La 12^ edizione
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Con l’inizio del 2023 è entrata in vigore la 12^ edizione della Classificazione di Nizza che, lo ricordiamo, venne istituita nel 1957 al fine di distinguere le varie categorie di prodotti e servizi durante la fase di registrazione di un marchio. Con l’avvio della nuova edizione, tutti i marchi da registrare dal 1° Gennaio 2023 dovranno rispettare tale classificazione

La registrazione di un Marchio Internazionale
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Prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.