La 11^ edizione

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Con l’inizio del 2022 è entrato in vigore l’aggiornamento dell’11^ edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).

Ricordiamo che la Classificazione fu istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza nel 1957. Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è obbligato, ai fini delle registrazioni dei marchi, ad utilizzare la Classificazione di Nizza e riportare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati. Con l’avvio della nuova edizione, tutti i marchi da registrare dal 1° Gennaio 2022 dovranno rispettare tale classificazione aggiornata.

L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall’Ufficio Internazionale di WIPO/OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), in virtù dell’ Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Regolamento comune ad Accordo e Protocollo, come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO).

Le classi sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi: nel momento in cui si designano una o più classi, si inibisce ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Viceversa, la registrazione di un marchio uguale o simile in una classe differente, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente.

In virtù di ciò, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi potenzialmente da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale. Ricordiamo che non è possibile a posteriori aggiungere classi ad un marchi già registrato (ne abbiamo parlato qui).

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E’ possibile depositarlo come marchio?

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Di recente qualcuno ha pensato di depositare dinanzi all’Euipo un marchio denominato “Not made in Cina”, questo al fine di rendere facilmente riconoscibile agli occhi di un consumatore un prodotto non fabbricato in Cina. Questo tentativo però è fallito perchè l’ente comunitario ha ritenuto tale dicitura offensiva nei riguardi della nazione cinese in quanto contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Apriamo una piccola parentesi. I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, non possono essere registrati come marchio d’impresa e, essendo un requisito imprescindibile per un deposito marchio, sono pertanto nulli. L’ordine pubblico è rappresentato dal complesso dei principi fondamentali dell’ordinamento interno in un determinato periodo storico; per buon costume invece tradizionalmente si intende l’insieme di principi e regole radicati nel costume sociale sempre avendo come riferimento un determinato momento storico.

Proprio l’Euipo in una direttiva esplicativa ha precisato che i marchi contrari ai principi e ai valori fondamentali dell’ordine politico e sociale europeo e, in particolare, ai valori universali sui quali si fonda l’Unione Europea, sono quelli contrari alla dignità umana, alla libertà, all’uguaglianza, alla solidarietà e al principio di democrazia e dello stato di diritto, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Inoltre sempre l’Euipo ha escluso la registrazione come marchi dell’Unione Europea di parole o frasi blasfeme, razziste, discriminatorie o offensive, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo da risultare inequivocabilmente contrario al buon costume. Evidentemente il rigetto dell’Euipo riguardante il marchio “Not made in Cina” è stato dettato proprio dall’osservanza di questi principi succitati.

Un altro caso eclatante che esemplifica quanto argomentato lo si ritrova in una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, il quale di fronte alla registrazione del marchio figurativo “La mafia se sienta a la mesa” (ovvero “La mafia si siede alla mensa”) da parte di una catena di ristoranti spagnoli, ne ha dichiarato l’illegittimità perchè contrario all’ordine pubblico e al buon costume in quanto la criminalità organizzata di stampo mafioso costituisce una minaccia (ne abbiamo parlato qui). 

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Sovvenzioni per marchi, disegni e brevetti

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Proteggere la proprietà intellettuale è necessario perchè è l’unico modo legale per evitare che idee, prodotti o servizi unici nel loro genere siano copiati o utilizzati senza autorizzazione. A partire dal 10 gennaio sino al 16 dicembre 2022 sono disponibili nuovi finanziamenti a valere sul Fondo PMI gestito dall’ EUIPO. E’ possibile richiedere sovvenzioni (voucher) per ottenere il rimborso parziale dei costi sostenuti per il deposito di marchi, disegni/modelli e brevetti.

La richiesta all’EUIPO dovrà essere effettuata prima di depositare la domanda di marchio, disegno o brevetto. Sarà possibile nel corso del 2022 presentare una sola richiesta all’EUIPO, per ricevere un contributo di un importo massimo complessivo fino a 2.250 euro.

Possono beneficiare del fondo le Pmi con sede nell’Unione Europea. La domanda può essere depositata da un titolare, un dipendente o un rappresentante autorizzato di una PMI dell’UE che agisce per suo conto. Le sovvenzioni sono sempre trasferite direttamente alle PMI.

La procedura di presentazione della domanda è semplice. Bisogna essere in possesso dei seguenti documenti in formato PDF pronti all’atto della presentazione della domanda:

• l’estratto conto dell’impresa riportante nome dell’impresa titolare del conto, numero IBAN completo con codice paese e codice BIC/SWIFT;
• il certificato di partita IVA o di numero di registrazione nazionale dell’azienda, rilasciato dall’autorità nazionale competente;
• se la PMI si avvale dei servizi di un rappresentante che agisce per conto di una PMI, bisognerà presentare una «dichiarazione sull’onore» (modello), firmata da un titolare o da un dipendente autorizzato della PMI.

Fonte: UIBM e EUIPO 

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Analizziamone l’opportunità

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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Diciamo subito che il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale o comunitario. Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo (ne abbiamo parlato qui). E’ possibile procede ad una estensione internazionale del marchio attraverso l’ufficio WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Per i Paesi invece che non hanno aderito al Sistema di Madrid , si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Può essere esteso il marchio italiano ed il marchio comunitario. La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: se si estende un marchio depositato in Italia, la richiesta si effettua presso la Camera di Commercio, se si estende un marchio comunitario invece bisognerà rivolgersi all’Euipo.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Circa il costo del marchio internazionale dipenderà dalle tasse applicate nei singoli paesi in cui si vuole tutelare il marchio. Pertanto, prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisognerà valutare con attenzione il proprio mercato di riferimento, pensare ai possibili sviluppi futuri e valutarne l’opportunità anche in termini monetari.

Fonte (UIBM)

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Un requisito imprescindibile

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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. Questi requisiti valgono indistintamente per tutti i marchi, anche per i marchi sonori. Apriamo una piccola parentesi e vediamo che cosa caratterizza un marchio sonoro ed il suo significato.

Il marchio sonoro appartiene alla categoria dei cosiddetti marchi invisibili che comprende tutti i marchi che non possono essere percepiti visivamente, in quanto costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni ( ne abbiamo parlato qui). Ci domandiamo se è possibile riconoscere un prodotto attraverso il suono. La risposta è affermativa. A titolo esemplificativo citiamo la Mc Donald’s Corporation, una delle più famose catene di fast food al mondo, diventata celebre anche grazie al suo popolare jingle. 

Pertanto un marchio sonoro in quanto tale deve possedere tutti i requisiti propri dei marchi. Questo concetto è stato di recente precisato dal Tribunale dell’Unione Europea. Il caso riguarda il deposito come marchio comunitario di un file audio presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), rigettato prima dallo stesso ufficio perchè privo del carattere distintivo e confermato poi sia dalla Commissione Euipo che dal Tribunale dell’Unione Europea.

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea il consumatore finale deve essere in grado di collegare immediatamente il suono di un prodotto all’azienda che lo produce, cioè il marchio sonoro deve permettere al consumatore di percepirlo come marchio e non come elemento di natura funzionale privo di caratteristiche intrinseche proprie.

Difatti, nel caso di specie, il marchio sonoro riproduce il semplice suono provocato dall’apertura di una lattina contenente una bevanda gassata: quindi un elemento puramente funzionale privo di quella distintività che permette ad un consumatore medio di riconoscere il prodotto e di collegarlo alla casa madre distinguendolo da altre bevande.

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Vediamo quali sono

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I marchi sono dei segni utilizzati per contraddistinguere prodotti/servizi. Il marchio è il simbolo che permette ai clienti di riconoscerti e ti distingue nei confronti dei concorrenti. Registrando il marchio, puoi proteggerlo e consolidarlo. L’unica condizione per la registrazione di un marchio è che deve essere definito chiaramente.

In questa sede vediamo quali sono i tipi di marchio che si possono registrare presso l’EUIPO (comunitario):

Marchio denominativo – è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione;

Marchio figurativo – si tratta di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi;

Marchio figurativo contenente elementi denominativi – è un marchio figurativo costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi;

Marchio di forma – è un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto;

Marchio di forma contenente elementi denominativi – è un marchio di forma che contiene elementi denominativi;

Marchio di posizione – è un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto;

Marchio a motivi ripetuti – è un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;

Marchio di colore (unico) – un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito esclusivamente da un unico colore (senza contorni);

Marchio di colore (combinazione di colori) – è un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni);

Marchio sonoro – un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;

Marchio di movimento – è un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento;

Marchio multimediale – è un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprende tale combinazione;

Marchio olografico – si tratta di una nuova categoria di marchio (dal 1° ottobre 2017). I marchi olografici sono costituiti da elementi con caratteristiche olografiche.

(fonte: EUIPO)

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Come scegliere la classe giusta

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Prima di procedere con la registrazione di un marchio, sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

Le classi da cui è composta la Classificazione di Nizza sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi: nel momento in cui si designano una o più classi, ci si tutela impedendo ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Se invece la registrazione di un marchio uguale o simile avviene in una classe differente, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente come ad esempio nel caso di una tutela ultramerceologica.

È utile sapere che l’elenco di prodotti e servizi inseriti in una domanda di marchio può essere ridotto ma non ampliato: in altri termini, non è possibile aggiungere successivamente al deposito altri prodotti, servizi o classi.

A tal fine, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che il marchio contraddistinguerà al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi che potenzialmente si desidererà trattare in futuro. Se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale perchè non è possibile successivamente aggiungere classi ad un marchio già registrato.

Ricapitolando è quindi fondamentale:

1. scegliere la classe/classi individuando i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si intende depositare;
2. pensare all’atto del deposito anche ai possibili sviluppi futuri aggiungendo prodotti/servizi che si ritiene di trattare anche in un momento successivo.

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Vediamo perchè

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La rappresentazione di segni distintivi a sfondo calcistico è carente di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e/o servizi commercializzati con quel marchio nel settore sportivo.

Lo ha stabilito la Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in seguito ad una diatriba che riguardava l’opposizione presentata dalla Panini avverso la registrazione di un marchio depositato dall’ex calciatore Jurgen Klinsmann visivamente molto simile a quello della nota casa editrice.

Inizialmente la Commissione accoglieva le ragioni avanzate dalla Panini ma in seconda battuta, dopo l’opposizione presentata da Klinsmann, ha ritenuto di stabilire che la difformità tra i due segni è tale da non recare confusione; quindi ha concluso affermando che non vi è somiglianza e pertanto il marchio può essere registrato.

La Commissione ha precisato che il rischio di confusione “deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva da questi prodotta”.

Pertanto, nel caso di specie la valutazione non ha rilevato alcuna somiglianza:

1. Visiva perchè i due marchi sono dissimili cioè non sono uguali;
2. Fonetica in quanto sono figurativi e non vi è somiglianza di suono;
3. Concettuale perchè non c’è un concetto chiaro da associare al segno (debolezza concettuale).

Una somiglianza di fatto tra i marchi sussiste quando gli stessi sono parzialmente identici per almeno uno dei tre punti elencati sopra. La rappresentazione di un calciatore deve essere considerata come debole.

Come regola generale, è importante sapere che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiscono ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (ne abbiamo parlato qui). 

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caratteristiche e differenze principali

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AGGIORNATO IL 02/05/2022

Il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea è un marchio “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati” (fonte EUIPO).

In altri termini i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione o ad altre caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Esso pertanto garantisce che i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento d’uso dello stesso, e siano controllati sotto la diretta responsabilità del titolare del marchio di certificazione, a prescindere dalle generalità dell’impresa produttrice dei prodotti/servizi.

Il marchio di certificazione potrà essere depositato da ogni persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti/servizi del tipo certificato. Per chiarire, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti/servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standard e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

È questa una delle principali differenze con il “marchio collettivo” con cui il marchio di certificazione condivide una certa somiglianza; ciò implica che, in alcuni casi, i due tipi di marchio si possono effettivamente sovrapporre, anche se ci sono delle ulteriori differenze:

• il titolare del marchio certifica sotto la sua diretta responsabilità che i prodotti/servizi soddisfano talune caratteristiche definite nel regolamento d’uso;
• non possono essere registrati come marchi di certificazione segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi relativamente alla provenienza geografica dei medesimi.

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quando è consentita

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Come regola generale la legge proibisce la registrazione di un marchio costituito unicamente da riferimenti geografici (ne abbiamo parlato in questo articolo); esiste però un’eccezione valida solo nel caso si voglia registrare un marchio comunitario.

La registrazione di una denominazione geografica come marchio nell’Unione Europea è infatti consentita solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea con una recente sentenza di rilevante importanza, la quale ha sostanzialmente confermato che è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui non sia conosciuta nel mercato di riferimento o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha cioè annullato la decisione dell’EUIPO con la quale quest’ultimo aveva rifiutato una domanda di marchio comunitario, basata sul nome di una località geografica.

Il caso riguardava la casa produttrice titolare del marchio DEVIN: infatti non tutti sanno che Devin è anche una località termale bulgara. L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva dichiarato la nullità del marchio in questione, in quanto privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica del prodotto.

L’EUIPO non aveva però dimostrato la notorietà come denominazione geografica (presso il pubblico interessato) del marchio DEVIN: pertanto il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, ribadendo la mancanza di notorietà al di fuori del territorio bulgaro della cittadina in questione.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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le sue caratteristiche

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AGGIORNATO IL 16/05/2022

Si tratta di una nuova categoria di marchi (dal 1° ottobre 2017). Il marchio “olografico” è costituito da elementi con caratteristiche olografiche”: è un marchio rappresentato attraverso un “file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza”.

L’art. 3, REMUE al paragrafo 3 stabilisce che il marchio olografico è caratterizzato da:

• un numero di vedute illimitato;
• assenza di descrizione;
• un formato in JPEG MP4, fino a 20 Mb.

Un esempio lo ritroviamo nel marchio “Plante System France” dei “Laboratoires Arkopharma”: si tratta di un ologramma composto dalla dicitura e da 4 cerchi in rilievo di argento su carta olografica viola con riflessi orizzontali (clicca qui).

Fonte (Euipo)

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riapertura dei termini

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Dall’11 dicembre riapre il bando MARCHI +3 messo a punto dal Ministero Dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per favorire le micro, piccole e medie imprese fornendo agevolazioni per la registrazione dei marchi.

Ora con la riapertura si potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro. Il Bando prevede due misure di intervento:

1. MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
2. MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
   

Tra le SPESE AMMISSIBILI:

• progettazione del marchio
• assistenza per il deposito
• ricerche di anteriorità
• assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni /rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
• tasse di deposito

LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE FINO ALL’80% (90% PER USA O CINA) DELLE SPESE AMMISSIBILI e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio così come indicato nel bando.

Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il form on-line in cui verrà attribuito un numero di protocollo disponibile sul sito www.marchipiu3.it e inviare la domanda entro 5 giorni dalla data del protocollo esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo marchipiu3@legalmail.it.

Sito: www.marchipiu3.it

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Una nuova tipologia di marchio

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Proseguiamo con l’esame dei nuovi tipi di marchio depositabili presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ed esaminiamo il marchio multimediale.

Il marchio multimediale è un marchio costituito dalla combinazione di un’immagine e un suono. Dal 1° ottobre 2017 non vige più il requisito della rappresentazione grafica all’atto della presentazione della domanda di marchio.

Ciò significa che, da tale data, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Ai fini del deposito della domanda, per la rappresentazione di un marchio “multimediale”, l’Euipo chiede un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono: il formato previsto è MP4 (max 20 Mb) e non è prevista una descrizione.

Ecco un esempio per comprendere meglio di cosa si tratta:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816

Fonte: Euipo

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chiariamone il senso

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AGGIORNATO IL 14/11/2022

Un marchio di movimento è un “marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio.” Nella maggior parte dei casi, affinché la riproduzione di un marchio in movimento sia chiara, precisa, intellegibile e obiettiva, la rappresentazione grafica deve essere accompagnata da una descrizione che spieghi chiaramente il movimento per il quale è richiesta la protezione e che deve coincidere con ciò che si vede nella riproduzione grafica del segno.

A un marchio di movimento può essere negata la registrazione soltanto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell’Unione europea, non sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo in termini di dispendio di energia e immaginazione» (decisione del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), paragrafo 20).

Il numero di fotogrammi dipenderà dal movimento in questione. Non è imposto alcun limite. L’Ufficio accetta fascicoli nei seguenti formati: MP4 (video), JPEG (per serie di immagini statiche in sequenza). Per visionare un esempio cliccare qui. 

E’ importante infine ricordare che anche il marchio di movimento, come tutti i marchi, segue le regole generali. Quindi, per poter essere depositato, deve possedere i requisiti propri dei marchi cioè capacità distintiva, liceità e novità (ne abbiamo parlato qui).

Fonte: EUIPO

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di cosa si tratta

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Presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) è ad oggi possibile registrare dei nuovi tipi di marchio, che quindi si affiancano a quelli già noti e che abbiamo già trattato. Comiciamo col trattare il “marchio di posizione”.

Per marchio di posizione si intende quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione.

Come precisato dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera (d) dell’REMUE, i requisiti di rappresentazione obbligatori e facoltativi per i marchi di posizione sono:

1. Un’individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto al prodotto in questione;
2. Una rinuncia visiva degli elementi non destinati a fare parte dell’oggetto della registrazione. Il REMUE privilegia le linee spezzate o tratteggiate;
3. Una descrizione che spiega la modalità di apposizione del segno sui prodotti (facoltativa). La rappresentazione dovrebbe di per sé definire in modo chiaro la posizione del marchio nonché la sua dimensione o proporzione rispetto ai prodotti, per cui la descrizione può avere unicamente funzione esplicativa, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE; essa non è alternativa alle rinunce visive.

Un esempio chiarirà il concetto:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-examples#Position_mark

Fonte EUIPO

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Il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI LA CUI DOMANDA DI DEPOSITO SIA ANTECEDENTE AL 1° GENNAIO 1967” prevede la concessione di contributi fino a 120 mila euro a impresa rivolto alle PMI dirette a valorizzare e rilanciare I marchi nazionali in corso di validità, registrati presso l’UIBM o presso l’EUIPO la cui domanda di primo deposito sia antecedente il 01/01/1967.

L’obiettivo della misura è quello di accrescere il valore dei marchi nazionali con domanda di deposito antecedente il 1° gennaio 1967, esaltando storia e cultura d’impresa del nostro Paese, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte a micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa in Italia.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 4.500.000,00; le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici quali l’estensione del marchio a livello comunitario e internazionale, la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi, l’assistenza legale contro la contraffazione, le sorveglianze e le ricerche di anteriorità e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 4 aprile 2017. Per informazioni più dettagliate: www.marchistorici.it

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lo stesso vale per una suoneria di allarme generica

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Una suoneria di allarme o di telefono cellulare non può essere registrata come marchio sonoro all’interno dell’UE perché considerata troppo banale. Lo ha stabilito una recentissima sentenza del Tribunale dell’UE, interpellato a seguito di una richiesta di registrazione da parte di una società brasiliana di un segno sonoro per supporti elettronici di diffusione di informazioni quali le applicazioni per tablet e smartphone.

Decisa è stata la risposta negativa da parte dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) motivata dall’assenza nella suoneria del carattere distintivo, requisito fondamentale ed imprescindibile per la registrazione di un qualsiasi marchio. Tale decisione veniva confermata poi anche dal Tribunale.

Come regola generale il cosiddetto “marchio sonoro” deve essere considerato alla stregua di tutti i marchi “tradizionali”, cioè quelli comunemente rappresentati da segni grafici o verbali e, pertanto, per poter essere registrato si deve poter distinguere dagli altri proprio come un marchio “tradizionale”.

L’EUIPO in una decisione di una decina di anni fa chiarì anche le modalità di deposito di un marchio sonoro: venne cioè chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 (ne abbiamo parlato qui).

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Un marchio valido in tutta l’Unione Europea

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AGGIORNATO IL 30/08/2021

Il logo dell’EUIPO

L’ EUIPO (L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha sede ad Alicante (Spagna) e rappresenta l’Agenzia dell’Unione Europea che dal 1996 si occupa della registrazione dei marchi e dei design comunitari. Con un’unica domanda presentata all’EUIPO, si può ottenere la registrazione di un marchio comunitario i cui diritti vengono estesi a tutto il territorio dell’Unione Europea, che attualmente comprende 27 paesi (Italia compresa) e quasi 500 milioni di abitanti.

L’Ufficio gestisce l’intera procedura di registrazione, nonché l’eventuale fase di opposizione alla registrazione azionata da terzi, ovvero da possessori di marchi anteriori potenzialmente in conflitto con il marchio comunitario che si intende depositare. I requisiti che deve possedere un marchio comunitario, sono i medesimi previsti per il marchio Italiano.

Possono registrare un marchio comunitario le persone fisiche e giuridiche aventi cittadinanza, domicilio, sede o stabile organizzazione in uno Stato membro della Comunità Europea. Gli Stati interessati dal marchio comunitario sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sappiamo che dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea. Da quel momento è iniziato un periodo di transizione terminato il 1 gennaio 2021: in quella data il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’UE (ne abbiamo parlato qui).

Una volta ricevuta una domanda, l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali e provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari, mentre ogni Stato, ad eccezione di Italia, Francia e Germania, procede ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri. A seguito di ciò l’EUIPO trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato può presentare opposizione, avverso la quale ci si può difendere, ovvero aprire un dibattito contraddittorio in sede amministrativa presentando i migliori argomenti a sostegno della registrabilità del proprio marchio. In assenza di opposizione oppure se si è chiusa positivamente un’eventuale opposizione, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda.

Una volta ottenuto il marchio, esso conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, anche se poi è possibile procedere illimitatamente al suo rinnovo.

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