E’ possibile depositarlo come marchio?
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Di recente qualcuno ha pensato di depositare dinanzi all’Euipo un marchio denominato “Not made in Cina”, questo al fine di rendere facilmente riconoscibile agli occhi di un consumatore un prodotto non fabbricato in Cina. Questo tentativo però è fallito perchè l’ente comunitario ha ritenuto tale dicitura offensiva nei riguardi della nazione cinese in quanto contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

La sua forza
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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Lo strumento per tutelarsi dalla contraffazione
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Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di vietare l’utilizzazione, senza autorizzazione, da parte di terzi dello stesso marchio o di un marchio simile al proprio nella medesima classe di prodotti e/o servizi.

Non esistono certezze assolute
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Come regola generale sappiamo che due marchi non devono essere confondibili graficamente, foneticamente, visivamente. Prendiamo in esame due casi opposti le cui decisioni giurisprudenziali portano ad alcune riflessioni.

Quando la novità viene esclusa

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La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Analizziamone l’opportunità
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Un requisito imprescindibile
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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. Questi requisiti valgono indistintamente per tutti i marchi, anche per i marchi sonori. Apriamo una piccola parentesi e vediamo che cosa caratterizza un marchio sonoro ed il suo significato.

Ricorrere ed insistere
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Nel momento in cui si deposita un marchio tridimensionale comunitario se l’Ufficio Euipo lo rigetta per mancanza ad esempio del carattere distintivo, oltre all’ipotesi del ricorso presso la Commissione dei ricorsi, in caso di ulteriore rifiuto, è possibile procedere innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che può decidere di ribaltare la decisione Euipo e concedere la registrazione del marchio tridimensionale.

Come procedere
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Prima di procedere con il deposito del proprio marchio comunitario è importante avere pronto il segno distintivo: verbale (solo parole) o figurativo (parole + grafica). Il video dell’EUIPO che vi proponiamo illustra i vari passaggi per intraprendere una procedura di registrazione di un marchio comunitario. Vi ricordiamo che per procedere ad esempio con una registrazione di un marchio o una ricerca di anteriorità è possibile avvalersi della nostra comoda piattaforma online: i servizi vengono espletati dai nostri professionisti in tempi rapidissimi.

Quanto è importante un marchio UE
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Essere titolari di un marchio comunitario non è un risultato fine a se stesso, ma solo l’inizio della parte più importante della vita di un marchio. Tutto ciò che si vende ha un marchio: ad esempio i vestiti che indossiamo e il cibo che mangiamo. Se si desidera commercializzare i propri prodotti all’interno dell’UE, è consigliabile registrare un marchio comunitario in modo da essere protetti in tutti gli Stati appartenenti. Questo video dell’EUIPO rende meglio l’idea dell’importanza del deposito di un marchio comunitario.

Cosa fare se viene copiato
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Da quel momento in poi il marchio è protetto ed è possibile usarlo con il simbolo R CERCHIATA (®). E’ importante perchè questa informazione può scoraggiare potenziali violazioni ed essere d’aiuto in caso di azioni legali. Questo video dell’EUIPO chiarisce l’opportunità di far valere i propri diritti in caso di violazione.

I marchi sono dei segni utilizzati per contraddistinguere prodotti/servizi. Il marchio è il simbolo che permette ai clienti di riconoscerti e ti distingue nei confronti dei concorrenti. Registrando il marchio, puoi proteggerlo e consolidarlo. L’unica condizione per la registrazione di un marchio è che deve essere definito chiaramente.

Come scegliere la classe giusta
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio , sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

E’ possibile senza il consenso del titolare?
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Sarà capitato a tutti di notare in un film o in uno spot, durante alcune riprese, la presenza di prodotti di marchi noti e di domandarsi se ciò sia possibile e permesso anche senza il consenso del titolare. Come regola generale l’uso di un marchio identico altrui registrato senza il consenso del suo titolare per prodotti identici o affini è vietato perchè tale uso potrebbe generare confusione nel consumatore circa l’origine del prodotto/servizio.

L’importanza della sorveglianza
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Un consumatore ripone fiducia in un prodotto a marchio noto e quando lo riconosce è portato ad acquistarlo senza indugio perchè sicuro delle sue indiscusse qualità. La contraffazione, consiste proprio nella riproduzione abusiva di un marchio registrato in modo da confondere il consumatore circa la provenienza del prodotto.

Il blu di Tiffany o il lilla di Milka
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Pensiamo a cosa accadrebbe se un marchio solitamente riconoscibile dal solo colore, come ad esempio il “lilla” della tavoletta di cioccolato Milka o il “blu Tiffany” della nota gioielleria, improvvisamente cambiasse colore: un consumatore probabilmente non riconoscerebbe più il marchio, non assocerebbe più il suo colore al brand magari diventato famoso col passare degli anni proprio grazie a quella particolare tonalità di colore.

E’ possibile registrarlo?
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Il legislatore ha stabilito che i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, non possono essere registrati come marchio d’impresa e sono pertanto nulli. In questa sede cerchiamo di comprendere quando la libertà di espressione può essere limitata a vantaggio dell’interesse superiore della collettività.

Ci si domanda se è possibile
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E’ possibile registrare o brevettare un metodo? Dipende.
A volte ci viene sottoposto questo quesito da chi è interessato a proteggere ad esempio un metodo di allenamento sportivo, piuttosto che un metodo matematico, un trattamento chirurgico o un approccio riabilitativo/terapeutico. Rispondiamo subito dicendo che in questi casi il metodo non è brevettabile. Invece è possibile ad esempio brevettare una particolare tecnologia innovativa oppure un metodo che presenti i requisiti propri delle invenzioni.
Vediamo quindi cosa dicono le norme.