Conosciamo la prova d’uso
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La prima cosa da evidenziare è che quando si registra un marchio in una specifica classe, bisogna poi utilizzarlo per i prodotti/servizi scelti in quella determinata classe. Se nn si procede in questa maniera si corre il rischio di perdere l’utilizzo del marchio in quella classe.

I requisiti di differenziazione
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Un marchio anche se ritenuto debole, perchè meramente descrittivo dei prodotti o servizi che caratterizza, deve contenere al suo interno un elemento anche minimo che lo possa differenziare da altri.

Quali i requisiti
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Numerosi sono i monogrammi esistenti soprattutto nel settore della moda. Tra i tanti possiamo citare a titolo esemplificativo la “C” di Chanel, “D & G” di Dolce & Gabbana o la “F” di Fendi. La registrazione dei monogrammi come marchi risulta possibile solo a determinate condizioni.

Attenzione doppia
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Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che il marchio notorio gode di una tutela rafforzata, cioè di una tutela che va oltre il rischio di confusione che si può creare con un marchio simile più debole: si tratta di una protezione ulteriore contro la contraffazione, poiché il marchio famoso rischia di essere “diluito” dalla commercializzazione di prodotti con segni simili al proprio.

Quando un marchio è nuovo
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La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

La 11^ edizione
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Con l’inizio del 2022 è entrato in vigore l’aggiornamento dell’11^ edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).

Precisazioni
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Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza, ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità con cui procedere in maniera corretta alla registrazione di un marchio di colore.

La nullità di “Spaghetto quadrato”
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La Corte di Cassazione si è espressa sulla nullità del marchio “Spaghetto quadrato” dell’azienda “La Molisana”, dichiarandolo privo di distintività e ponendo fine alla diatriba che vedeva da un lato il pastificio molisano e dall’altro la Barilla. Secondo la Suprema Corte la dicitura “spaghetto quadrato” si limita a descrivere la forma del prodotto alimentare ma non presenta uno dei requisiti fondamentali per poter essere registrato come marchio e cioè la distintività.

definizione e caratteristiche

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Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo o può anche non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito.

E’ possibile depositarlo come marchio?
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Di recente qualcuno ha pensato di depositare dinanzi all’Euipo un marchio denominato “Not made in Cina”, questo al fine di rendere facilmente riconoscibile agli occhi di un consumatore un prodotto non fabbricato in Cina. Questo tentativo però è fallito perchè l’ente comunitario ha ritenuto tale dicitura offensiva nei riguardi della nazione cinese in quanto contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

La sua forza
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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Lo strumento per tutelarsi dalla contraffazione
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Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di vietare l’utilizzazione, senza autorizzazione, da parte di terzi dello stesso marchio o di un marchio simile al proprio nella medesima classe di prodotti e/o servizi.

Non esistono certezze assolute
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Come regola generale sappiamo che due marchi non devono essere confondibili graficamente, foneticamente, visivamente. Prendiamo in esame due casi opposti le cui decisioni giurisprudenziali portano ad alcune riflessioni.

Quando la novità viene esclusa
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La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Analizziamone l’opportunità
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Un requisito imprescindibile
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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. Questi requisiti valgono indistintamente per tutti i marchi, anche per i marchi sonori. Apriamo una piccola parentesi e vediamo che cosa caratterizza un marchio sonoro ed il suo significato.

Ricorrere ed insistere
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Nel momento in cui si deposita un marchio tridimensionale comunitario se l’Ufficio Euipo lo rigetta per mancanza ad esempio del carattere distintivo, oltre all’ipotesi del ricorso presso la Commissione dei ricorsi, in caso di ulteriore rifiuto, è possibile procedere innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che può decidere di ribaltare la decisione Euipo e concedere la registrazione del marchio tridimensionale.

Come procedere
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Prima di procedere con il deposito del proprio marchio comunitario è importante avere pronto il segno distintivo: verbale (solo parole) o figurativo (parole + grafica). Il video dell’EUIPO che vi proponiamo illustra i vari passaggi per intraprendere una procedura di registrazione di un marchio comunitario. Vi ricordiamo che per procedere ad esempio con una registrazione di un marchio o una ricerca di anteriorità è possibile avvalersi della nostra comoda piattaforma online: i servizi vengono espletati dai nostri professionisti in tempi rapidissimi.