Il caso Zara
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Supponiamo di promuovere in una campagna pubblicitaria un buono regalo di una nota casa di abbigliamento e supponiamo di farlo senza il consenso del titolare del marchio. Il mio modo di operare è lecito? E’ possibile usare il marchio per uno scopo limitato ad una vincita?

E’ possibile?
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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.

La presenza del valore artistico
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che un prodotto dotato di valore artistico (come nel caso della Vespa) non può essere registrato come marchio di forma (o tridimensionale).

Vediamo cosa dice la legge
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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Confermata la decisione
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La prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) conferma la decisione della Corte di Giustizia UE stabilendo la nullità del marchio tridimensionale costituito dal celebre Cubo di Rubik.

Uno strumento di tutela dei marchi
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La ricerca di anteriorità, anche se non è obbligatoria ai fini del deposito di un marchio, è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

A volte è difficile
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Come ben sappiamo per registrare un marchio è necessario che quest’ultimo possieda il requisito della capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Sempre più in aumento
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Sempre più in aumento i marchi “green” perchè sempre più insita negli utenti una certa sensibilità a tematiche quali il cambiamento climatico, l’ecosostenibilità, la biodiversità. Di conseguenza si è verificato un aumento nella registrazione di marchi che contraddistinguono prodotti e/o servizi rivolti alle problematiche ambientali.

Requisito imprescindibile
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E’ possibile registrare come marchio la rappresentazione fotografica del volto di una donna solo se vi sia l’elemento della distintività, requisito imprescindibile per poter procedere con la sua registrazione. In pratica è possibile procedere in tal senso se quel volto di donna è associabile solo ed unicamente al prodotto o servizio che si intende commercializzare con quel marchio. In mancanza non sarà possibile registrarne il relativo segno.

Come difendersi
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Supponiamo di leggere la notizia del deposito di un marchio e di avere qualche dubbio circa la veridicità dell’informazione. L’enorme quantitativo di notizie, non sempre tutte vere, ci porta a dubitare spesso della fondatezza delle informazioni in particolar modo di quelle presenti sui social che viaggiano alla velocità della luce. E’ opportuno quindi essere in grado di capirne l’autenticità.

La distintività delle Birkenstock
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Dopo i no della Corte di Giustizia UE e del Tribunale di Milano anche il Tribunale federale tedesco respinge il ricorso della Birkenstock che vede nuovamente rifiutata la registrazione della suola delle sue iconiche ciabatte come marchio di forma.

A rischio i diritti di registrazione
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Facciamo una premessa: quando il titolare di un marchio fa opposizione verso un altro titolare di un marchio uguale o simile (il primo titolare è “l’opponente” mentre il secondo è “l’opposto”), quest’ultimo ha il diritto di richiedere la cosiddetta “prova d’uso”, ossia la prova che l’opponente abbia realmente ed effettivamente utilizzato il suo marchio.

Auto o birra?
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Il produttore di auto elettriche Tesla è coinvolto in una battaglia legale con un birrificio cinese venditore di birre a marchio Tesla (Tesla beer) e soda Tesla.
Si tratta di una gamma di birre e acque gassate che hanno una incredibile somiglianza sia nel logo che nel nome con il ben più noto marchio Tesla settore automobilistico.

Spesso si fa confusione
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Un imprenditore al fine di distinguere la propria attività ed i propri prodotti dai concorrenti, utilizza alcuni “segni distintivi” che la legge tutela e cioè la ditta, l’insegna e il marchio:

La ditta identifica il nome dell’impresa;

L’insegna identifica i locali dell’impresa;

Il marchio identifica i prodotti e/o i servizi dell’impresa.

Il caso Iceland
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Interessante è stata la decisione della Commissione allargata dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha posto fine all’annosa questione del caso Iceland confermando che i marchi in questione (trattasi di un marchio denominativo ed uno figurativo) risultano essere descrittivi dei prodotti e servizi coperti dalla registrazione. Secondo la Commissione i marchi sono stati registrati in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, par. 1, lett. c), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea e, pertanto, vengono dichiarati nulli.

E’ possibile?
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La Commissione di ricorso EUIPO di recente si è pronunciata in merito ad una questione che aveva già visto respinta, da parte dell’esaminatore, la possibilità di registrare come marchio un segno raffigurante un emoji, in quanto privo del carattere della distintività.

Alcune buone regole
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I canali di distribuzione che vengono utilizzati per la vendita di prodotti sono numerosi (negozi, grande distribuzione, on-line..) e non sempre è facile distinguere un prodotto originale da un falso. E’ importante tutelare e accompagnare il consumatore nella scelta di un prodotto che sia originale.

Il caso dei “dupe”
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Cominciamo col dire che il termine inglese “dupe” tradotto in italiano significa “ingannare”, “imbrogliare”. In pratica si tratta di prodotti che appaiono equivalenti ma che in realtà imitano in tutto e per tutto quelli frutto delle energie creative delle menti delle più famose aziende di moda. E’ un fenomeno dilagante che abbraccia i settori della profumeria, abbigliamento, accessori e cosmetica.