Quando un marchio è nuovo

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La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo, cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio, noto al pubblico, che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica. Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

Inoltre, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso. E’ importante quindi fare una ricerca prima di registrare un marchio: non è obbligatorio ma fortemente consigliabile.

Pertanto, una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre utile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti.

Vedi anche:

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cosa è opportuno fare quando si deposita un marchio

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Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e/o servizi che un’impresa intende commercializzare e/o fornire. Forniamo di seguito 4 utili consigli che è opportuno mettere in pratica prima di procedere con la registrazione di un marchio:

1. FARE UNA RICERCA PRIMA DI REGISTRARE UN MARCHIO NON È OBBLIGATORIO MA È CONSIGLIABILE
   Una preventiva ricerca di identità o similitudine (a seconda che si voglia evidenziare marchi identici o molto simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti (ne abbiamo parlato qui).
2. EVITARE DI DEPOSITARE UN MARCHIO IDENTICO O MOLTO SIMILE AD UNO GIA’ REGISTRATO NELLA MEDESIMA CLASSE DI PRODOTTI E/O SERVIZI
   Qui ancora emerge l’importanza della ricerca di anteriorità: se sappiamo che esiste un marchio identico o molto simile al nostro, evitiamo di procedere con il deposito. Il rischio di incorrere in diffide da parte di chi detiene un marchio anteriore è elevato.
3. UN MARCHIO PER POTER ESSERE DEPOSITATO NON DEVE ESSERE DESCRITTIVO O AVERE TERMINI GENERICI E/O DI USO COMUNE
   Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere registrato (per legge). I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non ne può essere richiesto l’uso esclusivo; può trattarsi di aggettivi (ad esempio extra, super, mega etc.), o di termini usati abitualmente da chiunque.
4. INDIVIDUARE TUTTI I PRODOTTI E/O SERVIZI PRESENTI E FUTURI CHE IL MARCHIO CONTRADDISTINGUERA’
   Nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale poichè non sarà più possibile farlo in futuro.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Qualche considerazione sull’opportunità di effettuarla

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AGGIORNATO IL 25/07/2022

Torniamo ancora una volta sull’argomento “ricerca di anteriorità” e sull’opportunità di effettuarla o meno prima di registrare un marchio: ribadiamo che tale ricerca non e’ obbligatoria ma È ASSOLUTAMENTE CONSIGLIABILE EFFETTUARLA.

Il motivo è quello di cercare di limitare al massimo il rischio di ricevere una qualche azione da parte di titolari di marchi anteriori identici o molto simili. Se tali azioni dovessero giungere dopo che sul proprio marchio sono stati fatti molti investimenti (pubblicità, prodotti realizzati, confezioni, popolarità e così via), il danno economico che deriva dalla richiesta di non utilizzare più il proprio marchio può essere enorme.

Con la ricerca di anteriorità si conoscono i marchi più pericolosi prima di registrare il proprio marchio e, in conseguenza di ciò, si possono prendere provvedimenti; si può ad esempio cambiare il nome, o modificarlo leggermente, o aggiungere altri elementi verbali che lo caratterizzino maggiormente e così via.

Ricordiamo che le ricerche fai-da-te seppur possibili nascondono dei pericoli se non vengono ben condotte (leggere qui). Queste indagini sono utili per avere una prima valutazione, ma non possono sostituire le ricerche approfondite svolte a livello internazionale da studi specializzati. Inoltre qualora si desideri condurre in maniera autonoma una ricerca, devono essere presi in considerazione anche tutti i marchi simili.

Infatti una ricerca autonoma va inoltre condotta controllando sia l’identità che la similitudine di eventuali marchi anteriori; questo significa che non è sufficiente controllare che non esista già un marchio identico a quello che si intende registrare, ma devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente).

Infatti, la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).

Vedi anche:

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quali implicazioni

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AGGIORNATO IL 01/08/2022

Prima di depositare una domanda di marchio non è obbligatorio condurre una ricerca di anteriorità, ma è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

Pertanto chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina completamente) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Le contestazioni/opposizioni sono consentite dalla legge al fine di non creare confusione nel consumatore e/o arrecare danno ai titolari che hanno depositato un marchio per primi; ma quali implicazioni derivano da un’eventuale contestazione?

E’ opportuno anzitutto evidenziare che quando si registra un marchio viene di solito investita una notevole quantità di denaro su di esso; infatti, non c’è solo il costo di registrazione ma anche tutti quelli affrontati ad esempio per l’adozione di strategie di marketing, il packaging, i depliant, gli spot radiotelevisivi etc.

Ciò comporta il rischio di vanificare tutto l’investimento qualora, a seguito di una contestazione, si venga obbligati a rinunciare al marchio. Facciamo un esempio pratico: pensiamo al danno che si avrebbe in seguito ad una diffida recapitata dopo solo un anno, quando il marchio ha ormai conquistato sul mercato un certo posizionamento ed una buona fetta di clientela.

Non solo dovremmo ritirare dal mercato tutti i prodotti recanti il marchio ma, a volte, ci potrebbe anche essere il rischio aggiuntivo di dover risarcire il titolare del marchio registrato cronologicamente prima, per i danni economici provocati dalla presenza sul mercato del proprio marchio.

Ricordiamo infine che

• se si intende registrare un marchio Italiano, la ricerca deve essere condotta non solo in ambito nazionale ma anche a livello comunitario ed internazionale (guardando solo ai marchi esteri che hanno designato l’Italia e la CE)

• se si intende registrare un marchio comunitario, la ricerca deve essere condotta indagando anche nelle banche dati dei vari Paesi delle CE

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i nostri servizi online pagabili con bonifico bancario

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Abbiamo da poco introdotto su questo sito, tra i primi in Italia, la possibilità di pagare con un bonifico bancario immediato. Il servizio è garantito da SOFORT BANKING che, come recita il suo sito, “…ha sede a Gauting presso di Monaco di Baviera ed al presente collabora con oltre 25.000 negozi online e fornitori di piattaforme e-commerce in Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Italia, Belgio, Polonia e Gran Bretagna…”

Spesso ci è stato da voi richiesto di pagare con bonifico bancario invece che con Carta o Paypal; il problema era però principalmente rappresentato dagli attuali tempi lunghi (2-5 giorni lavorativi) normalmente previsti per accreditare un bonifico bancario. Ciò rendeva impossibile rispettare i nostri rapidissimi tempi di consegna (max 48h) dei vari servizi online.

Il sistema SOFORT oltre a vantare le rigide certificazioni di sicurezza tedesche, consente di pagare con un bonifico bancario immediato avvalendosi delle normali password del proprio home banking. Vediamo come funziona: quando si deve procedere con un pagamento, dopo il click su “paga” è sufficiente scegliere SOFORT tra i vari mezzi di pagamento. Si accede all’interfaccia SOFORT nella quale inserire le normali credenziali di accesso e dispositive (anche password monouso da token) del proprio home banking. Tutto qui.

Non è richiesta nessuna registrazione né a SOFORT e né a nessun altro operatore;

(altro…)

AGGIORNATO IL 06/06/2022

In questo sito è possibile richiedere online una ricerca di anteriorità, per verificare se il marchio che si intende registrare è già esistente o meno. La ricerca viene condotta limitatamente alla classe scelta poiché, lo ricordiamo, l’esistenza di un marchio uguale registrato però in un’altra classe, non rappresenta solitamente (a meno che non sia un marchio notorio) un problema.

Sottolineiamo che tale ricerca è una “ricerca di identità” e non è da confondere con una “ricerca di similitudine”; sono entrambe delle ricerche di anteriorità ma mentre una “ricerca di identità” serve a stabilire solo se esistono marchi identici, la “ricerca di similitudine” indaga anche su tutti quei marchi esistenti che possono risultare simili, anche solo dal punto di vista fonetico.

In questo precedente articolo, abbiamo approfondito l’argomento: se si volesse depositare ad esempio il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali.

Riteniamo che sia doveroso (ma non obbligatorio) effettuare una ricerca prima di presentare una domanda di registrazione, soprattutto alla luce della procedura di opposizione semplificata che consente al titolare di un marchio anteriore di bloccare sul nascere la vostra domanda di registrazione, costringendovi a difendervi od a ritirare la domanda (con conseguente esborso aggiuntivo in entrambi i casi).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R 
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3 cose importanti da sapere

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AGGIORNATO IL 23/05/2022

Registrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
   Se si cerca cioè di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso.
2. L’ufficio ricevente (UIBM o EUIPO) può anche rifiutare la vostra domanda di marchio.
   Quando l’ufficio ricevente ha davanti la vostra domanda di marchio, effettua dei controlli sul possesso dei requisiti minimi (capacità distintiva, novità e liceità) e se rileva la carenza di uno o più parametri può anche rifiutarsi di registrare il vostro marchio con la conseguenza, il più delle volte, di farvi perdere il denaro speso per la domanda di marchio.
3. Fare una ricerca prima di registrare un marchio non è obbligatorio ma è consigliabile.
   Una preventiva ricerca di identità o similitudine (la prima evidenzia solo l’esistenza di marchi identici nella medesima classe, mentre la seconda evidenzia anche l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per contenere (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti. Dobbiamo infatti sapere che l’esistenza di un marchio anteriore, sia esso identico o molto simile, comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere tenuti anche a risarcirne i danni (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Le banche dati per le ricerche

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AGGIORNATO IL 3/05/2021

Per poter brevettare un’invenzione uno dei requisiti che essa deve possedere è quello della novità in senso assoluto, ovvero non dev’essere mai stata realizzata in nessuna parte del mondo. Ciò implica che il brevetto di un’invenzione non del tutto nuova, sarà dunque inefficace oltre che facilmente annullabile e difficilmente concedibile.

Il requisito di novità implica quindi l’opportunità di una ricerca di anteriorità per sondare lo stato della tecnica nota e accertare il carattere di novità della propria invenzione, ma qui sorge il problema principale: non esiste un’unica banca dati che raccoglie tutti i brevetti del mondo. Inoltre, molti Paesi non dispongono affatto di banche dati informatizzate dalle quali attingere le schede complete dei brevetti in esse presenti.

La conseguenza di tutto ciò è che la ricerca di anteriorità di un brevetto, non potrà mai considerarsi del tutto completa ed esaustiva. Ciononostante, è utilissimo consultare le banche dati disponibili al fine di accertarsi che, almeno in queste, non ci sia nulla di analogo a ciò che intendiamo brevettare.

Attenzione quindi, se in una banca dati troviamo un brevetto simile, allora potrebbe venir meno il requisito di novità, se però non troviamo nulla non possiamo considerarci al sicuro, poichè un brevetto analogo potrebbe esistere in una banca dati non informatizzata.

Detto ciò, la ricerca potrà essere svolta in autonomia o avvalendosi di uno studio specializzato nel settore che condurrà la non-facile ricerca. Coloro che volessero effettuare una ricerca in autonomia, potranno interrogare gratuitamente alcune banche dati che forniscono informazioni complete e dettagliate (descrizione, rivendicazioni, disegni) sui brevetti in esse presenti. I principali siti online per la consultazione delle banche dati sono:

• UIBM – fornisce una banca dati consultabile gratuitamente, in cui è possibile conoscere i titoli dei brevetti depositati in Italia, consentendo di impostare la ricerca secondo diversi parametri;

• Espacenet – è il database fornito sempre gratuitamente dall’EPO per effettuare la ricerca in ambito internazionale;

A questi principali se ne aggiungono diversi altri tra i quali segnaliamo Google Patents che attinge ad un database di oltre 7 milioni di brevetti.

Ribadiamo che questa ricerca “fai da te” rende una prima idea della convenienza o meno a procedere nella brevettazione della propria invenzione, ma non costituisce senz’altro il punto di arrivo della ricerca, piuttosto un primo step per comprendere se ci si deve fermare subito o proseguire nello studio di fattibilità del brevetto che si intende depositare.

Ricordiamo infine che con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi (ne abbiamo parlato qui).

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Identità e Similitudine tra marchi

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AGGIORNATO IL 22/11/2021

La registrazione di un marchio risulta efficace allorquando esso sia univoco e dotato del carattere della novità, ossia non sussistano marchi uguali o simili; questo al fine di evitare di creare confusione per il pubblico. Pertanto l’efficacia di un marchio è direttamente proporzionale alla precisione con cui si effettua una ricerca di anteriorità: maggiore quindi è la scrupolosità con la quale si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, più forte sarà il marchio e, quindi, sarà importante valutare con attenzione gli investimenti che solitamente si sostengono per il suo lancio e la sua pubblicizzazione.

Una ricerca di anteriorità è suddivisa in due fasi successive (spesso confuse tra loro) e cioè una ricerca di identità e una ricerca di similitudine:

1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato. Tale ricerca opera una prima scrematura ma, se da un lato risulta essere meno costosa e meno laboriosa, dall’altro non garantisce affatto di non incorrere in future complicazioni come ad esempio subire una contestazione da parte di un titolare che ha registrato anteriormente.
2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

Di seguito alcuni esempi per comprendere la differente operatività della ricerca di identità e di similitudine: se si volesse depositare il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali. La stessa cosa accade quando parole uguali sono scritte senza spaziature, con numeri, utilizzando lettere differenti ma con lo stesso suono, e così via.

La similitudine con un marchio già registrato può emergere dalla ricerca anche quando esso contenga solo una parte del marchio che si intende registrare, consentendo poi di valutare la minaccia che quel marchio già esistente costituisce e poter eventualmente modificare il proprio marchio se la valutazione evidenzia un rischio troppo alto di confondibilità. Per evitare di incorrere nel rischio di confusione vengono esaminati 3 fattori:

1. il grado di somiglianza tra i marchi;
2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe;
3. se sussiste un reale rischio di confusione.

Inoltre per tutelare un marchio dopo la sua registrazione è fortemente consigliabile procedere con un’attività di sorveglianza, al fine di monitorare il mercato sull’esistenza di marchi simili o uguali depositati posteriormente (ne abbiamo parlato qui).

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