che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

1. il grado di somiglianza tra i marchi;
2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

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