Sia nella dicitura che nella parte grafica
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Una delle caratteristiche che deve possedere un marchio è la novità. Non sono nuovi e, pertanto, non possono essere registrati, i marchi identici o simili a marchi già registrati anteriormente: questo per evitare nel consumatore il rischio di confusione o di associazione. E’ bene sapere che l’impiego di parole o anche segni che non hanno alcun rapporto con la natura stessa del prodotto che contraddistinguono, permette di conferire al marchio stesso una maggiore capacità distintiva facendolo diventare “forte” (ne abbiamo parlato qui).

Quale preferire
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Un marchio a colori in linea di massima è facilmente riconoscibile e permette di distinguersi da altri marchi: il legame molto stretto tra brand e colore necessita di un’attenta valutazione in quanto rappresenta un elemento aggiuntivo da non sottovalutare. Infatti una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile: il colore dona un impatto visivo che cattura immediatamente l’attenzione dell’utente e può persino condizionarne l’acquisto.

E’ possibile a determinate condizioni
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Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un numero, anche se costituito da un’unica cifra. E’ importante però non dimenticarsi della distintività del marchio, requisito imprescindibile.

E’ necessario il consenso di tutti i titolari
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E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte in una recente sentenza in merito alla concessione di una licenza d’uso in via esclusiva di un marchio avente più titolari: la comproprietà richiede il consenso di tutti i titolari del marchio altrimenti non è possibile alcuna concessione d’uso.

Quando si brevetta e quando si registra un marchio
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Spesso il verbo “brevettare” viene adoperato in maniera impropria in associazione ai marchi. Questo non è corretto perchè il brevetto ha per oggetto un’invenzione, non un marchio. Ciò accade perchè con il termine “brevettare” si vuole contraddistinguere qualunque azione volta ad ottenere un’esclusiva (sia essa verso un nome, un disegno, un’invenzione ecc.).

Possono coesistere?
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Il nome di dominio, comunemente definito come indirizzo Internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (sito). Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio: cosa succede quando marchio e nome a dominio sono simili o uguali tra di loro?

Il caso Zara
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Supponiamo di promuovere in una campagna pubblicitaria un buono regalo di una nota casa di abbigliamento e supponiamo di farlo senza il consenso del titolare del marchio. Il mio modo di operare è lecito? E’ possibile usare il marchio per uno scopo limitato ad una vincita?

E’ possibile?
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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.

La presenza del valore artistico
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che un prodotto dotato di valore artistico (come nel caso della Vespa) non può essere registrato come marchio di forma (o tridimensionale).

Vediamo cosa dice la legge
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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Confermata la decisione
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La prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) conferma la decisione della Corte di Giustizia UE stabilendo la nullità del marchio tridimensionale costituito dal celebre Cubo di Rubik.

Uno strumento di tutela dei marchi
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La ricerca di anteriorità, anche se non è obbligatoria ai fini del deposito di un marchio, è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

A volte è difficile
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Come ben sappiamo per registrare un marchio è necessario che quest’ultimo possieda il requisito della capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Sempre più in aumento
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Sempre più in aumento i marchi “green” perchè sempre più insita negli utenti una certa sensibilità a tematiche quali il cambiamento climatico, l’ecosostenibilità, la biodiversità. Di conseguenza si è verificato un aumento nella registrazione di marchi che contraddistinguono prodotti e/o servizi rivolti alle problematiche ambientali.

Requisito imprescindibile
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E’ possibile registrare come marchio la rappresentazione fotografica del volto di una donna solo se vi sia l’elemento della distintività, requisito imprescindibile per poter procedere con la sua registrazione. In pratica è possibile procedere in tal senso se quel volto di donna è associabile solo ed unicamente al prodotto o servizio che si intende commercializzare con quel marchio. In mancanza non sarà possibile registrarne il relativo segno.

Come difendersi
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Supponiamo di leggere la notizia del deposito di un marchio e di avere qualche dubbio circa la veridicità dell’informazione. L’enorme quantitativo di notizie, non sempre tutte vere, ci porta a dubitare spesso della fondatezza delle informazioni in particolar modo di quelle presenti sui social che viaggiano alla velocità della luce. E’ opportuno quindi essere in grado di capirne l’autenticità.

La distintività delle Birkenstock
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Dopo i no della Corte di Giustizia UE e del Tribunale di Milano anche il Tribunale federale tedesco respinge il ricorso della Birkenstock che vede nuovamente rifiutata la registrazione della suola delle sue iconiche ciabatte come marchio di forma.

A rischio i diritti di registrazione
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Facciamo una premessa: quando il titolare di un marchio fa opposizione verso un altro titolare di un marchio uguale o simile (il primo titolare è “l’opponente” mentre il secondo è “l’opposto”), quest’ultimo ha il diritto di richiedere la cosiddetta “prova d’uso”, ossia la prova che l’opponente abbia realmente ed effettivamente utilizzato il suo marchio.