Consigli pratici

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Prima di registrare un marchio è importante non avventurarsi. Si potrebbe correre il rischio di ricevere un’opposizione nel caso in cui si dovesse registrare un marchio simile o uguale ad uno già esistente. Se ciò dovesse accadere il titolare di quest’ultimo potrebbe mettervi nella posizione di essere costretti a cercarvi un difensore o a rinunciare in partenza all’uso del marchio.

L’esistenza di un marchio anteriore, sia esso identico o molto simile, comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere anche tenuti ad un risarcimento danni. Potrebbe accadere inoltre che tutti gli eventuali (e spesso ingenti) investimenti fatti in comunicazione, ovvero materiale cartaceo, brochure, pubblicità, packaging etc, risultano da quel momento inutilizzabili, vanificando quindi tutto l’investimento fatto.

E’ opportuno pertanto, anche se non obbligatorio, fare una ricerca prima di registrare un marchio.
Una preventiva ricerca di identità o similitudine (la prima evidenzia solo l’esistenza di marchi identici nella medesima classe, mentre la seconda evidenzia anche l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per contenere al minimo i rischi di opposizione o azioni legali (ne abbiamo parlato qui).

Un altro aspetto importante da non sottovalutare prima di registrare un marchio è l’assenza di descrittività. Un marchio non deve essere descrittivo o avere termini generici e/o di uso comune. Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere, per legge, registrato. I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non ne può essere richiesto l’uso esclusivo; può trattarsi di aggettivi (ad esempio extra, super, mega etc.), o di termini usati abitualmente da chiunque.

Inoltre è bene pensare in prospettiva futura, cioè a tutti i prodotti e/o servizi che il marchio contraddistinguerà. Nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi da sviluppare nel futuro. Se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale poichè in seguito non sarà più possibile farlo.

Vedi anche:

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  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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Ci si domanda se è possibile

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AGGIORNATO L’08/09/2025

E’ possibile registrare o brevettare un metodo? Dipende.
A volte ci viene sottoposto questo quesito da chi è interessato a proteggere ad esempio un metodo di allenamento sportivo, piuttosto che un metodo matematico, un trattamento chirurgico o un approccio riabilitativo/terapeutico. Rispondiamo subito dicendo che in questi casi il metodo non è brevettabile. Invece è possibile ad esempio brevettare una particolare tecnologia innovativa oppure un metodo che presenti i requisiti propri delle invenzioni.
Vediamo quindi cosa dicono le norme.

Il legislatore ha stabilito che non sono considerate invenzioni:

• le scoperte e le teorie scientifiche e i metodi matematici;
• i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
• le presentazioni di informazioni.

Questo perchè un brevetto che ha come oggetto un’invenzione deve possedere tre importanti ed imprescindibili requisiti:

• novità (non deve essere compresa nello stato della tecnica),
• originalità (attività inventiva)
• applicazione industriale.

Sono oggetto di brevetto solo le invenzioni nuove atte ad avere un’applicazione industriale, che consistono in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico mai risolto cioè un nuovo prodotto, un nuovo procedimento o un nuovo uso di un prodotto.

Ora capiamo meglio perchè un metodo non possedendo i requisiti propri delle invenzioni non sia brevettabile, come non sono brevettabili anche ad esempio un progetto, una strategia commerciale, le intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta (ne abbiamo parlato qui).

Quello che senz’altro si può fare per tutelarsi è invece registrare il marchio del metodo/approccio. Per poter registrare il marchio di un metodo è importante che abbia i seguenti requisiti:

• novità, cioè il nominativo non dev’essere identico o simile ad altri marchi già registrati nella medesima classe.

• distintività,ossia non può essere costituito solo da espressioni comuni di descrizione dei prodotti/servizi in esso proposti,

•liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume 

La registrazione di un marchio è importante perchè il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile al suo nella medesima classe di appartenenza. Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte. Per comprendere meglio l’importanza della registrazione di un marchio, invitiamo a consultare questo articolo.

Vedi anche:

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E’ possibile?

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AGGIORNATO IL 23/02/2026

Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un termine in lingua straniera o dialettale ma è obbligatorio fornire la sua traduzione da presentare al momento del deposito della domanda di registrazione marchio.

Ampliamo la domanda: posso utilizzare come marchio una parola in lingua straniera o dialettale che tradotta ha un significato generico o semplicemente descrittivo dei prodotti o servizi che contraddistingue?

Se si tratta di un termine generico, di uso comune o meramente descrittivo dei prodotti/servizi c’è la probabilità che venga rigettato dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi nazionali o dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) per i marchi comunitari, anche se il termine o l’espressione dialettale che si intende registrare come marchio ha un significato, in uso, circoscritto all’ambiente in cui vive un consumatore medio.

Questo concetto è stato chiarito prima dalla Corte di Appello di Firenze e poi in una recente sentenza del 2019 anche il Tribunale di Torino ha precisato che un termine dialettale non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, se percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine comune per identificare quel prodotto, perché privo di distintività in quell’ambiente.

Quindi il termine dialettale non può essere registrato come marchio d’impresa, anche se non conosciuto a livello nazionale, laddove esso sia percepibile nel suo significato descrittivo e generico dal consumatore medio di quel luogo, cioè tale da identificarsi con i prodotti o servizi che contraddistingue.

E’ opportuno quindi apportare modifiche originali al termine dialettale, se generico o di uso comune, tali da donargli carattere distintivo al fine di renderlo idoneo alla registrazione.

Pertanto rimane pienamente valida la regola generale: un termine generico, di uso comune, che si identifica con i prodotti o servizi che contraddistingue, non può essere registrato come marchio.

Ci si domanda allora quale possa essere il nome giusto da attribuire ad un marchio in modo che l’azienda possa caratterizzare al meglio la propria attività, nonchè i suoi prodotti/servizi. Gli aspetti da considerare sono due: uno attiene alla sua efficacia dal punto di vista comunicativo/visivo mentre l’altro interessa la sua efficacia come “marchio” (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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è possibile farlo

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AGGIORNATO IL 25/01/2021

Uno slogan pubblicitario (o claim) può essere registrato come marchio ma deve averne i medesimi requisiti; in particolare, deve possedere:

• novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

• distintività, ossia non può essere costituito solo da espressioni comuni di descrizione dei prodotti/servizi in esso proposti, né tanto-meno basarsi su un semplice elogio della loro qualità.

• liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Uno slogan pubblicitario viene quindi trattato come se fosse un marchio, con gli stessi criteri di valutazione; in particolare è importante che abbia “carattere distintivo” cioè dev’essere idoneo a distinguere i prodotti dell’impresa pubblicizzata da quelli di altre case produttrici.

Tra i più famosi slogan televisivi che hanno fatto la storia della pubblicità, citiamo da esempio quello della Barilla “Dove c’è Barilla c’è casa”, della Scavolini “Scavolini la cucina più amata dagli italiani” o anche “Rowenta per chi non s’accontenta”. Questi sono solo alcuni ma è già possibile comprendere quanto sia importante scegliere lo slogan giusto, con i dovuti accorgimenti per la sua tutela e differenziazione.

In una sentenza datata aprile 2015 (causa T-216/14), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla Volkswagen AG e ha dichiarato che uno slogan pubblicitario non possiede carattere distintivo “se è probabile che sia percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale”.

Ha aggiunto che il carattere distintivo sussiste se il marchio “oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi”.

Pertanto ai fini della registrazione è indispensabile che uno slogan:

1. abbia carattere distintivo non di semplice promozione del prodotto;
2. sia idoneo a lanciare un messaggio alla clientela sull’origine commerciale del prodotto cioè tale da far ricondurre l’utente finale al tipo di prodotto.

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attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato

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AGGIORNATO L’01/07/2024

Prendiamo spunto da una sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è del gennaio 2013 ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.

È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

Quello della mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio; l’art. 13 del CPI recita infatti “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio…quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive…”.

Possiamo concludere dicendo che un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso (marchio forte), mentre termini ed espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva (marchio debole).

A tal proposito, per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo (requisito di novità) e questo (concetto di “marchio forte”).

Vedi anche:

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3 cose importanti da sapere

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AGGIORNATO IL 23/05/2022

Registrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
   Se si cerca cioè di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso.
2. L’ufficio ricevente (UIBM o EUIPO) può anche rifiutare la vostra domanda di marchio.
   Quando l’ufficio ricevente ha davanti la vostra domanda di marchio, effettua dei controlli sul possesso dei requisiti minimi (capacità distintiva, novità e liceità) e se rileva la carenza di uno o più parametri può anche rifiutarsi di registrare il vostro marchio con la conseguenza, il più delle volte, di farvi perdere il denaro speso per la domanda di marchio.
3. Fare una ricerca prima di registrare un marchio non è obbligatorio ma è consigliabile.
   Una preventiva ricerca di identità o similitudine (la prima evidenzia solo l’esistenza di marchi identici nella medesima classe, mentre la seconda evidenzia anche l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per contenere (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti. Dobbiamo infatti sapere che l’esistenza di un marchio anteriore, sia esso identico o molto simile, comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere tenuti anche a risarcirne i danni (ne abbiamo parlato qui).

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