la procedura semplificata di opposizione

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AGGIORNATO IL 21/02/2022

Per consentire a chiunque di avvalersi della procedura semplificata di opposizione alla registrazione dei marchi Italiani, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a pubblicare un Bollettino Ufficiale dei marchi d’impresa nel quale vengono elencate tutte le nuove domande nazionali per marchio di impresa, dando possibilità a chiunque di prenderne visione ed eventualmente presentare domanda di opposizione.

Prima che questa procedura semplificata fosse attiva, chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, invece con la procedura semplificata i titolari di una registrazione o di una domanda di registrazione di marchio possono opporsi alla concessione di una successiva domanda di marchio confondibile con il proprio, con costi enormemente inferiori a quelli di una causa civile ed in tempi molto più rapidi (procedimento semplificato di opposizione).

Nella pratica, l’opposizione alla registrazione di un marchio italiano potrà essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale dei marchi. La sezione ospita i Bollettini ufficiali dei Marchi di impresa a partire dal 2016. A partire da luglio 2019, il bollettino ufficiale dei marchi è pubblicato, di norma, almeno due volte a settimana per le sole domande depositate in modalità “fast track” e almeno due volte al mese per tutte le domande (“fast track” e non).

Se non si vogliono esaminare personalmente i centinaia di marchi contenuti in ogni Bollettino Ufficiale, risulta essenziale la sorveglianza del proprio marchio al fine di essere tempestivamente informati del deposito e della successiva pubblicazione di marchi identici o simili. Per saperne di più circa il nostro servizio di sorveglianza cliccare qui.

Riteniamo inoltre interessante questo video dell’UIBM per conoscere meglio la procedura di opposizione marchio:

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registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

il caso della “convalidazione del marchio”

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AGGIORNATO IL 19/06/2023

In caso di registrazione di un marchio simile o identico ad un altro già esistente per la stessa classe di prodotti o servizi, la legge prevede la possibilità per il titolare di quest’ultimo di fare opposizione nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, sfruttando una procedura semplificata (ne abbiamo parlato qui).

In caso di superamento del termine di 3 mesi, il titolare del marchio anteriore che vede leso il suo diritto, avrà come unico rimedio quello di presentare una domanda giudiziale di nullità (procedura decisamente più costosa) da depositarsi presso il Tribunale entro il termine in questo caso di 5 anni; scaduto tale termine si ha la cosiddetta “convalidazione del marchio”. Vediamo di cosa si tratta.

Se il titolare di un marchio tollera l’utilizzo di un marchio identico o simile registrato posteriormente per 5 anni di seguito, nonostante la conoscenza dell’esistenza del marchio, non sarà più possibile fare istanza per dichiararne la nullità oppure opposizione all’uso dello stesso salvo nel caso in cui ci sia stata mala fede. Si parla quindi di “convalidazione del marchio” altrui.

Il presupposto della convalidazione è la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore, dell’esistenza di un marchio uguale o simile che deve essere provata dal titolare del marchio registrato in seguito. Difatti il legislatore presume che avendo tollerato per 5 anni il marchio posteriore, il titolare del marchio anteriore possa continuare a farlo senza eccessivo nocumento. Stesso discorso vale per il marchio comunitario.

Ciò è regolamentato dall’art. 28 del Codice della proprietà industriale, il quale è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi interpretativi; chiaramente il titolare del marchio posteriore non potrà opporsi all’utilizzo di quello anteriore o impedire al rivale di continuare ad usarlo nei limiti del preuso.

Cioè può accadere che un marchio di fatto possa beneficiare del cosiddetto “preuso” cioè del diritto riconosciuto a chi già utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.  Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizza già un segno distintivo non registrato uguale o simile a quello che si intende registrare, costui può continuare ad usarlo nei limiti del preuso (ne abbiamo parlato qui).

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3 cose importanti da sapere

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AGGIORNATO IL 23/05/2022

Registrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
   Se si cerca cioè di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso.
2. L’ufficio ricevente (UIBM o EUIPO) può anche rifiutare la vostra domanda di marchio.
   Quando l’ufficio ricevente ha davanti la vostra domanda di marchio, effettua dei controlli sul possesso dei requisiti minimi (capacità distintiva, novità e liceità) e se rileva la carenza di uno o più parametri può anche rifiutarsi di registrare il vostro marchio con la conseguenza, il più delle volte, di farvi perdere il denaro speso per la domanda di marchio.
3. Fare una ricerca prima di registrare un marchio non è obbligatorio ma è consigliabile.
   Una preventiva ricerca di identità o similitudine (la prima evidenzia solo l’esistenza di marchi identici nella medesima classe, mentre la seconda evidenzia anche l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per contenere (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti. Dobbiamo infatti sapere che l’esistenza di un marchio anteriore, sia esso identico o molto simile, comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere tenuti anche a risarcirne i danni (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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I vantaggi di un’opposizione tempestiva

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AGGIORNATO IL 28/11/2022

Con la nuova procedura di opposizione istituita per i marchi nazionali, si ha la possibilità di agire tempestivamente contro un marchio simile o identico al proprio, sospendendolo prima che entri sul mercato e, soprattutto, risparmiando tempo e denaro. Per fare ciò è preventivamente necessaria la sorveglianza periodica delle banche dati, per verificare se vengano depositati nuovi marchi uguali o molto simili al proprio, tali quindi da costituire una potenziale minaccia di confondibilità con conseguente perdita di mercato e, spesso, di immagine.

I vantaggi che derivano da una tempestiva azione di opposizione ad una domanda di marchio appena depositata, sono molteplici e ne forniamo ora una sintesi: grazie a questa procedura si può ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso, senza dover ricorrere a posteriori a percorsi legali più tortuosi (e spesso più onerosi) che, soprattutto, devono solitamente porre rimedio ad una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio, ha già provocato “danni” di immagine e/o di mercato.

I tempi e i costi di una procedura di opposizione, sono estremamente ridotti: essa dev’essere avviata entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio oggetto di opposizione sul Bollettino dei Marchi (4 mesi per marchi internazionali), e comporta spese dell’ordine di qualche centinaio di euro; entro tale termine, si sospende ed impedisce subito la diffusione del marchio sul mercato, evitando danni di immagine e commerciali.

I termini brevi entro cui presentare la domanda presuppongono un costante controllo delle banche dati, in assenza del quale non si può intervenire per sfruttare l’opportunità dell’opposizione; la scoperta della pubblicazione di un marchio simile e potenzialmente pericoloso dopo i 3 mesi dal suo deposito non si potrà più fronteggiare se non con il normale iter legale che presuppone l’instaurazione di un’idonea azione presso Tribunali preposti.

Proprio a tale scopo si utilizza il servizio periodico di interrogazione delle banche dati nazionali ed internazionali attinenti i marchi (sorveglianza): è un’attività importante e che, in quanto tale, è preferibile affidare a studi che operano nell’ambito della tutela della Proprietà Industriale, non solo perché molte banche dati sono a pagamento ma anche, e soprattutto, in quanto tale lavoro richiede un’esperienza consolidata che permette di individuare le casistiche in cui conviene attivarsi, con la garanzia di un’assistenza continua e completa.

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