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il caso della “convalidazione del marchio”

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AGGIORNATO IL 19/06/2023

tempo limite opposizioneIn caso di registrazione di un marchio simile o identico ad un altro già esistente per la stessa classe di prodotti o servizi, la legge prevede la possibilità per il titolare di quest’ultimo di fare opposizione nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, sfruttando una procedura semplificata (ne abbiamo parlato qui).

In caso di superamento del termine di 3 mesi, il titolare del marchio anteriore che vede leso il suo diritto, avrà come unico rimedio quello di presentare una domanda giudiziale di nullità (procedura decisamente più costosa) da depositarsi presso il Tribunale entro il termine in questo caso di 5 anni; scaduto tale termine si ha la cosiddetta “convalidazione del marchio”. Vediamo di cosa si tratta.

Se il titolare di un marchio tollera l’utilizzo di un marchio identico o simile registrato posteriormente per 5 anni di seguito, nonostante la conoscenza dell’esistenza del marchio, non sarà più possibile fare istanza per dichiararne la nullità oppure opposizione all’uso dello stesso salvo nel caso in cui ci sia stata mala fede. Si parla quindi di “convalidazione del marchio” altrui.

Il presupposto della convalidazione è la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore, dell’esistenza di un marchio uguale o simile che deve essere provata dal titolare del marchio registrato in seguito. Difatti il legislatore presume che avendo tollerato per 5 anni il marchio posteriore, il titolare del marchio anteriore possa continuare a farlo senza eccessivo nocumento. Stesso discorso vale per il marchio comunitario.

Ciò è regolamentato dall’art. 28 del Codice della proprietà industriale, il quale è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi interpretativi; chiaramente il titolare del marchio posteriore non potrà opporsi all’utilizzo di quello anteriore o impedire al rivale di continuare ad usarlo nei limiti del preuso.

Cioè può accadere che un marchio di fatto possa beneficiare del cosiddetto “preuso” cioè del diritto riconosciuto a chi già utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.  Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizza già un segno distintivo non registrato uguale o simile a quello che si intende registrare, costui può continuare ad usarlo nei limiti del preuso (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Scadenza dei termini di opposizione ad un marchio Esprimi un giudizio su questo articolo
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