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Attenzione alle ricerche fai-da-te

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AGGIORNATO IL 18/07/2022

ricerca-anteriorità-marchiLe ricerche di anteriorità in materia di marchi, possono essere potenzialmente condotte autonomamente consultando idonee banche dati: la consultazione è quasi sempre gratuita ma estremamente limitante perchè le banche dati restituiscono i risultati  riferiti soltanto ai dati del proprio ufficio e non consentono di ottenere un risultato completo.

Questo significa che se si consulta la banca dati dell’UIBM per cercare un eventuale marchio anteriore, in essa verranno visualizzati  SOLO i marchi registrati in Italia ma non i marchi Comunitari (che sono ovviamente validi anche in Italia) e nemmeno i marchi internazionali che sono stati estesi anche all’Italia.

Volendo fare un esempio, può accadere che si voglia registrare il marchio “pluto” e che questo non risulti depositato da nessuno in Italia, però magari esiste un’azienda tedesca che ha registrato a livello internazionale il marchio “pluto”, scegliendo anche l’Italia tra gli Stati in cui far valere la tutela del proprio marchio. In questo caso il marchio tedesco non verrebbe visualizzato nella banca dati dell’UIBM e si incorrerebbe quasi sicuramente in inibitorie d’uso e probabili richieste di risarcimento danni.

Queste indagini sono dunque utili per avere una prima valutazione, ma non possono sostituire le ricerche approfondite svolte a livello internazionale. Inoltre, qualora si desideri condurre autonomamente una ricerca di similitudine, devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente), poiché la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).

L’esistenza di un marchio anteriore (sia esso identico o molto simile) comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni; c’è inoltre la certezza che tutti gli eventuali (e spesso ingenti) investimenti fatti in comunicazione, ovvero materiale cartaceo, brochure, pubblicità, packaging etc, risultano da quel momento inutilizzabili, vanificando quindi tutto l’investimento fatto.

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che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

  1. il grado di somiglianza tra i marchi;
  2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
  3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

  1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
  2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

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AGGIORNATO IL 06/06/2022

In questo sito è possibile richiedere online una ricerca di anteriorità, per verificare se il marchio che si intende registrare è già esistente o meno. La ricerca viene condotta limitatamente alla classe scelta poiché, lo ricordiamo, l’esistenza di un marchio uguale registrato però in un’altra classe, non rappresenta solitamente (a meno che non sia un marchio notorio) un problema.

Sottolineiamo che tale ricerca è una “ricerca di identità” e non è da confondere con una “ricerca di similitudine”; sono entrambe delle ricerche di anteriorità ma mentre una “ricerca di identità” serve a stabilire solo se esistono marchi identici, la “ricerca di similitudine” indaga anche su tutti quei marchi esistenti che possono risultare simili, anche solo dal punto di vista fonetico.

In questo precedente articolo, abbiamo approfondito l’argomento: se si volesse depositare ad esempio il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali.

Riteniamo che sia doveroso (ma non obbligatorio) effettuare una ricerca prima di presentare una domanda di registrazione, soprattutto alla luce della procedura di opposizione semplificata che consente al titolare di un marchio anteriore di bloccare sul nascere la vostra domanda di registrazione, costringendovi a difendervi od a ritirare la domanda (con conseguente esborso aggiuntivo in entrambi i casi).

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Identità e Similitudine tra marchi

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AGGIORNATO IL 22/11/2021

ricerche di identità e similitudineLa registrazione di un marchio risulta efficace allorquando esso sia univoco e dotato del carattere della novità, ossia non sussistano marchi uguali o simili; questo al fine di evitare di creare confusione per il pubblico. Pertanto l’efficacia di un marchio è direttamente proporzionale alla precisione con cui si effettua una ricerca di anteriorità: maggiore quindi è la scrupolosità con la quale si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, più forte sarà il marchio e, quindi, sarà importante valutare con attenzione gli investimenti che solitamente si sostengono per il suo lancio e la sua pubblicizzazione.

Una ricerca di anteriorità è suddivisa in due fasi successive (spesso confuse tra loro) e cioè una ricerca di identità e una ricerca di similitudine:

  1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato. Tale ricerca opera una prima scrematura ma, se da un lato risulta essere meno costosa e meno laboriosa, dall’altro non garantisce affatto di non incorrere in future complicazioni come ad esempio subire una contestazione da parte di un titolare che ha registrato anteriormente.
  2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

Di seguito alcuni esempi per comprendere la differente operatività della ricerca di identità e di similitudine: se si volesse depositare il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali. La stessa cosa accade quando parole uguali sono scritte senza spaziature, con numeri, utilizzando lettere differenti ma con lo stesso suono, e così via.

La similitudine con un marchio già registrato può emergere dalla ricerca anche quando esso contenga solo una parte del marchio che si intende registrare, consentendo poi di valutare la minaccia che quel marchio già esistente costituisce e poter eventualmente modificare il proprio marchio se la valutazione evidenzia un rischio troppo alto di confondibilità. Per evitare di incorrere nel rischio di confusione vengono esaminati 3 fattori:

  1. il grado di somiglianza tra i marchi;
  2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe;
  3. se sussiste un reale rischio di confusione.

Inoltre per tutelare un marchio dopo la sua registrazione è fortemente consigliabile procedere con un’attività di sorveglianza, al fine di monitorare il mercato sull’esistenza di marchi simili o uguali depositati posteriormente (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Scoprire brevetti anteriori simili al nostro

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Prima di depositare una domanda di brevetto per invenzione, ci si chiede spesso se ciò che si è inventatoricerca_anteriorità_brevetto sia effettivamente nuovo oppure se esistono brevetti anteriori che hanno ad oggetto la medesima invenzione. Cominciamo subito col dire che la ricerca di anteriorità sui brevetti è piuttosto difficile da effettuare per due motivi principali:

  1. le banche dati brevetti, vengono consultate inserendo delle parole chiave che, però, non garantiscono di trovare tutte le invenzioni relative ad un determinato argomento.
    Ad esempio, se si cerca “tostapane”, altri potrebbero averlo brevettato chiamandolo “dispositivo per tostare fette di pane” e quindi con la parola chiave “tostapane” non lo si troverebbe mai; occorre dunque molta perizia e pratica per individuare tutti i brevetti che riguardano un determinato settore;
  2. ogni brevetto nel momento in cui viene depositato, rimane segreto per un periodo di 18 mesi (a richiesta si può però ridurre a 3 mesi); ciò significa che se si consulta una banca dati gratuita (tipo www.espacenet.com) verranno visualizzati solo i brevetti già pubblicati, ossia i brevetti che hanno almeno 18 mesi. La conseguenza è che non si disporrà di una ricerca realmente aggiornata ed indicativa dello stato della tecnica in quel preciso momento.

Un consiglio potrebbe essere quello di depositare comunque il brevetto ed aspettare l’esito della ricerca effettuata dall’ EPO. Ricordiamo, infatti, che dal secondo semestre 2008 ogni domanda di brevetto nazionale viene sottoposta ad un’accuratissima ricerca di anteriorità da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) il quale entro un tempo di circa 9 mesi, produce un rapporto di ricerca che rappresenta “lo stato dell’arte” in quel determinato ambito.

Una volta ricevuto il rapporto di ricerca dall’ EPO (ed in virtù di quanto in esso riportato) si potrà decidere se continuare oppure modificare una o più parti dell’invenzione o, magari, abbandonare il brevetto perché già noto. A questo punto un brevetto rilasciato con una ricerca di anteriorità effettuata dall’EPO, è un brevetto per il quale è stata riscontrata la novità e l’attività inventiva e, dunque, meritevole di tutela e di investimenti perché si tratta di un brevetto realmente nuovo.

Ing. N. Marzulli

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