che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

1. il grado di somiglianza tra i marchi;
2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

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quali implicazioni

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AGGIORNATO IL 01/08/2022

Prima di depositare una domanda di marchio non è obbligatorio condurre una ricerca di anteriorità, ma è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

Pertanto chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina completamente) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Le contestazioni/opposizioni sono consentite dalla legge al fine di non creare confusione nel consumatore e/o arrecare danno ai titolari che hanno depositato un marchio per primi; ma quali implicazioni derivano da un’eventuale contestazione?

E’ opportuno anzitutto evidenziare che quando si registra un marchio viene di solito investita una notevole quantità di denaro su di esso; infatti, non c’è solo il costo di registrazione ma anche tutti quelli affrontati ad esempio per l’adozione di strategie di marketing, il packaging, i depliant, gli spot radiotelevisivi etc.

Ciò comporta il rischio di vanificare tutto l’investimento qualora, a seguito di una contestazione, si venga obbligati a rinunciare al marchio. Facciamo un esempio pratico: pensiamo al danno che si avrebbe in seguito ad una diffida recapitata dopo solo un anno, quando il marchio ha ormai conquistato sul mercato un certo posizionamento ed una buona fetta di clientela.

Non solo dovremmo ritirare dal mercato tutti i prodotti recanti il marchio ma, a volte, ci potrebbe anche essere il rischio aggiuntivo di dover risarcire il titolare del marchio registrato cronologicamente prima, per i danni economici provocati dalla presenza sul mercato del proprio marchio.

Ricordiamo infine che

• se si intende registrare un marchio Italiano, la ricerca deve essere condotta non solo in ambito nazionale ma anche a livello comunitario ed internazionale (guardando solo ai marchi esteri che hanno designato l’Italia e l’UE)

• se si intende registrare un marchio comunitario, la ricerca deve essere condotta indagando anche nelle banche dati dei vari Paesi dell’UE.

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I vantaggi di un’opposizione tempestiva

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AGGIORNATO IL 28/11/2022

Con la nuova procedura di opposizione istituita per i marchi nazionali, si ha la possibilità di agire tempestivamente contro un marchio simile o identico al proprio, sospendendolo prima che entri sul mercato e, soprattutto, risparmiando tempo e denaro. Per fare ciò è preventivamente necessaria la sorveglianza periodica delle banche dati, per verificare se vengano depositati nuovi marchi uguali o molto simili al proprio, tali quindi da costituire una potenziale minaccia di confondibilità con conseguente perdita di mercato e, spesso, di immagine.

I vantaggi che derivano da una tempestiva azione di opposizione ad una domanda di marchio appena depositata, sono molteplici e ne forniamo ora una sintesi: grazie a questa procedura si può ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso, senza dover ricorrere a posteriori a percorsi legali più tortuosi (e spesso più onerosi) che, soprattutto, devono solitamente porre rimedio ad una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio, ha già provocato “danni” di immagine e/o di mercato.

I tempi e i costi di una procedura di opposizione, sono estremamente ridotti: essa dev’essere avviata entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio oggetto di opposizione sul Bollettino dei Marchi (4 mesi per marchi internazionali), e comporta spese dell’ordine di qualche centinaio di euro; entro tale termine, si sospende ed impedisce subito la diffusione del marchio sul mercato, evitando danni di immagine e commerciali.

I termini brevi entro cui presentare la domanda presuppongono un costante controllo delle banche dati, in assenza del quale non si può intervenire per sfruttare l’opportunità dell’opposizione; la scoperta della pubblicazione di un marchio simile e potenzialmente pericoloso dopo i 3 mesi dal suo deposito non si potrà più fronteggiare se non con il normale iter legale che presuppone l’instaurazione di un’idonea azione presso Tribunali preposti.

Proprio a tale scopo si utilizza il servizio periodico di interrogazione delle banche dati nazionali ed internazionali attinenti i marchi (sorveglianza): è un’attività importante e che, in quanto tale, è preferibile affidare a studi che operano nell’ambito della tutela della Proprietà Industriale, non solo perché molte banche dati sono a pagamento ma anche, e soprattutto, in quanto tale lavoro richiede un’esperienza consolidata che permette di individuare le casistiche in cui conviene attivarsi, con la garanzia di un’assistenza continua e completa.

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Sorvegliare un Marchio

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AGGIORNATO IL 27/06/2022

La sorveglianza di un marchio consente di essere tempestivamente informati del deposito di marchi identici o simili a quello sorvegliato, così da poter depositare un’eventuale opposizione entro i termini fissati dalla Legge; attivare un servizio di sorveglianza significa quindi monitorare i registri e le banche dati mondiali allo scopo di individuare i depositi di domande di registrazione di marchio che potrebbero essere in conflitto con i propri marchi.

Il servizio di sorveglianza viene operato da un professionista specializzato nella Proprietà Intellettuale, e consente di approntare tempestivamente le misure più idonee per far rispettare i diritti derivanti dal proprio marchio. Tra queste citiamo:

• opposizione alla registrazione;
• invio di una lettera di diffida al contraffattore;
• avvio di un’azione legale.

In merito all’opposizione, ricordiamo che risulta attiva la procedura semplificata di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa Italiani: l’opposizione alla registrazione di un marchio italiano può essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale dei marchi pubblicato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Con la diffida si intima invece al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio.

L’azione civile di contraffazione è infine necessaria laddove il presunto contraffattore, non dia seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel marchio.

Il marchio è di grande importanza strategica nel moderno mercato competitivo, e rappresenta un ingente valore patrimoniale in seno al bilancio di un’impresa. Diventa quindi fondamentale la protezione di questo patrimonio immateriale dal rischio di contraffazione operato da concorrenti nazionali ed esteri.

Il servizio di sorveglianza marchi, è quindi essenziale per tutelare e proteggere il patrimonio di un’impresa; tale servizio può essere acquistato cliccando qui.

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