Il caso delle bottiglie di Vodka

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E’ possibile registrare un marchio tridimensionale solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. Di recente l’Euipo ha rilevato la presenza di una forte distintività nella forma di alcune bottiglie di vodka.

L’Ente comunitario ha difatti precisato che un marchio acquisisce carattere distintivo se si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato. Un consumatore medio deve riconoscere il prodotto in quanto la forma è di mera fantasia e non ha nulla a che vedere con quella che deve obbligatoriamente avere: solo in questo caso sarà possibile la registrazione.

La regola generale che emerge da alcune sentenze in materia, è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di distintività, ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Come può facilmente dedursi tale elemento non è però affatto semplice da connotare: a volte è successo che dei marchi tridimensionali siano stati registrati in una nazione ed abbiano invece ricevuto parere negativo nel momento in cui sono stati estesi a livello comunitario.

E’ importante inoltre che detta forma non abbia caratteristiche funzionali innovative, nel qual caso la tutela viene solitamente ottenuta tramite brevetti (ne abbiamo parlato qui).

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Ricorrere ed insistere

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Nel momento in cui si deposita un marchio tridimensionale comunitario se l’Ufficio Euipo lo rigetta per mancanza ad esempio del carattere distintivo, oltre all’ipotesi del ricorso presso la Commissione dei ricorsi, in caso di ulteriore rifiuto, è possibile procedere innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che può decidere di ribaltare la decisione Euipo e concedere la registrazione del marchio tridimensionale.

E’ quanto è accaduto al rossetto “Cylindrique” della nota Maison di lusso francese Guerlain. Dopo due domande di registrazione per marchio tridimensionale respinte sia da parte dell’Ufficio Euipo che della Commissione dei ricorsi per mancanza del carattere distintivo, arriva la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue, la quale ritiene che la forma del rossetto sia alquanto insolita. Proprio questo elemento costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la sua forma risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

I criteri che determinano il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non si discostano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. In questo caso accadrà che un consumatore medio assocerà immediatamente la forma inusuale del rossetto alla casa produttrice e quindi al marchio che lo contraddistingue. Proprio per questo, a giudizio della Corte, il rossetto Cylindrique si guadagna il merito di essere tutelato dall’UE e diventare un marchio registrato.

La Corte infatti motiva la decisione precisando che l’originalità della forma del rossetto che rievoca lo scafo di una barca e la sua posizione orizzontale donano al cosmetico quella distintività propria dei marchi tridimensionali in quanto visivamente si discosta nettamente dagli altri dello stesso genere.

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il caso del Cubo di Rubik

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AGGIORNATO IL 24/05/2021

Per registrare come marchio la forma tridimensionale di un prodotto o di una confezione, essa deve possedere carattere di distintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice dalla sola vista della sua forma, cioè senza la visione del logo o di ogni altra indicazione.

Un altro requisito fondamentale è che detta forma non dev’essere diretta conseguenza dalle sue caratteristiche funzionali: ad esempio la forma di un chiodo non è di fantasia ma è diretta conseguenza del fatto che deve poter perforare se battuto sulla testa (ne abbiamo parlato qui).

Quindi per poter registrare un marchio tridimensionale è necessario escludere dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma del prodotto funzionale per ottenere un risultato tecnico.

In generale diciamo che un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Alcuni famosi esempi di marchi tridimensionali registrati presso l’EUIPO possono essere il marchio nel quale viene rappresentata la famosa batteria nera e rame o ancora il marchio consistente nella rappresentazione di una delle più famose bibite gassate al mondo, la Coca-Cola.

Chiariamo ulteriormente: se la forma è di mera fantasia e non ha nulla a che vedere con quella che deve obbligatoriamente avere il prodotto per risolvere un problema tecnico sarà possibile la registrazione, mentre se la forma estetica è necessariamente funzionale alla risoluzione del problema tecnico allora in questo caso non sarà possibile registrarlo.

Il caso creatosi sul ben noto Cubo di Rubik aiuterà la comprensione: la sua forma era stata inizialmente registrata come marchio tridimensionale, ma un’azienda concorrente si era in seguito attivata per far annullare il marchio.

Ci è alla fine riuscita appellandosi alla Corte di Giustizia UE che con una interessante sentenza nega la validità del relativo marchio tridimensionale. Secondo la Corte la forma a griglia cubica era funzionale alla risoluzione di un problema tecnico e quindi non era possibile alcuna registrazione. Se la forma invece fosse risultata svincolata dall’obiettivo funzionale allora la registrazione sarebbe stata possibile.

E’ cioè evidente che se voglio fare un puzzle tridimensionale, perché di questo si tratta, sono costretto ad adottare necessariamente quella forma a cubo con struttura a griglia e quindi qualsiasi tipo di registrazione con questi presupposti verrebbe rifiutata.

E’ possibile nel caso di specie solo ottenere un brevetto che dura 20 anni ma non è possibile effettuare una registrazione come marchio perchè durerebbe indefinitamente.

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questa vicenda apre la strada a casi simili

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AGGIORNATO IL 02/01/2023

Diciamo subito che la vicenda Apple dice che è possibile registrare come marchio il disegno dell’allestimento di un negozio, seppur a condizioni molto rigide e con valutazioni specifiche da effettuare caso per caso.

Si tratterebbe di un marchio tridimensionale (ne abbiamo parlato qui) per cui vale la regola generale che la sua forma deve possedere da sola carattere di distintività, ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Il caso che citiamo si riferisce ad una richiesta in tal senso della Apple: il famoso colosso informatico statunitense tempo fa aveva presentato il disegno multicolore del suo negozio-bandiera presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e marchi per effettuare una regolare procedura di estensione di deposito per marchio tridimensionale.

L’Ufficio tedesco prontamente rigettava la domanda spiegando che la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita è in realtà la riproduzione di un aspetto dell’attività e che ciò non rappresenta per il consumatore un’indicazione sull’origine dei prodotti o servizi.

La Apple decideva pertanto di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Ue che, contrariamente a quanto motivato dall’Ufficio tedesco dei marchi e brevetti, affermava che la rappresentazione grafica dell’allestimento di uno spazio di vendita privo di indicazioni su dimensioni e proporzioni, può essere registrata come marchio per i servizi ma a determinate condizioni:

1. deve essere fortemente caratterizzante;

2. deve essere idonea a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre, in modo da poter essere immediatamente riconoscibile agli occhi di un consumatore medio.

In virtù di questa sentenza anche un Apple store, più precisamente un “flagship store”, è oggi un marchio registrato e può essere utilizzato come segno distintivo.

La Corte sostiene che «non si può peraltro escludere che l’allestimento di uno spazio di vendita raffigurato da un segno siffatto consenta di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. Ciò può accadere nel caso in cui l’allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato».

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Cos’è e quando ricorrere ad esso

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AGGIORNATO IL 27/12/2022

Nei vari articoli legati ai marchi, si è spesso detto che questi possono anche essere tridimensionali, ossia riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però subito sottolineato che registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia.

Detta forma non deve però possedere caratteristiche funzionali innovative, nel qual caso la tutela viene solitamente ottenuta tramite brevetti(in specie per modello d’utilità). Circa invece la similitudine con i modelli di design (che proteggono anche loro l’aspetto esteriore di un prodotto o confezione), alcune definizioni sono effettivamente quasi sovrapponibili, il che rende difficoltosa la valutazione circa il ricorso all’una o all’altra forma di tutela.

La regola generale che emerge da alcune sentenze in materia, è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di distintività, ossia un consumatore dev’essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Di recente l’Euipo ha rilevato la presenza di una forte distintività nella forma di alcune bottiglie di vodka. L’Ente comunitario ha infatti precisato che un marchio acquisisce carattere distintivo se si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato (ne abbiamo parlato qui).

Tale elemento non è però affatto semplice da connotare; la Corte di Giustizia Europea è stata più volte chiamata in causa in occasione di ricorsi contro decisioni ostative verso registrazioni di marchi tridimensionali. A volte è successo che dei marchi tridimensionali siano stati registrati in una nazione ed abbiano invece ricevuto parere negativo nel momento in cui sono stati estesi a livello comunitario.

Ciò fa capire che le differenze fra un marchio tridimensionale ed un modello di design ad esempio, sono tutt’altro che ben definite ed ingenerano spesso dubbi interpretativi. Un utile elemento di valutazione (oltre alla distintività) è dato dalla differenza tra prodotti aventi una forma intrinseca o meno.

Un prodotto che possiede una forma intrinseca, significa che è conformato in un ben definito modo discendente direttamente dalle sue caratteristiche (ad esempio un chiodo); in tal caso la sua confezione dovrà assecondare tale forma intrinseca e difficilmente potrà essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale.

Un prodotto che non possiede una forma intrinseca, significa che non ha una sua forma definita (ad esempio un liquido) e si adatta ad una confezione di qualsiasi forma; in tal caso è più facile che una confezione possa essere oggetto di una domanda di marchio tridimensionale, sempre però a condizione che la stessa possegga distintività ed abbia una forma di fantasia.

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