Come si trasferiscono?

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AGGIORNATO IL 22/07/2024

I marchi e i brevetti sono dei beni immateriali cioè sono privi di materialità corporea percepibile dai sensi umani. Come tutti i beni di proprietà, pertanto alla stregua di quelli tangibili (appartamento, locale commerciale etc.), possono essere ad uso esclusivo del titolare oppure possono essere trasferiti a terzi dietro un corrispettivo al fine di ricavarne un profitto.

Il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale o industriale ad un soggetto terzo, può avvenire mediante la concessione in licenza oppure con cessione definitiva secondo modalità stabilite nel contratto. Apriamo una piccola parentesi e precisiamo che per i marchi sussiste inoltre il divieto di soppressione del marchio, ovvero, chi commercializza un prodotto (rivenditore) non può comunque sopprimere/rendere non visibile il marchio del produttore.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto del trasferimento del diritto di proprietà dei beni immateriali. Supponiamo ad esempio che un’azienda voglia trasferire ad un terzo un’invenzione brevettata, questo può avvenire mediante:

• vendita di un brevetto a terzi (cessione definitiva con pagamento forfettario);
• concessione in licenza del brevetto a terzi con retribuzione fissa o in percentuale sui guadagni (royalties);
• joint venture o altre alleanze strategiche con imprese che hanno beni complementari (ne abbiamo parlato qui).

Per registrare un qualsiasi cambiamento nella titolarità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale cioè dal soggetto A si passa a B, come conseguenza, ad esempio, di una cessione di un marchio o di un brevetto, è necessario procedere con la trascrizione.

La trascrizione è indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. L’istanza di trascrizione può essere presentata indistintamente dal cedente o dal cessionario.

E’ importante non confondere la trascrizione con l’annotazione, in quanto quest’ultima si verifica in presenza di semplici variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto (ne abbiamo parlato qui).  

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Licenze e Royalty

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AGGIORNATO IL 15/02/2021

La tutela brevettuale protegge un’invenzione in quanto soluzione originale di un problema tecnico e tutela i singoli inventori garantendone l’uso esclusivo. E’ bene sapere però che un’azienda, per lanciare sul mercato un’invenzione brevettata, può:

• commercializzare direttamente l’invenzione brevettata;
• vendere il brevetto a terzi;
• concedere in licenza il brevetto ad altri;
• stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari.

La vendita a terzi, vale a dire il trasferimento della titolarità di un brevetto, comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto ad un’altra persona. Con la vendita, quindi, si ottiene un ricavo sotto forma di pagamento unico e definitivo (pagamento forfettario).

La concessione in licenza di un brevetto a terzi, consente invece di ricevere delle retribuzioni (royalty calcolate a percentuale) a fronte dell’autorizzazione all’utilizzo. Un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (il licenziante) concede il permesso ad un altro soggetto (il licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito dell’accordo.

La concessione di una licenza è particolarmente utile se l’azienda che possiede l’invenzione non si trova nella condizione di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

Le royalty si possono basare sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette). In molti casi la remunerazione per la concessione di un brevetto è tuttavia una combinazione di pagamento forfettario e royalty.

Ci sono tre tipi di accordi di licenza:

• licenza esclusiva: un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto;
• licenza unica: un solo concessionario, unitamente al proprietario del brevetto, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata;
• licenza non esclusiva: diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, ed il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo accordo di concessione può essere prevista l’assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva. Ciò dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale della vostra azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i propri affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa.

Se, invece, il prodotto necessita di notevoli investimenti per la commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario verosimilmente non desidererebbe la concorrenza di altri licenziatari e, comprensibilmente, potrà cercare di ottenere una licenza esclusiva.

Fonte: UIBM

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quali restrizioni ed obblighi

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AGGIORNATO IL 5/10/2020

Quando si stipula un contratto di licenza relativo ad un brevetto, il licenziante (colui che cede in licenza il brevetto) ed il licenziatario (colui che acquisisce la licenza) si accordano ponendo le condizioni ed i limiti entro i quali potrà avvenire lo sfruttamento del brevetto.

E’ interessante pertanto conoscere e analizzare gli obblighi ed i limiti più comuni solitamente previsti in un contratto di licenza.

Diciamo subito che uno dei limiti lo abbiamo anticipato in un precedente nostro articolo quando abbiamo parlato dei “limiti territoriali” che il licenziatario deve rispettare se la sua licenza non è esclusiva ed è quello di non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante, nonchè quello di astenersi dal fabbricare o commercializzare il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari.

Un altro limite è quello che impedisce al licenziatario di concedere l’autorizzazione ad altre imprese per l’utilizzo dell’invenzione nel territorio protetto dalla licenza (c.d. divieto di sublicenze).

Poi vi è anche il possibile limite per il licenziatario della “qualità del prodotto”, intesa come la qualità minima rapportata a parametri oggettivi e misurabili che deve possedere il prodotto di cui all’invenzione oggetto di licenza. 

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cos’è e quando riesce ad aggirare una licenza di brevetto

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AGGIORNATO IL 10/05/2021

Solitamente quando si stipula un contratto di licenza relativo ad un brevetto, vengono inserite delle “restrizioni territoriali” consistenti nel fatto che ogni licenziatario (colui che acquisisce la licenza del brevetto) deve rispettare i limiti territoriali imposti contrattualmente, ossia

• non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante (il titolare del brevetto);
• astenersi dal fabbricare o commercializzare il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari.

Sappiamo che un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (licenziante) concede il permesso ad un altro soggetto (licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito di accordo (ne abbiamo parlato qui).

Il caso delle “importazioni parallele” turba i limiti territoriali previsti dai contratti di licenza (in parte aggirandoli). Nell’Unione Europea vige la regola generale della libertà nella circolazione delle merci. In virtù di ciò chiunque è libero di acquistare i prodotti in un determinato Paese in cui opera un determinato licenziatario, per poi rivenderli in un differente territorio in cui opera in esclusiva un altro licenziatario (o il licenziante stesso): queste sono le “importazioni parallele”.

Le importazioni parallele sono quindi praticate da un importatore non ufficiale, cioè che opera al di fuori della sua competenza territoriale, e possono essere contrastate solo se sussistono determinate condizioni. Infatti agli imprenditori europei viene data la possibilità di formare delle reti di distribuzione selettiva, cioè si tratta di accordi “verticali” tra imprese che operano in regime di non concorrenza.

In realtà gli accordi di distribuzione sono vietati dalla legge perchè limitano la produzione e il gioco della concorrenza. Nonostante il divieto però possono essere introdotte delle deroghe attraverso delle clausole che impediscano le importazioni parallele. Lo scopo è quello di proteggere il soggetto che opera esclusivamente su quel territorio.

Concretamente, ribadiamo che in un contratto di licenza il licenziatario non potrà concedere l’autorizzazione ad altre imprese per l’utilizzo dell’invenzione nel territorio protetto dalla licenza e a sua volta non potrà utilizzare l’invenzione nel territorio europeo dove opera il licenziante; inoltre non potrà utilizzare il prodotto nei paesi europei degli altri licenziatari ma solo nel proprio.

Alla luce di ciò, facciamo un esempio e supponiamo che un licenziatario tedesco firmi un contratto di licenza con un licenziante italiano: in questo caso il primo sarà tenuto alla vendita solo nel suo territorio cioè in Germania e non potrà ad esempio esportarlo in Italia per non ledere gli interessi del secondo. Il limite alla concorrenza per il licenziatario è territoriale e pertanto non potrà accaparrarsi la clientela al di fuori del proprio raggio territoriale d’azione.

L’esempio potrebbe diventare più complesso se fossero i clienti di altri Paesi a cercare il licenziatario di un determinato Paese estero: anche questa concorrenza è vietata ma solo per cinque anni. Si parla in questo caso di esclusiva territoriale che potrebbe essere aggirata da terzi perchè acquistando da chiunque, licenziante e/o licenziatari, potrebbero poi decidere di rivenderli ovunque.

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Opportunità per la vendita di un Brevetto

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Avete brevettato un’invenzione e vorreste venderla o concederla in licenza per trarne possibilmente un profitto; a questo scopo è nata LA BACHECA DEI BREVETTI che ve ne offre gratuitamente la possibilità. Si tratta di uno spazio nel quale esporre il proprio brevetto in maniera totalmente gratuita, presentandolo tramite un riassunto descrittivo, disegni, immagini, foto e persino video.

Esporre in questo spazio, è garanzia di grande visibilità per tutti gli inventori che intendono concedere in licenza o vendere i loro brevetti a investitori e/o aziende. Questi ultimi potranno consultare LA BACHECA DEI BREVETTI in maniera altrettanto gratuita, trovandovi una moltitudine di brevetti in vendita od in concessione; forse molti scopriranno che è più conveniente acquistare un brevetto che sostenere le spese di ricerca e sviluppo!

Dare visibilità al proprio brevetto è fondamentale nella prospettiva di venderlo oppure concederlo in licenza: purtroppo un considerevole numero di brevetti giace spesso dimenticato e senza prospettive. Questo rappresenta un enorme spreco, poiché il vero motore dell’economia è proprio l’innovazione; molte idee, pur brillanti ed innovative, rimangono totalmente inespresse per la difficoltà da parte dell’inventore di trasformare la sua invenzione in un prodotto.

Affinché ciò avvenga, è necessario raggiungere molti potenziali investitori (aziende o privati) e far conoscere loro la propria invenzione; la non-conoscenza comporta l’inevitabile oblio della stessa. Questo è il motivo per cui è stata creata LA BACHECA DEI BREVETTI, ossia consentire ai titolari di domande di brevetto di veicolare efficacemente la propria invenzione, dandole grande visibilità e pubblicità.

(altro…)

Il sistema delle licenze obbligatorie

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AGGIORNATO IL 02/11/2020

In Italia la licenza obbligatoria di un brevetto è prevista dall’art. 70 c.p.i. al fine di assicurare che la concessione del brevetto sia seguita dalla concreta attuazione dello stesso.

Lo scopo è quello di dare modo alla collettività di fruirne, utilizzandolo altresì da base per lo sviluppo di nuova tecnologia.

Se però un’invenzione non viene attuata, viene meno la possibilità che altri traggano spunto da essa per conseguire nuovi brevetti e, in sostanza, far progredire la tecnica; ecco perché decorsi tre anni dalla data di rilascio di un brevetto, o quattro dalla data di deposito della domanda, può essere concessa una licenza obbligatoria relativamente al brevetto in oggetto.

In sostanza, in assenza di attuazione qualunque interessato che ne faccia richiesta può ottenere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’invenzione oggetto del brevetto non attuato. Una volta ottenuta la licenza obbligatoria, si è comunque tenuti ad attuare l’invenzione entro i successivi due anni, decorsi inutilmente i quali, il brevetto decade definitivamente.

Precisiamo che la licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e’ dovuta a cause indipendenti dalla volonta’ del titolare del brevetto. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari.

Tutto ciò considerato, quando si deposita una domanda di brevetto è opportuno valutare preventivamente se si possiedono o meno le risorse per l’attuazione dell’invenzione e, in caso negativo, cercare subito di individuare possibili entità economiche a cui concederlo in licenza prima che ciò diventi obbligatorio.

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