Analizziamone l’opportunità

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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Diciamo subito che il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale o comunitario. Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo (ne abbiamo parlato qui). E’ possibile procede ad una estensione internazionale del marchio attraverso l’ufficio WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Per i Paesi invece che non hanno aderito al Sistema di Madrid , si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Può essere esteso il marchio italiano ed il marchio comunitario. La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: se si estende un marchio depositato in Italia, la richiesta si effettua presso la Camera di Commercio, se si estende un marchio comunitario invece bisognerà rivolgersi all’Euipo.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Circa il costo del marchio internazionale dipenderà dalle tasse applicate nei singoli paesi in cui si vuole tutelare il marchio. Pertanto, prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisognerà valutare con attenzione il proprio mercato di riferimento, pensare ai possibili sviluppi futuri e valutarne l’opportunità anche in termini monetari.

Fonte (UIBM)

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Attenzione alle ricerche fai-da-te

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AGGIORNATO IL 18/07/2022

Le ricerche di anteriorità in materia di marchi, possono essere potenzialmente condotte autonomamente consultando idonee banche dati: la consultazione è quasi sempre gratuita ma estremamente limitante perchè le banche dati restituiscono i risultati  riferiti soltanto ai dati del proprio ufficio e non consentono di ottenere un risultato completo.

Questo significa che se si consulta la banca dati dell’UIBM per cercare un eventuale marchio anteriore, in essa verranno visualizzati  SOLO i marchi registrati in Italia ma non i marchi Comunitari (che sono ovviamente validi anche in Italia) e nemmeno i marchi internazionali che sono stati estesi anche all’Italia.

Volendo fare un esempio, può accadere che si voglia registrare il marchio “pluto” e che questo non risulti depositato da nessuno in Italia, però magari esiste un’azienda tedesca che ha registrato a livello internazionale il marchio “pluto”, scegliendo anche l’Italia tra gli Stati in cui far valere la tutela del proprio marchio. In questo caso il marchio tedesco non verrebbe visualizzato nella banca dati dell’UIBM e si incorrerebbe quasi sicuramente in inibitorie d’uso e probabili richieste di risarcimento danni.

Queste indagini sono dunque utili per avere una prima valutazione, ma non possono sostituire le ricerche approfondite svolte a livello internazionale. Inoltre, qualora si desideri condurre autonomamente una ricerca di similitudine, devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente), poiché la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).

L’esistenza di un marchio anteriore (sia esso identico o molto simile) comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni; c’è inoltre la certezza che tutti gli eventuali (e spesso ingenti) investimenti fatti in comunicazione, ovvero materiale cartaceo, brochure, pubblicità, packaging etc, risultano da quel momento inutilizzabili, vanificando quindi tutto l’investimento fatto.

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significato e regole

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AGGIORNATO IL 12/07/2021

Quando si deposita una domanda di marchio, disegno o brevetto, a livello comunitario o internazionale (extra UE) viene sempre chiesto se si desidera rivendicare una priorità: spieghiamone il significato e vediamo quali sono le regole per poterlo fare.

Rivendicare una priorità significa sostanzialmente far retroagire la data di deposito comunitaria/internazionale del marchio/disegno/brevetto a quella di un precedente ed identico deposito nazionale. Facciamo un esempio: un mese fa si è depositato un marchio nazionale ed oggi si deposita una domanda di marchio comunitario: ebbene, nella domanda di marchio comunitario si può rivendicare la priorità, ossia indicare gli estremi del deposito nazionale del mese precedente.

Così facendo, la data della domanda di marchio comunitario diventerà la stessa del deposito nazionale precedente. Il vantaggio è evidente e si manifesta soprattutto nei casi di contraffazione. Anche in questo caso facciamo un esempio per chiarire il vantaggio che deriva dal rivendicare una priorità. Supponiamo di aver depositato un marchio nazionale e di averlo poi mostrato in occasione di un evento fieristico. Supponiamo ora che un concorrente in malafede lo copi e lo registri a livello comunitario: la sua data di deposito sarà quella di presentazione della domanda mentre se lo estendiamo anche noi a livello comunitario possiamo rivendicare la priorità e far retroagire la data del deposito comunitario a quella nazionale.

Così facendo, ci si ritrova con un marchio comunitario uguale ed anteriore a quello del concorrente e si può agire contro di esso per contraffazione. Ad esempio per un marchio la legge dice che è possibile agire per contraffazione anche se trattasi di un marchio simile per il medesimo settore merceologico in base alla Classificazione di Nizza (ne abbiamo parlato qui).

Ci sono però delle regole da rispettare per poter rivendicare una priorità: la prima e più importante riguarda il tempo massimo che si ha a disposizione per rivendicare una priorità. A partire dalla data del deposito nazionale, si può rivendicare una priorità solo se si estende a livello comunitario/internazionale entro il tempo massimo di:

• brevetto – 12 mesi
• disegno – 6 mesi
• marchio – 6 mesi

Due altri importanti requisiti sono:

1. i due marchi/disegni/brevetti nazionale e comunitario/internazionale devono essere uguali;
2. il titolare deve essere lo stesso.

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fondi ancora disponibili con il bando “marchi+”

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E’ ancora aperto il bando “marchi +” del Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale; il bando è diventato operativo nel 2012 e ne abbiamo già dato notizia in questo sito (clicca qui per dettagli). Oggi, a distanza di circa 2 anni, i fondi messi a disposizione non sono ancora esauriti.

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese che potranno godere dell’agevolazione messa a disposizione sino ad un massimo di 15.000 €. Tra le spese ammissibili sono incluse quelle per la progettazione del marchio, le ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito dei marchi e le tasse di deposito della domanda.

E’ necessario però che tra il 7 maggio 2012, data di pubblicazione del bando sulla G.U., e la data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti abbiano effettuato un deposito per una domanda di marchio comunitario anche già depositato a livello nazionale oppure il deposito di una domanda di estensione internazionale relativa ad un marchio già depositato a livello nazionale o comunitario od infine il deposito di una domanda di estensione internazionale ad altri paesi per un marchio esteso a livello internazionale prima del 7 maggio 2012. Per approfondimenti e modulistica:

http://www.progetto-tpi.it/P42A15C3S1/Bando-e-modulistica.htm

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chiariamo il significato di marchio internazionale

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AGGIORNATO IL 17/06/2024

È opportuno chiarire che un marchio internazionale NON significa che vale in tutti i Paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali Paesi extra-UE registrare il proprio marchio; quando cioè si registra un marchio internazionale si sceglie in quali Paesi farlo valere. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione dei Paesi scelti.

Il costo di un marchio internazionale dipende quindi da quali e quanti Paesi vengono designati poiché, come è facile intuire, le tasse variano da Paese a Paese. L’agevolazione di una registrazione come marchio internazionale sta nel fatto che invece di fare tanti depositi quanti sono i Paesi d’interesse è sufficiente un unico deposito per essere protetti nei Paesi designati.

Prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisogna comunque obbligatoriamente:

1. essere titolari di un marchio registrato (oppure averne presentato la domanda) a livello nazionale o comunitario, identico a quello che si intende depositare come internazionale;

2. essere titolare di uno stabilimento industriale o commerciale presente sul territorio di uno Stato membro dell’Accordo di Madrid oppure essere in possesso della cittadinanza o avere il domicilio in uno di questi Stati.

Analizziamo il primo punto: dopo l’operazione di registrazione di un marchio nazionale o comunitario, il titolare potrà estenderlo a livello internazionale entro 6 mesi rivendicando la priorità, il che permette di far retroagire gli effetti del deposito internazionale alla data del deposito nazionale (o comunitario). Se lo si estende dopo i 6 mesi esso avrà efficacia da quella specifica data di deposito e non si avrà alcun effetto retroattivo.

L’ufficio di riferimento dove depositare la domanda è lo stesso dove ci si è recati per il deposito dell’identico marchio nazionale o comunitario; una volta effettuato il deposito, l’ufficio stesso provvederà a trasmetterlo alla WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). La registrazione internazionale dura 10 anni dalla presentazione della domanda e può essere rinnovata ogni 10 anni.

Se a livello internazionale c’è un rifiuto della domanda da parte di uno stato designato, la registrazione resterà efficace negli altri stati che lo hanno accettato. Durante i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti del nazionale o comunitario di partenza; con lo scadere dei 5 anni il marchio internazionale diventa indipendente e se decade quello d’origine, il secondo resta in piedi.

Attraverso la nostra comoda piattaforma online, è possibile procedere con l’acquisto del servizio di registrazione di un marchio nazionale o comunitario propedeutico alla registrazione di un marchio internazionale (cliccare qui).

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tutelarsi è necessario perchè i Cinesi non sono stupidi

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AGGIORNATO IL 23/09/2024

Partiamo dall’ipotesi che vogliate ritagliarvi una  piccola fetta di quell’immenso mercato che è la Cina e che quindi stiate muovendo i primi passi; la prima cosa che dovete avere molto bene in mente è che i Cinesi sono molto “svegli” e prontissimi (oltre che rapidissimi) ad  approfittare di ogni spiraglio di azione che gli viene lasciato.

Non siate quindi sprovveduti e non fate l’errore di pensare che la Cina sia ancora quel Paese arretrato di qualche decennio fa. Una decina di anni fa la Cina è entrata a far  parte dell’OMC (è entrata cioè nel mercato globale) e da allora non solo ha avuto una progressione economica straordinaria, ma le sue aziende hanno anche capito benissimo come muoversi abilmente nel mercato globale per sopperire alla loro mancanza di “avviamento”.

Questo ritengo sia uno degli aspetti su cui porre maggiore attenzione, ovvero il fatto che le aziende Cinesi hanno spesso bisogno di quell’avviamento commerciale che gli manca. Per chiarire facciamo un esempio: un’azienda Italiana arriva a disporre di un marchio con delle credenziali (notorietà, fama di affidabilità, serietà ecc.) dopo anni di attività ed investimenti, creando quell’avviamento che invece manca attualmente alla stragrande maggioranza di aziende Cinesi.

Ecco quindi il motivo principale per cui un’azienda Cinese cercherà di impadronirsi del vostro marchio, o  brevetto, o altro titolo di Proprietà Intellettuale: poter disporre di un avviamento commerciale che non ha, per potersi espandere ed aggredire il mercato. Essa quindi sfrutterà qualsiasi opportunità a sua disposizione, a meno che non siete attenti e non adottiate degli accorgimenti, o meglio ancora una strategia preventiva.

Il PRIMO passo da compiere, prima ancora di pensare a come meglio muoversi, è quello di tutelarsi registrando il proprio marchio, brevetto, design, anche in Cina; l’Ing. Giovanni de Sanctis, ex-direttore dell’IPR Desk di Pechino, lo sportello a disposizione delle imprese Italiane per la tutela dei marchi (oggi purtroppo non più operativo), fornisce qualche dato: su più di un centinaio di aziende monitorate, solo il 15% aveva preso una qualche precauzione.

Le ragioni di ciò vanno ricercate principalmente in

1. una immagine antiquata della Cina
2. una scarsa conoscenza del contesto legislativo cinese
3. una limitata fiducia verso l’attuazione delle norme

Del punto 1 si è già accennato: la Cina è oggi un Paese in rapidissima evoluzione e con una strategia di crescita ben definita e supportata dalle istituzioni. Circa il punto 2, si tenga presente che la Cina possiede ormai una normativa all’avanguardia ed in continuo aggiornamento. Riguardo infine il punto 3, si fa notare che l’applicazione delle norme nei tribunali delle grandi città è efficace.

Prendendo atto di tutto ciò, è doveroso muoversi pensando ai Cinesi non come un popolo di sprovveduti ed arretrati, bensì come un esercito di agguerritissime e spregiudicate aziende pronte ad appropriarsi di tutto quanto possibile e funzionale al raggiungimento dei propri obbiettivi. Se per esempio un’azienda si affaccia ad una fiera senza disporre di un marchio registrato in Cina, non è raro il caso di un’azienda locale che copia il marchio e lo registra in Cina a suo nome.

Si può quindi verificare il paradosso che un’azienda Cinese che espone ad una fiera locale ed ha registrato il vostro stesso marchio in Cina, può impedirvi di partecipare all’evento perché i contraffattori in questo caso siete voi!

E’ opportuno quindi tutelarsi e procedere con la registrazione del Vostro marchio anche in Cina. Attraverso la nostra comoda piattaforma online, è possibile procedere con l’acquisto del servizio di registrazione di un marchio nazionale o comunitario propedeutico alla registrazione di un marchio internazionale (cliccare qui).

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Ing. N. Marzulli
si ringrazia

Ing. G. de Sanctis
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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Un bando per i marchi comunitari ed internazionali

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Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, è stato pubblicato il bando predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale da parte delle imprese.

Con questa iniziativa si vogliono stimolare le micro, piccole e medie imprese italiane a registrare i marchi all’estero attraverso la concessione di un’agevolazione. L’importo dell’agevolazione può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.

L’impresa può presentare più domande di registrazione di marchi e le agevolazioni non potranno superare, in questo caso, 15.000,00 euro per impresa. Le domande di agevolazione possono essere presentate ad Unioncamere a partire dal 4 settembre 2012 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse complessivamente a disposizione per le agevolazioni in favore delle imprese sono pari ad euro 4.500.000,00 e saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Unioncamere  infoimprese@progetto-tpi.it oppure visitare il sito http://www.unioncamere.gov.it/. È altresì possibile visitare il sito dell’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Fonte UIBM

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La registrazione di un Marchio Internazionale

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AGGIORNATO IL 20/06/2022

Prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale o comunitario. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.

Ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi.  E’ necessario compilare il modello MM2 (cliccare qui per scaricare qualsiasi modulo) il quale va presentato direttamente alla WIPO oppure presso una qualunque Camera di Commercio. I documenti da presentare sono i seguenti:

1. una domanda di registrazione redatta in bollo da € 16,00;
2. formulario MM2 del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella lingua (inglese o francese);
   a) per la designazione degli Stati Uniti d’America e’ necessario allegare in aggiunta il formulario MM18;
   b) per la designazione dell’Unione Europea è necessario allegare in aggiunta il formulario MM17;
3. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24 ;
4. ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI (l’importo, da corrispondersi in Franchi Svizzeri, può essere determinato con il “fee calculator“);
5. Verbale di deposito in duplice copia. Sulla copia rilasciata quale ricevuta dell’avvenuto deposito dovrà essere applicato un Diritto di Segreteria da euro 43 + 1 Marca da Bollo da euro 16,00.

Un’altra differenza tra le due normative, è che l’Accordo di Madrid prevede che la procedura debba essere seguita in lingua francese, mentre nel Protocollo di Madrid, o Accordo e Protocollo insieme, la procedura può essere trattata sia in francese che in inglese.

Ricordiamo che marchio internazionale non significa mondiale, cioè non significa che vale in tutti i paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali paesi extra-UE registrare il proprio marchio. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione del paesi scelti (ne abbiamo parlato qui).

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AGGIORNATO IL 30/09/2024

L’ufficio dell’ OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) oppure WIPO nella dizione anglosassone, ha sede a Ginevra e gestisce i più importanti trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale. WIPO sovrintende quindi alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e design, offrendo altresì l’opportunità di depositare le domande telematicamente.

Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid; ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi.

Da ciò deriva la principale differenza tra i due trattati: nel caso in cui il Paese designato per la registrazione del marchio internazionale adotti il solo Accordo di Madrid, allora il marchio nazionale preventivamente depositato dev’essere già registrato.

Viceversa, nel caso in cui il Paese designato adotti il Protocollo di Madrid, allora la domanda di marchio internazionale si può fare anche sulla base di una semplice domanda nazionale. Il marchio nazionale preventivamente depositato, può essere ancora allo stato di domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese.

È importante sottolineare che prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio a livello nazionale o comunitario.

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