quali restrizioni ed obblighi

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AGGIORNATO IL 5/10/2020

Quando si stipula un contratto di licenza relativo ad un brevetto, il licenziante (colui che cede in licenza il brevetto) ed il licenziatario (colui che acquisisce la licenza) si accordano ponendo le condizioni ed i limiti entro i quali potrà avvenire lo sfruttamento del brevetto.

E’ interessante pertanto conoscere e analizzare gli obblighi ed i limiti più comuni solitamente previsti in un contratto di licenza.

Diciamo subito che uno dei limiti lo abbiamo anticipato in un precedente nostro articolo quando abbiamo parlato dei “limiti territoriali” che il licenziatario deve rispettare se la sua licenza non è esclusiva ed è quello di non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante, nonchè quello di astenersi dal fabbricare o commercializzare il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari.

Un altro limite è quello che impedisce al licenziatario di concedere l’autorizzazione ad altre imprese per l’utilizzo dell’invenzione nel territorio protetto dalla licenza (c.d. divieto di sublicenze).

Poi vi è anche il possibile limite per il licenziatario della “qualità del prodotto”, intesa come la qualità minima rapportata a parametri oggettivi e misurabili che deve possedere il prodotto di cui all’invenzione oggetto di licenza. 

(altro…)

cos’è e quando riesce ad aggirare una licenza di brevetto

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AGGIORNATO IL 10/05/2021

Solitamente quando si stipula un contratto di licenza relativo ad un brevetto, vengono inserite delle “restrizioni territoriali” consistenti nel fatto che ogni licenziatario (colui che acquisisce la licenza del brevetto) deve rispettare i limiti territoriali imposti contrattualmente, ossia

• non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante (il titolare del brevetto);
• astenersi dal fabbricare o commercializzare il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari.

Sappiamo che un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (licenziante) concede il permesso ad un altro soggetto (licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito di accordo (ne abbiamo parlato qui).

Il caso delle “importazioni parallele” turba i limiti territoriali previsti dai contratti di licenza (in parte aggirandoli). Nell’Unione Europea vige la regola generale della libertà nella circolazione delle merci. In virtù di ciò chiunque è libero di acquistare i prodotti in un determinato Paese in cui opera un determinato licenziatario, per poi rivenderli in un differente territorio in cui opera in esclusiva un altro licenziatario (o il licenziante stesso): queste sono le “importazioni parallele”.

Le importazioni parallele sono quindi praticate da un importatore non ufficiale, cioè che opera al di fuori della sua competenza territoriale, e possono essere contrastate solo se sussistono determinate condizioni. Infatti agli imprenditori europei viene data la possibilità di formare delle reti di distribuzione selettiva, cioè si tratta di accordi “verticali” tra imprese che operano in regime di non concorrenza.

In realtà gli accordi di distribuzione sono vietati dalla legge perchè limitano la produzione e il gioco della concorrenza. Nonostante il divieto però possono essere introdotte delle deroghe attraverso delle clausole che impediscano le importazioni parallele. Lo scopo è quello di proteggere il soggetto che opera esclusivamente su quel territorio.

Concretamente, ribadiamo che in un contratto di licenza il licenziatario non potrà concedere l’autorizzazione ad altre imprese per l’utilizzo dell’invenzione nel territorio protetto dalla licenza e a sua volta non potrà utilizzare l’invenzione nel territorio europeo dove opera il licenziante; inoltre non potrà utilizzare il prodotto nei paesi europei degli altri licenziatari ma solo nel proprio.

Alla luce di ciò, facciamo un esempio e supponiamo che un licenziatario tedesco firmi un contratto di licenza con un licenziante italiano: in questo caso il primo sarà tenuto alla vendita solo nel suo territorio cioè in Germania e non potrà ad esempio esportarlo in Italia per non ledere gli interessi del secondo. Il limite alla concorrenza per il licenziatario è territoriale e pertanto non potrà accaparrarsi la clientela al di fuori del proprio raggio territoriale d’azione.

L’esempio potrebbe diventare più complesso se fossero i clienti di altri Paesi a cercare il licenziatario di un determinato Paese estero: anche questa concorrenza è vietata ma solo per cinque anni. Si parla in questo caso di esclusiva territoriale che potrebbe essere aggirata da terzi perchè acquistando da chiunque, licenziante e/o licenziatari, potrebbero poi decidere di rivenderli ovunque.

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
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Si incentiva lo sviluppo dell’innovazione

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Il presente bando della regione Lazio, mira a supportare gli investimenti finalizzati all’aumento del grado di innovazione e competitività delle micro e piccole imprese aventi sede nella regione. Leggendo la lista delle spese ammissibili, si scopre che rientrano a vario titolo anche brevetti, contratti di licenza, accordi di segretezza, know-how ed altro. Ne pubblichiamo quindi il bando completo:

Denominazione e descrizione bando

Avviso Pubblico – VOUCHER PER L’ INNOVAZIONE

POR F.E.S.R. 2007/2013 – Regione Lazio
Asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 2 – Sostegno agli investimenti innovativi nelle PMI

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011

Il presente voucher è finalizzato al rafforzamento della competitività del sistema produttivo attraverso la promozione dei programmi di investimento finalizzati all’acquisizione di servizi per l’innovazione, strumentali allo sviluppo di programmi imprenditoriali innovativi e relativi alla gestione della proprietà intellettuale, alla Technology intelligence, al supporto all’utilizzo del design e all’upgrading organizzativo.

Enti promotori

Regione Lazio; Finanziaria Laziale di Sviluppo FILAS S.p.A.

Termini e scadenza

Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate fino al 30 giugno 2013.

Beneficiari

Micro e piccole imprese di produzione e/o di servizi alla produzione, costituite da almeno 6 mesi ed aventi una sede operativa nel territorio regionale.

Importo

Contributo a fondo perduto fino al 70% dell’investimento ammissibile e comunque compreso entro i massimali riportati nella tabella del bando. Fondi disponibili: 4 milioni di euro.

Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della richiesta di contributo e completati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, finalizzati all’acquisizione di servizi per l’innovazione, strumentali allo sviluppo di programmi imprenditoriali innovativi. In particolare, tra gli investimenti ammessi ad agevolazioni rientrano i servizi finalizzati ad aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale. Si individuano a titolo esemplificativo:

• Assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento e sull’estensione della brevettazione;
• Supporto alla valorizzazione e alla consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale;
• Supporto tecnico nella definizione dei contratti e gestione della proprietà intellettuale (predisposizione ed attivazione di contratti di segretezza, contratti di licenza, know-how);
• Supporto alla definizione del regime di proprietà intellettuale per progetti collaborativi anche con partner esteri;
• Partner search per lo sfruttamento commerciale dei brevetti.

Riferimenti

Bando
Regione Lazio
FILAS S.p.A.
POR FESR Lazio 2007-2013

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