Possono coesistere?

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Il nome di dominio, comunemente definito come indirizzo Internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (sito). Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio: cosa succede quando marchio e nome a dominio sono simili o uguali tra di loro?

Se parliamo della registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà, allora ci riferiamo alla pratica scorretta del “cybersquatting”: il fine è quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio. In questo caso il titolare del marchio registrato anteriormente può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.

Supponiamo invece che il marchio non sia noto e che ci sia una successiva registrazione di un nome a dominio uguale: in questo caso il marchio sarà protetto solo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non avrà una tutela ultramerceologica (ne abbiamo parlato qui). La registrazione del nome a dominio potrà quindi avvenire a condizione che i prodotti/servizi trattati nel sito siano differenti da quelli per i quali è stato registrato il marchio esistente.

Supponiamo invece il contrario e cioè che un nome a dominio sia seguito dalla registrazione di un identico marchio nella stessa classe di prodotti /servizi: in questo caso il titolare del nome a dominio può impedire la registrazione di un marchio per prodotti identici o simili solo se il nome a dominio abbia acquisito notorietà nazionale. Naturalmente tale notorietà va provata.

Vedi anche:

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E’ possibile senza il consenso del titolare?

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AGGIORNATO IL 04/11/2024

Sarà capitato a tutti di notare in un film o in uno spot, durante alcune riprese, la presenza di prodotti di marchi noti e di domandarsi se ciò sia possibile e permesso anche senza il consenso del titolare. Come regola generale l’uso di un marchio identico altrui registrato senza il consenso del suo titolare per prodotti identici o affini è vietato perchè tale uso potrebbe generare confusione nel consumatore circa l’origine del prodotto/servizio.

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo se lo autorizzi, l’utilizzo di:

• un segno identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato;
• un segno simile al proprio marchio, per prodotti o servizi identici o simili, perchè a causa dell’identità o somiglianza può generare confusione per il pubblico.

Quando invece si è di fronte ad un marchio famoso è bene sottolineare che quest’ultimo gode di una tutela ultramerceologica (cioè si può considerare tutelato in tutte le classi), questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità (ne abbiamo parlato qui).  

Non tutti sanno però che l’uso di un marchio registrato altrui per fini meramente descrittivi invece non è vietato. Un esempio pratico lo abbiamo in una recente sentenza del Tribunale di Milano che vedeva come protagonisti della controversia da un lato la società titolare del marchio “Mocio” e dall’altro la Twentieth Century Fox, la nota casa cinematografica che utilizzava in un suo film “Joy” il marchio suddetto senza autorizzazione.

Secondo il Tribunale l’uso del marchio nell’opera cinematografica non è finalizzato a contraddistinguere prodotti e/o servizi, non ha natura commerciale bensì l’utilizzo del termine “mocio” ha una funzione puramente descrittiva. L’uso di un marchio altrui invece è illecito quando ha finalità commerciale per contraddistinguere prodotti e/o servizi uguali o simili, quando cioè trae un vantaggio economico dall’utilizzo del marchio.

Ad esempio è illecito l’utilizzo, da parte degli influencers, di un marchio altrui sui social media senza autorizzazione, quando ha natura commerciale e scopo pubblicitario, in quanto lesivo dei diritti esclusivi del titolare del marchio (ne abbiamo parlato qui). 

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