Quando un marchio è nuovo

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AGGIORNATO L’ 11/11/2024

La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo, cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio, noto al pubblico, che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica. Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

Inoltre, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso. 

Pertanto, una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre utile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti.

Anche se la ricerca di anteriorità non è obbligatoria ai fini del deposito del marchio è comunque fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare (ne abbiamo parlato qui).

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Quando la novità viene esclusa

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AGGIORNATO IL 09/12/2024

La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica (ne abbiamo parlato qui). Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. E’ importante non trascurare anche i marchi non registrati (cosiddetti “di fatto”) ma comunque identici o molto simili. In questi casi potrebbe subentrare il “diritto di preuso” che proteggerebbe chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi toglie quella novità che un marchio registrato posteriormente dovrebbe avere e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Quindi affinché possa venir meno la novità per un marchio da registrarsi successivamente ad un marchio non registrato ma in uso ed affermare il diritto di preuso, è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti:

1. l’uso
2. la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione al mercato di riferimento a livello territoriale nel quale il marchio preusato riceve protezione. Ad esempio nel caso di notorietà del marchio anteriore a livello locale, il marchio posteriore potrebbe essere regolarmente registrato non essendogli precluso il requisito della novità: il titolare preutente potrà continuare nell’uso del marchio solo circoscrivendolo alla diffusione locale ed il titolare del marchio registrato posteriormente potrà utilizzarlo nell’ambito del suo mercato di riferimento.

Circa gli altri requisiti che un marchio deve possedere (capacità distintiva  e liceità) vi invitiamo a leggere questo articolo.

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Come scegliere la classe giusta

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AGGIORNATO IL 02/12/2024

Prima di procedere con la registrazione di un marchio, sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

Le classi da cui è composta la Classificazione di Nizza sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi: nel momento in cui si designano una o più classi, ci si tutela impedendo ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe.  L’elenco di prodotti e servizi inseriti in una domanda di marchio può essere ridotto ma non ampliato: in altri termini, non è possibile aggiungere successivamente al deposito altri prodotti, servizi o classi.

A tal fine, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che il marchio contraddistinguerà al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi che potenzialmente si desidererà trattare in futuro. Se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale perchè non è possibile successivamente aggiungere classi ad un marchio già registrato.

Ricapitolando è quindi fondamentale:

1. scegliere la classe/classi individuando i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si intende depositare;
2. pensare all’atto del deposito anche ai possibili sviluppi futuri aggiungendo prodotti/servizi che si ritiene di trattare anche in un momento successivo.

Inoltre, è bene sapere che, se la registrazione di un marchio uguale o simile avviene in una classe differente da quella scelta, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente. Questo può accadere ad esempio nel caso di tutela ultramerceologica, cioè della tutela estesa a tutte le classi, come avviene per i marchi famosi, al fine di impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà del marchio (ne abbiamo parlato qui).

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E’ possibile senza il consenso del titolare?

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AGGIORNATO IL 04/11/2024

Sarà capitato a tutti di notare in un film o in uno spot, durante alcune riprese, la presenza di prodotti di marchi noti e di domandarsi se ciò sia possibile e permesso anche senza il consenso del titolare. Come regola generale l’uso di un marchio identico altrui registrato senza il consenso del suo titolare per prodotti identici o affini è vietato perchè tale uso potrebbe generare confusione nel consumatore circa l’origine del prodotto/servizio.

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo se lo autorizzi, l’utilizzo di:

• un segno identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato;
• un segno simile al proprio marchio, per prodotti o servizi identici o simili, perchè a causa dell’identità o somiglianza può generare confusione per il pubblico.

Quando invece si è di fronte ad un marchio famoso è bene sottolineare che quest’ultimo gode di una tutela ultramerceologica (cioè si può considerare tutelato in tutte le classi), questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità (ne abbiamo parlato qui).  

Non tutti sanno però che l’uso di un marchio registrato altrui per fini meramente descrittivi invece non è vietato. Un esempio pratico lo abbiamo in una recente sentenza del Tribunale di Milano che vedeva come protagonisti della controversia da un lato la società titolare del marchio “Mocio” e dall’altro la Twentieth Century Fox, la nota casa cinematografica che utilizzava in un suo film “Joy” il marchio suddetto senza autorizzazione.

Secondo il Tribunale l’uso del marchio nell’opera cinematografica non è finalizzato a contraddistinguere prodotti e/o servizi, non ha natura commerciale bensì l’utilizzo del termine “mocio” ha una funzione puramente descrittiva. L’uso di un marchio altrui invece è illecito quando ha finalità commerciale per contraddistinguere prodotti e/o servizi uguali o simili, quando cioè trae un vantaggio economico dall’utilizzo del marchio.

Ad esempio è illecito l’utilizzo, da parte degli influencers, di un marchio altrui sui social media senza autorizzazione, quando ha natura commerciale e scopo pubblicitario, in quanto lesivo dei diritti esclusivi del titolare del marchio (ne abbiamo parlato qui). 

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Vediamo come

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AGGIORNATO IL 28/10/2024

Se si possiede un marchio noto si ha diritto ad alcune importanti extra-tutele (ad esempio la copertura in tutte le classi), ma com’è facile immaginare è necessario fornire prova di notorietà.
Per dimostrarla l’EUIPO fornisce alcune direttive (art. 8 dell’RMUE) in grado di spiegare quali documenti risultano idonei ai fini di una prova valida. Vediamoli nel dettaglio.

Per determinare il livello di notorietà, si devono prendere in considerazione:

• la quota di mercato detenuta dal marchio, cioè la percentuale delle vendite totali ottenute in un determinato settore del mercato;
• l’intensità dell’uso di un marchio, che può essere dimostrata facendo riferimento al volume delle vendite (cioè al numero di unità vendute) e al giro d’affari (cioè al valore totale di tali vendite) conseguiti relativamente ai prodotti contrassegnati dal marchio;
• l’ambito geografico, cioè l’asserita notorietà del marchio che deve essere abbastanza diffusa, tale da coprire una parte sostanziale del territorio di riferimento;
• la durata del suo uso cioè la longevità del marchio; quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato;
• l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. Ad esempio una campagna promozionale lunga, intensa e diffusa può costituire un forte indizio del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà.

L’EUIPO precisa inoltre che i documenti probatori, dovranno provenire da fonti indipendenti ed autorevoli. Per dimostrare il grado di notorietà (cioè quando il marchio è conosciuto da una parte significativa di pubblico), sono importanti ad esempio i sondaggi di opinione e le indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno. Di norma, quanto più alta è la percentuale di conoscenza del marchio, tanto più agevole sarà presumere che il marchio goda di notorietà.

E’ importante sapere che un marchio famoso gode di una tutela ultramerceologica, cioè si può considerare tutelato in tutte le classi: questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità (ne abbiamo parlato qui). 

Tale comportamento pregiudizievole risulterebbe lesivo dei diritti esclusivi del proprietario del marchio noto: il titolare del marchio non noto non può e non deve sfruttare la notorietà tanto conquistata sul mercato dal marchio rivale registrato anteriormente.

A tal proposito, un fenomeno che merita di essere menzionato riguarda l’attuale figura degli influencers e l’uso del marchio notorio altrui da parte di questi senza autorizzazione (ne abbiamo parlato qui).

(fonte: Euipo)

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Quando è illecito sui social network

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AGGIORNATO IL 25/11/2024

L’uso di marchi altrui senza autorizzazione, da parte degli influencers sui social media, è illecito quando ha natura commerciale e scopo pubblicitario perchè risulta lesivo dei diritti esclusivi del titolare del marchio in pregiudizio della sua notorietà.

Lo hanno stabilito sia il Tribunale di Genova, il quale ha ordinato la rimozione delle immagini illecite, che quello di Milano che ha riconosciuto il rischio di associazione tra i prodotti in occasione di una disputa che vedeva come protagonisti un influencer tedesco e la Ferrari, noto marchio di lusso automobilistico italiano.

Lo stilista influencer, per promuovere i suoi prodotti, avrebbe illecitamente sfruttato la notorietà della casa automobilistica mediante pubblicazione su Instagram di immagini in cui venivano riprodotte le sue calzature accanto alla Ferrari. L’azienda di Maranello contestava l’illegittimo utilizzo commerciale del marchio a danno della sua immagine, comportamento reiterato nel tempo nonostante le numerose diffide.

Quindi la pubblicazione delle immagini, nelle quali venivano immortalate le calzature sulla Ferrari, non potevano avere altra finalità se non quella di trarne un vantaggio commerciale e lasciavano anche intendere erroneamente un’associazione tra prodotti cioè un accordo tra lo stilista e la leggendaria azienda icona del made in Italy.

Per completezza, il Tribunale di Genova ha anche precisato che vi è liceità nell’uso di segni altrui solo quando:

1. l’utilizzo sia stato autorizzato dal titolare del segno distintivo;
2. le immagini in cui il marchio appare “possano comunicare al pubblico un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone”.

E’ bene ribadire che quando si è di fronte ad un marchio famoso  quest’ultimo gode di una tutela ultramerceologica (cioè si può considerare tutelato in tutte le classi). Questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte), lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità.

Inoltre per sapere se un marchio è noto o meno si fa riferimento ad alcuni fattori, quali la presenza diffusa sul mercato, gli investimenti pubblicitari, la conoscenza e riconoscibilità tra gli utenti (ne abbiamo parlato qui).

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il caso “riminifiera”

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AGGIORNATO IL 29/03/2021

Un marchio inizialmente debole perché privo di originalità può acquisire successivamente notorietà e trasformarsi in un marchio forte: è quello che è accaduto al marchio “Riminifiera” il cui uso protratto nel tempo gli ha donato carattere distintivo e notorietà.

“Riminifiera” è un marchio puramente descrittivo e quindi inizialmente debole perché composto da due parole (“rimini” e “fiera”) le quali non garantiscono nessuna originalità; la prima è infatti un luogo geografico, mentre l’altra è un termine assolutamente generico.

In generale, termini o espressioni che sono di uso comune indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva, il che si traduce in una maggiore difficoltà di tutela in caso di lite. Il marchio forte è invece molto fantasioso e più facile da difendere (ne abbiamo parlato qui).

Il marchio “Riminifiera” ha acquisito capacità distintiva attraverso il fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui) e quindi è maggiormente tutelabile; esso inoltre ha ottenuto la cosiddetta “tutela ultramerceologica”, cioè una tutela estesa a tutte le classi. Infatti quando un marchio è noto si può considerare tutelato in tutte le 45 classi della Classificazione di Nizza.

La “tutela ultramerceologica” garantita dalla legge serve ad impedire che dei terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui e ad evitare di generare confusione nel consumatore (ne abbiamo parlato qui).

Così si è pronunciata la Suprema Corte (Cassazione n. 14342/03) sul marchio “Riminifiera” riconoscendone la titolarità alla Rimini Fiera Spa, che per vent’anni lo ha utilizzato come marchio di fatto sia a livello nazionale che internazionale. Il preuso ne ha determinato l’uso esclusivo rendendo nullo un marchio simile registrato dalla Riminifiere Srl la quale, giocando scorrettamente sul tempo, aveva l’ intento di appropriarsi del noto marchio eliminando la società rivale.

L’uso protratto nel tempo del marchio di fatto “Riminifiera”, ha permesso alla società di acquisire quella notorietà tale da essere facilmente riconoscibile da parte di un utente medio. “Riminifiera” si è rafforzato con l’utilizzo continuo riuscendo, grazie a mirate campagne di comunicazione, a conquistare quel carattere distintivo idoneo a contraddistinguerlo da servizi simili.

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