Quando la novità viene esclusa

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AGGIORNATO IL 09/12/2024

La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica (ne abbiamo parlato qui). Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. E’ importante non trascurare anche i marchi non registrati (cosiddetti “di fatto”) ma comunque identici o molto simili. In questi casi potrebbe subentrare il “diritto di preuso” che proteggerebbe chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi toglie quella novità che un marchio registrato posteriormente dovrebbe avere e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Quindi affinché possa venir meno la novità per un marchio da registrarsi successivamente ad un marchio non registrato ma in uso ed affermare il diritto di preuso, è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti:

1. l’uso
2. la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione al mercato di riferimento a livello territoriale nel quale il marchio preusato riceve protezione. Ad esempio nel caso di notorietà del marchio anteriore a livello locale, il marchio posteriore potrebbe essere regolarmente registrato non essendogli precluso il requisito della novità: il titolare preutente potrà continuare nell’uso del marchio solo circoscrivendolo alla diffusione locale ed il titolare del marchio registrato posteriormente potrà utilizzarlo nell’ambito del suo mercato di riferimento.

Circa gli altri requisiti che un marchio deve possedere (capacità distintiva  e liceità) vi invitiamo a leggere questo articolo.

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Un requisito imprescindibile

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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. Questi requisiti valgono indistintamente per tutti i marchi, anche per i marchi sonori. Apriamo una piccola parentesi e vediamo che cosa caratterizza un marchio sonoro ed il suo significato.

Il marchio sonoro appartiene alla categoria dei cosiddetti marchi invisibili che comprende tutti i marchi che non possono essere percepiti visivamente, in quanto costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni ( ne abbiamo parlato qui). Ci domandiamo se è possibile riconoscere un prodotto attraverso il suono. La risposta è affermativa. A titolo esemplificativo citiamo la Mc Donald’s Corporation, una delle più famose catene di fast food al mondo, diventata celebre anche grazie al suo popolare jingle. 

Pertanto un marchio sonoro in quanto tale deve possedere tutti i requisiti propri dei marchi. Questo concetto è stato di recente precisato dal Tribunale dell’Unione Europea. Il caso riguarda il deposito come marchio comunitario di un file audio presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), rigettato prima dallo stesso ufficio perchè privo del carattere distintivo e confermato poi sia dalla Commissione Euipo che dal Tribunale dell’Unione Europea.

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea il consumatore finale deve essere in grado di collegare immediatamente il suono di un prodotto all’azienda che lo produce, cioè il marchio sonoro deve permettere al consumatore di percepirlo come marchio e non come elemento di natura funzionale privo di caratteristiche intrinseche proprie.

Difatti, nel caso di specie, il marchio sonoro riproduce il semplice suono provocato dall’apertura di una lattina contenente una bevanda gassata: quindi un elemento puramente funzionale privo di quella distintività che permette ad un consumatore medio di riconoscere il prodotto e di collegarlo alla casa madre distinguendolo da altre bevande.

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Quando può essere vincente

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Gli acronimi sono dei nomi di fantasia composti dalle iniziali di altre parole. L’acronimo è spesso adoperato dalle aziende per caratterizzare l’insegna o il nome della ditta o anche come marchio per contraddistinguere la vendita di prodotti e/o servizi.

Nella maggior parte delle volte, con i dovuti accorgimenti, registrare un acronimo come marchio potrebbe risultare una scelta vincente in termini di originalità, novità e forza. Facciamo degli esempi pratici.

Sorprenderà sapere che alcuni brand famosi in tutto il mondo come IKEA, la nota multinazionale di arredamento e la LEGO famosa per i suoi mattoncini, sono degli acronimi. Anche ad esempio, solo per citarne alcuni, l’italiano marchio automobilistico FIAT significa “Fabbrica Italiana Automobili Torino”, o il termine NASA proprio dell’Agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America deriva da National Aeronautics And Space Admnistration. Ma vediamo quando è possibile registrare un acronimo come marchio senza incorrere in errori.

Il primo errore da evitare se vogliamo depositare come marchio un acronimo è registrare la dicitura composta da tutto, cioè anche dalle parole che la spiegano. In questo caso alta è la probabilità che il marchio venga rifiutato dall’UIBM in caso di marchio nazionale o dall’EUIPO nel caso di un comunitario, questo perchè i termini generici o di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.) come, tornando all’esempio, “Fabbrica Italiana Automobili Torino” o quelli solo descrittivi, cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresentano (ad es. bella casa), non possono essere registrati come marchio(ne abbiamo parlato qui).

Pertanto prima di registrare un acronimo consigliamo di:

• depositare solo il termine creato dall’acronimo non la sua spiegazione;
• creare un acronimo non troppo lungo perchè potrebbe risultare difficile da memorizzare;
• creare un acronimo composto da almeno 4 lettere perchè se più breve potrebbe essere già stato registrato come sigla.

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

Supponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

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Le banche dati per le ricerche

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AGGIORNATO IL 3/05/2021

Per poter brevettare un’invenzione uno dei requisiti che essa deve possedere è quello della novità in senso assoluto, ovvero non dev’essere mai stata realizzata in nessuna parte del mondo. Ciò implica che il brevetto di un’invenzione non del tutto nuova, sarà dunque inefficace oltre che facilmente annullabile e difficilmente concedibile.

Il requisito di novità implica quindi l’opportunità di una ricerca di anteriorità per sondare lo stato della tecnica nota e accertare il carattere di novità della propria invenzione, ma qui sorge il problema principale: non esiste un’unica banca dati che raccoglie tutti i brevetti del mondo. Inoltre, molti Paesi non dispongono affatto di banche dati informatizzate dalle quali attingere le schede complete dei brevetti in esse presenti.

La conseguenza di tutto ciò è che la ricerca di anteriorità di un brevetto, non potrà mai considerarsi del tutto completa ed esaustiva. Ciononostante, è utilissimo consultare le banche dati disponibili al fine di accertarsi che, almeno in queste, non ci sia nulla di analogo a ciò che intendiamo brevettare.

Attenzione quindi, se in una banca dati troviamo un brevetto simile, allora potrebbe venir meno il requisito di novità, se però non troviamo nulla non possiamo considerarci al sicuro, poichè un brevetto analogo potrebbe esistere in una banca dati non informatizzata.

Detto ciò, la ricerca potrà essere svolta in autonomia o avvalendosi di uno studio specializzato nel settore che condurrà la non-facile ricerca. Coloro che volessero effettuare una ricerca in autonomia, potranno interrogare gratuitamente alcune banche dati che forniscono informazioni complete e dettagliate (descrizione, rivendicazioni, disegni) sui brevetti in esse presenti. I principali siti online per la consultazione delle banche dati sono:

• UIBM – fornisce una banca dati consultabile gratuitamente, in cui è possibile conoscere i titoli dei brevetti depositati in Italia, consentendo di impostare la ricerca secondo diversi parametri;

• Espacenet – è il database fornito sempre gratuitamente dall’EPO per effettuare la ricerca in ambito internazionale;

A questi principali se ne aggiungono diversi altri tra i quali segnaliamo Google Patents che attinge ad un database di oltre 7 milioni di brevetti.

Ribadiamo che questa ricerca “fai da te” rende una prima idea della convenienza o meno a procedere nella brevettazione della propria invenzione, ma non costituisce senz’altro il punto di arrivo della ricerca, piuttosto un primo step per comprendere se ci si deve fermare subito o proseguire nello studio di fattibilità del brevetto che si intende depositare.

Ricordiamo infine che con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi (ne abbiamo parlato qui).

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