cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

Supponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

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