I casi che si possono verificare

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AGGIORNATO IL 12/10/2020

Un marchio è scaduto quando non è stato rinnovato alla sua scadenza; in tal caso vediamo come ci si può comportare:

1. si può utilizzare il marchio scaduto senza registrarlo ex-novo;
2. si può registrarlo ex-novo.

Nel primo caso, diciamo che il marchio scaduto diventa di “pubblico dominio” e pertanto chiunque può utilizzarlo; questo è però un limite perchè nessuno gode dell’uso esclusivo e pertanto si potrebbe verificare il caso in cui più soggetti utilizzano lo stesso marchio.

Nel secondo caso, diciamo invece che se qualcuno desidera registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva è importante sapere che:

• dalla scadenza di un marchio devono trascorrere obbligatoriamente 2 anni per poter essere nuovamente registrato e riacquistare il requisito della “novità”.

Questo lasso di tempo consente infatti di far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare la “novità” necessaria in caso di nuova registrazione (ne abbiamo parlato qui).

Difatti uno dei requisiti fondamentali per il deposito di un marchio è la novità: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore che risulta identico o simile e già registrato nella medesima classe di prodotti e/o servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza, cioè ormai ben noto al pubblico.

La Suprema Corte in una recente sentenza ha precisato un importante aspetto: non vi è malafede in caso di registrazione di un marchio identico a un marchio già registrato in precedenza, non rinnovato, di proprietà altrui, quando il marchio precedente abbia definitivamente cessato di produrre i suoi effetti a causa del mancato uso per un lungo periodo di tempo e che quindi la notorietà non sia ancora presente presso il pubblico.

A questo punto la domanda che può sorgere è: esiste una banca dati dove poter accedere ad un elenco aggiornato di marchi scaduti? La risposta è affermativa, si tratta della banca dati nazionale ufficiale dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che raccoglie tutte le informazioni relative alle domande depositate e a cui è possibile accedere gratuitamente.

Vedi anche:

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c’è qualcosa da sapere

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AGGIORNATO IL  31/10/2022

Un marchio dura 10 anni dalla data di deposito e se non viene rinnovato alla sua scadenza si estingue e diventa di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo liberamente; se però qualcuno volesse registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva, occorre che sia soddisfatta una condizione. Vediamola.

Quando un marchio non viene rinnovato alla scadenza necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare novità in caso di nuova registrazione.

Ricordiamo infatti che affinché un marchio possa essere registrato, deve possedere il requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore identico o simile o già registrato nella medesima classe di prodotti/servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza.

Se dunque si vuole evitare che un proprio marchio, che ha magari acquisito un avviamento nel corso degli anni, diventi di pubblico dominio, è necessario rinnovarlo per ulteriori dieci anni (si può rinnovare di dieci in dieci per un numero infinito di volte).

Per procedere con il rinnovo, ad esempio di un marchio nazionale, si dovrà depositare un’apposita domanda presso l’ufficio brevetti e marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, durante i 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio; la domanda può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o da chi, nel frattempo, ne sia divenuto titolare tramite una trascrizione.

Vedi anche:

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