che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

1. il grado di somiglianza tra i marchi;
2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

Vedi anche:

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Sorvegliare un Marchio

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AGGIORNATO IL 27/06/2022

La sorveglianza di un marchio consente di essere tempestivamente informati del deposito di marchi identici o simili a quello sorvegliato, così da poter depositare un’eventuale opposizione entro i termini fissati dalla Legge; attivare un servizio di sorveglianza significa quindi monitorare i registri e le banche dati mondiali allo scopo di individuare i depositi di domande di registrazione di marchio che potrebbero essere in conflitto con i propri marchi.

Il servizio di sorveglianza viene operato da un professionista specializzato nella Proprietà Intellettuale, e consente di approntare tempestivamente le misure più idonee per far rispettare i diritti derivanti dal proprio marchio. Tra queste citiamo:

• opposizione alla registrazione;
• invio di una lettera di diffida al contraffattore;
• avvio di un’azione legale.

In merito all’opposizione, ricordiamo che risulta attiva la procedura semplificata di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa Italiani: l’opposizione alla registrazione di un marchio italiano può essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale dei marchi pubblicato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Con la diffida si intima invece al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio.

L’azione civile di contraffazione è infine necessaria laddove il presunto contraffattore, non dia seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel marchio.

Il marchio è di grande importanza strategica nel moderno mercato competitivo, e rappresenta un ingente valore patrimoniale in seno al bilancio di un’impresa. Diventa quindi fondamentale la protezione di questo patrimonio immateriale dal rischio di contraffazione operato da concorrenti nazionali ed esteri.

Il servizio di sorveglianza marchi, è quindi essenziale per tutelare e proteggere il patrimonio di un’impresa; tale servizio può essere acquistato cliccando qui.

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