Conosciamo la prova d’uso

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La prima cosa da evidenziare è che quando si registra un marchio in una specifica classe, bisogna poi utilizzarlo per i prodotti/servizi scelti in quella determinata classe. Se nn si procede in questa maniera si corre il rischio di perdere l’utilizzo del marchio in quella classe.

Vediamo il caso del “Think different”, segno denominativo della nota multinazionale statunitense Apple: lo slogan era stato registrato in una determinata classe e alcune aziende concorrenti avevano chiesto la prova d’uso per verificare che il marchio fosse utilizzato proprio in quella classe. La Apple non era riuscita a provarlo se non per i primi anni, mentre per gli anni successivi non era stata più in grado di fornire delle prove efficaci come richiesto dal giudice.

Quando non si è in grado di provare l’uso nella classe scelta, si rischia di perderlo ed è proprio quello che accade alla Apple in quanto il giudice decide infatti di far decadere il marchio per non uso in quella classe specifica.

Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo. Le motivazioni del legislatore trovano fondamento nella necessità di evitare di riempire il registro marchi di segni inutilizzati e di far circolare solo marchi “vivi”.

Importante è sapere (come abbiamo visto nel caso di specie) che l’onere della prova è a carico del titolare del marchio: l’uso effettivo può essere provato con le fatture di vendita, cataloghi e brochure dei prodotti e/o servizi. Per cui, se qualcuno dovesse sollevare questo problema, sarà necessario produrre tutta la documentazione al fine di supportare la prova dell’uso effettivo del marchio ed evitarne quindi la cancellazione (ne abbiamo parlato qui). 

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R 
  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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Cosa accade con il “non uso” del marchio

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AGGIORNATO IL 03/11/2025

Supponiamo di registrare un marchio senza però usarlo subito bensì in un futuro: possiamo usarlo quando vogliamo senza problemi? 

A tal proposito la legge è molto chiara: il marchio deve essere usato altrimenti si può incorrere nella sua decadenza.  Se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro cinque dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso ininterrottamente per cinque anni, il marchio potrebbe decadere per non uso. 

Le motivazioni del legislatore trovano fondamento nella necessità di evitare di riempire il registro marchi di segni inutilizzati e di far circolare solo marchi “vivi”. Ma vediamo all’atto pratico cosa succede.

A partire dalla data in cui si è ottenuto il certificato di proprietà, scatta un periodo di tempo entro il quale utilizzare obbligatoriamente il marchio (in Italia come anticipato è di 5 anni, mentre in Cina ad esempio è di 3 anni), passato il quale senza alcun utilizzo chiunque può rivolgersi all’Ufficio marchi (nel nostro caso è l’UIBM) e chiedere la cancellazione del marchio con la motivazione che questo non è mai stato usato.

Importante è sapere che l’onere della prova è a carico del titolare del marchio: l’uso effettivo può essere provato con le fatture di vendita, cataloghi e brochure dei prodotti e/o servizi. Per cui, se qualcuno dovesse sollevare questo problema, sarà necessario produrre tutta la documentazione al fine di supportare la prova dell’uso effettivo del marchio ed evitarne quindi la cancellazione.

L’onere di utilizzo del marchio è comune a quasi tutti gli Stati e di solito il problema sorge se un soggetto terzo si attiva contro chi ha registrato. Negli Stati Uniti, invece, fra il 5° ed il 6° anno da quando si è ottenuto il certificato di registrazione, spetta al proprietario del marchio dichiarare all’Ufficio marchi che lo stesso è stato effettivamente utilizzato nei 5 anni precedenti.

Non vi è decadenza invece quando:

• il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, per eventi improvvisi ed imprevedibili. Ad esempio nel caso di guerre, calamità naturali, pandemie;
• il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo, indipendente dalla volontà del titolare come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
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Le conseguenze del lockdown

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AGGIORNATO IL 27/10/2025

• Cosa succede se il titolare di un marchio non lo utilizza?
• Il lockdown derivante dalla diffusione del coronavirus che conseguenze ha provocato?
• Quali sono le ripercussioni sulla validità del marchio?

In generale è bene sapere che se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza per non uso del marchio.

E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo. Difatti, in questo caso, non vi è decadenza quando il mancato uso sia indipendente dalla volontà del titolare, come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione o, come è accaduto quest’anno, quando l’ inutilizzo del marchio sia causato da eventi improvvisi ed imprevedibili.

Il mancato utilizzo dei marchi causato dal covid è pertanto legittimato da motivi di prevenzione della crescita epidemica e di salvaguardia di un interesse superiore qual è quello della salute pubblica.

Ma, invece, cosa si intende per uso del marchio?
Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo.

Una pratica molto usata è la registrazione da parte del titolare di marchi simili a quello da lui effettivamente usato: parliamo in questo caso del cosiddetto marchio difensivo (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

• Che significa il SIMBOLO R 
• REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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il non-uso di un marchio può provocarne la decadenza

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AGGIORNATO IL 06/12/2021

Se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza del marchio. Il legislatore all’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale, ha espressamente disciplinato il caso della decadenza del marchio per non uso.

Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

Il legislatore ha voluto in questo modo impedire ad un soggetto di far proprio un segno distintivo senza averlo mai utilizzato in maniera effettiva per 5 anni dalla data di deposito della domanda, sottraendolo al mercato e impedendo ad altri di farne uso. Per ottenere la decadenza del marchio concorrente è necessaria però una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria.

In virtù di ciò, in caso di una disputa legale tra due marchi identici o simili, il titolare di un marchio registrato da 5 o più anni potrebbe incorrere nella richiesta della controparte di fornire la prova dell’effettivo utilizzo del marchio (c.d. “prova d’uso”); una parte potrà cioè pretendere che l’altra parte fornisca la prova dell’effettiva utilizzazione del suo marchio nei 5 anni antecedenti.

La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo. Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo e quindi non dipendente dalla volontà del titolare, come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione.

Una pratica molto usata è la registrazione da parte del titolare, di marchi simili a quello da lui effettivamente usato: parliamo in questo caso del cosiddetto “marchio difensivo”. Lo scopo principale di un “marchio difensivo” è quello di servire da scudo per proteggere un altro marchio (quello principale ossia quello realmente utilizzato) al fine di evitare che altri registrino un marchio simile a quello principale e si può pertanto considerare uno strumento di difesa utilizzato dal titolare del marchio principale.

In quest’ultimo caso la legge prevede che se il marchio d’origine non viene utilizzato non si avrà decadenza per non uso se il titolare sia intestatario di altri marchi simili, di cui almeno uno in uso per gli stessi prodotti o servizi (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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