il non-uso di un marchio può provocarne la decadenza

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AGGIORNATO IL 06/12/2021

Se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza del marchio. Il legislatore all’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale, ha espressamente disciplinato il caso della decadenza del marchio per non uso.

Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

Il legislatore ha voluto in questo modo impedire ad un soggetto di far proprio un segno distintivo senza averlo mai utilizzato in maniera effettiva per 5 anni dalla data di deposito della domanda, sottraendolo al mercato e impedendo ad altri di farne uso. Per ottenere la decadenza del marchio concorrente è necessaria però una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria.

In virtù di ciò, in caso di una disputa legale tra due marchi identici o simili, il titolare di un marchio registrato da 5 o più anni potrebbe incorrere nella richiesta della controparte di fornire la prova dell’effettivo utilizzo del marchio (c.d. “prova d’uso”); una parte potrà cioè pretendere che l’altra parte fornisca la prova dell’effettiva utilizzazione del suo marchio nei 5 anni antecedenti.

La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo. Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo e quindi non dipendente dalla volontà del titolare, come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione.

Una pratica molto usata è la registrazione da parte del titolare, di marchi simili a quello da lui effettivamente usato: parliamo in questo caso del cosiddetto “marchio difensivo”. Lo scopo principale di un “marchio difensivo” è quello di servire da scudo per proteggere un altro marchio (quello principale ossia quello realmente utilizzato) al fine di evitare che altri registrino un marchio simile a quello principale e si può pertanto considerare uno strumento di difesa utilizzato dal titolare del marchio principale.

In quest’ultimo caso la legge prevede che se il marchio d’origine non viene utilizzato non si avrà decadenza per non uso se il titolare sia intestatario di altri marchi simili, di cui almeno uno in uso per gli stessi prodotti o servizi (ne abbiamo parlato qui).

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