E’ possibile?

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La Commissione di ricorso EUIPO di recente si è pronunciata in merito ad una questione che aveva già visto respinta, da parte dell’esaminatore, la possibilità di registrare come marchio un segno raffigurante un emoji, in quanto privo del carattere della distintività.

L’esaminatore aveva ritenuto che un emoji avesse una funzione meramente comunicativa e decorativa, pertanto inidoneo a rimanere impresso nella mente dei consumatori. La domanda in appello veniva poi respinta nuovamente dalla Commissione di ricorso EUIPO, la quale confermava la decisione presa dall’esaminatore, adducendo quale motivazione la mancanza dell’elemento distintivo.

Sappiamo che la distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare o quando ne racconta solo le caratteristiche (ne abbiamo parlato qui).

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Ricorrere ed insistere

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AGGIORNATO IL 26/06/2023

Nel momento in cui si deposita un marchio tridimensionale comunitario se l’Ufficio Euipo lo rigetta per mancanza ad esempio del carattere distintivo, oltre all’ipotesi del ricorso presso la Commissione dei ricorsi, in caso di ulteriore rifiuto, è possibile procedere innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che può decidere di ribaltare la decisione Euipo e concedere la registrazione del marchio tridimensionale.

E’ quanto è accaduto al rossetto “Cylindrique” della nota Maison di lusso francese Guerlain. Dopo due domande di registrazione per marchio tridimensionale respinte sia da parte dell’Ufficio Euipo che della Commissione dei ricorsi per mancanza del carattere distintivo, arriva la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue, la quale ritiene che la forma del rossetto sia alquanto insolita. Proprio questo elemento costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la sua forma risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

I criteri che determinano il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non si discostano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. In questo caso accadrà che un consumatore medio assocerà immediatamente la forma inusuale del rossetto alla casa produttrice e quindi al marchio che lo contraddistingue. Proprio per questo, a giudizio della Corte, il rossetto Cylindrique si guadagna il merito di essere tutelato dall’UE e diventare un marchio registrato.

La Corte infatti motiva la decisione precisando che l’originalità della forma del rossetto che rievoca lo scafo di una barca e la sua posizione orizzontale donano al cosmetico quella distintività propria dei marchi tridimensionali in quanto visivamente si discosta nettamente dagli altri dello stesso genere.

Come regola generale, un altro requisito che deve necessariamente possedere un marchio tridimensionale per poter essere registrato è che la forma non deve essere conseguenza diretta delle sue caratteristiche funzionali (ne abbiamo parlato qui).

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E’ possibile?

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AGGIORNATO IL 23/02/2026

Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un termine in lingua straniera o dialettale ma è obbligatorio fornire la sua traduzione da presentare al momento del deposito della domanda di registrazione marchio.

Ampliamo la domanda: posso utilizzare come marchio una parola in lingua straniera o dialettale che tradotta ha un significato generico o semplicemente descrittivo dei prodotti o servizi che contraddistingue?

Se si tratta di un termine generico, di uso comune o meramente descrittivo dei prodotti/servizi c’è la probabilità che venga rigettato dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi nazionali o dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) per i marchi comunitari, anche se il termine o l’espressione dialettale che si intende registrare come marchio ha un significato, in uso, circoscritto all’ambiente in cui vive un consumatore medio.

Questo concetto è stato chiarito prima dalla Corte di Appello di Firenze e poi in una recente sentenza del 2019 anche il Tribunale di Torino ha precisato che un termine dialettale non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, se percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine comune per identificare quel prodotto, perché privo di distintività in quell’ambiente.

Quindi il termine dialettale non può essere registrato come marchio d’impresa, anche se non conosciuto a livello nazionale, laddove esso sia percepibile nel suo significato descrittivo e generico dal consumatore medio di quel luogo, cioè tale da identificarsi con i prodotti o servizi che contraddistingue.

E’ opportuno quindi apportare modifiche originali al termine dialettale, se generico o di uso comune, tali da donargli carattere distintivo al fine di renderlo idoneo alla registrazione.

Pertanto rimane pienamente valida la regola generale: un termine generico, di uso comune, che si identifica con i prodotti o servizi che contraddistingue, non può essere registrato come marchio.

Ci si domanda allora quale possa essere il nome giusto da attribuire ad un marchio in modo che l’azienda possa caratterizzare al meglio la propria attività, nonchè i suoi prodotti/servizi. Gli aspetti da considerare sono due: uno attiene alla sua efficacia dal punto di vista comunicativo/visivo mentre l’altro interessa la sua efficacia come “marchio” (ne abbiamo parlato qui).

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è possibile farlo

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AGGIORNATO IL 25/01/2021

Uno slogan pubblicitario (o claim) può essere registrato come marchio ma deve averne i medesimi requisiti; in particolare, deve possedere:

• novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

• distintività, ossia non può essere costituito solo da espressioni comuni di descrizione dei prodotti/servizi in esso proposti, né tanto-meno basarsi su un semplice elogio della loro qualità.

• liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Uno slogan pubblicitario viene quindi trattato come se fosse un marchio, con gli stessi criteri di valutazione; in particolare è importante che abbia “carattere distintivo” cioè dev’essere idoneo a distinguere i prodotti dell’impresa pubblicizzata da quelli di altre case produttrici.

Tra i più famosi slogan televisivi che hanno fatto la storia della pubblicità, citiamo da esempio quello della Barilla “Dove c’è Barilla c’è casa”, della Scavolini “Scavolini la cucina più amata dagli italiani” o anche “Rowenta per chi non s’accontenta”. Questi sono solo alcuni ma è già possibile comprendere quanto sia importante scegliere lo slogan giusto, con i dovuti accorgimenti per la sua tutela e differenziazione.

In una sentenza datata aprile 2015 (causa T-216/14), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla Volkswagen AG e ha dichiarato che uno slogan pubblicitario non possiede carattere distintivo “se è probabile che sia percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale”.

Ha aggiunto che il carattere distintivo sussiste se il marchio “oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi”.

Pertanto ai fini della registrazione è indispensabile che uno slogan:

1. abbia carattere distintivo non di semplice promozione del prodotto;
2. sia idoneo a lanciare un messaggio alla clientela sull’origine commerciale del prodotto cioè tale da far ricondurre l’utente finale al tipo di prodotto.

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la registrazione come marchio di un numero

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AGGIORNATO IL 07/11/2022

In Italia è possibile registrare come marchio anche un singolo numero; si può cioè procedere ad esempio alla registrazione del solo numero “1”. Analogo discorso vale, in Italia, per singole lettere dell’alfabeto. I marchi devono essere costituiti da segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, quindi è possibile registrare non soltanto parole e immagini ma anche lettere e cifre. E’ proprio il Codice della Proprietà Industriale che disciplina e ammette tale possibilità.

C’è però da porre attenzione ad una caratteristica che non deve mancare, ovvero la “distintività” del marchio: il numero scelto come marchio deve cioè distinguere un determinato prodotto/servizio e non limitarsi a “descrivere” quella che ad esempio è una sua caratteristica. 

Un esempio aiuterà a comprendere la differenza tra un marchio distintivo ed uno meramente descrittivo: se siete appassionati di motociclismo probabilmente sapete che il numero “46” è strettamente legato al pilota Valentino Rossi che lo ha anche registrato come marchio; tale numero distingue quel pilota e non è in alcun modo descrittivo, cioè non fa riferimento a nulla in particolare (ad esempio il numero di titoli mondiali conquistati ecc.). Se si cercasse invece di registrare il marchio “18+” per identificare un servizio per soli adulti, questo non si distinguerebbe in alcun modo ma sarebbe solo descrittivo di un servizio dedicato a maggiorenni.

Questa regola non vale però in tutti i Paesi; in Svizzera, ad esempio, ciò non avviene. In questo Paese, sia le lettere dell’alfabeto che i numeri non possono essere registrati come marchi perché vengono considerati segni non dotati di carattere distintivo ma che devono necessariamente essere considerati di pubblico dominio.

In ambito Comunitario invece, una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che è possibile la registrazione di numeri come marchi comunitari, purchè siano dotati di carattere distintivo (come spiegato precedentemente) e non semplicemente descrittivo dei prodotti/servizi che rappresentano.  Anche in Germania ed in Croazia i numeri possono essere registrati purchè in possesso delle medesime caratteristiche individuate dal Tribunale dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha seguito lo stesso orientamento del Tribunale e ha dato il via alla possibilità di registrare tutti i segni grafici, compresi i numeri, purchè abbiano carattere distintivo. 

Concludiamo dicendo che un altro importante elemento da considerare, prima di depositare un marchio numerico, è la sua parte grafica che ne esalta l’unicità (ad esempio il marchio “Seven”), conferendogli anche la possibilità di acquisire una certa rinomanza (ne abbiamo parlato qui).

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