Potenziare l’efficacia di un marchio

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AGGIORNATO IL 19/09/2022

Un marchio ‘forte’ e ben conosciuto…

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più colpirà l’immaginazione dei consumatori; immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra ecc, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Ad esempio, se scegliessimo il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Se invece attribuiamo al martello il marchio “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.

Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali trascurabili. Viceversa, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (vale a dire suggerisce alcune qualità del prodotto che intende contraddistinguere) e, quindi, debole, meno incisiva sarà la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Se al momento del deposito della domanda di marchio, quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può accadere un curioso fenomeno e cioè che si rafforzi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando cioè da “debole” a “forte” grazie al fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui).

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Vendere con un marchio noto

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AGGIORNATO IL 17/01/2022

Il Licensing è una procedura con la quale “si dà in affitto” una proprietà intellettuale, rappresentata da un marchio, un nome, un’immagine, una firma, o una combinazione di essi, che siano stati legalmente protetti da registrazione. I principali elementi di un contratto di licensing sono:

1. il titolare del marchio, detto Licenziante, che intende concedere il diritto di utilizzare il proprio marchio;
2. il soggetto interessato ad accettare tale licenza, detto Licenziatario, che si impegna a pagare un corrispettivo per l’uso concesso.

Un elemento fondamentale del licensing è il valore del marchio da cedere in licenza: quanto più esso sarà forte, ben connotato, veicolato/pubblicizzato, ricco di appeal nella mente del consumatore, tanto più esso avrà valore per entrambi i soggetti coinvolti nell’accordo. Infatti se un marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali trascurabili.

E’, inoltre, molto comune che il marchio dato in licenza vada a contrassegnare l’entrata di quel brand in categorie merceologiche differenti da quella di appartenenza originaria del brand stesso, per cui il contratto è valido solo a patto che il licenziatario produca beni diversi da quelli del licenziante. Questo fattore di diversificazione merceologica costituisce un elemento di profitto sia per il licenziante, che riceve maggiore pubblicità ed esposizione sul mercato, sia per il licenziatario che sfrutta l’immagine di un marchio già apprezzato dal pubblico per commercializzare i prodotti con maggiore successo e penetrare in segmenti di mercato nuovi.

Per evitare che l’attività del licenziatario comprometta il valore del marchio, egli deve attenersi ad una serie di limitazioni: il rispetto di precisi criteri di qualità e quantità dei prodotti, prezzo di vendita, canali distributivi, promozioni, resi, territorio, durata, e così via. Il contratto di licensing prevede, infatti, che ogni esemplare di prodotto fabbricato dal licenziatario debba prima essere esaminato dal licenziante che può dare o meno il consenso alla commercializzazione del prodotto: in assenza di tale consenso, il licenziatario non potrà commercializzare quel prodotto se non a seguito di modifiche apportate e consentite dal licenziante. Inoltre, esiste l’obbligo per il licenziatario di apporre su tutti i prodotti e sul materiale di packaging l’indicazione dei simboli di copyright e trademark.

Altro elemento definito in un contratto di licensing è la remunerazione: si parla di royalty, ossia un pagamento calcolato su base percentuale sulla vendita dei prodotti soggetti all’accordo di licenza. E’ comune negli accordi di licenza che una parte delle royalties siano il cosiddetto “minimo garantito” da pagarsi in anticipo, ed il resto vincolato alle vendite dei prodotti.

Gli ambiti nei quali si può avviare un contratto di licensing sono svariati: film, personaggi dei cartoni animati, libri, fumetti, eventi sportivi, eventi celebri, generi alimentari, moda, arte e così via. Alcuni esempi sono capi di abbigliamento che riportano immagini dei personaggi Walt Disney e così via.

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Imitazione di un marchio

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AGGIORNATO L’8/07/2024

La contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.

A tale facoltà esclusiva corrisponde il diritto del titolare di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In particolare,  il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Presupposti della contraffazione del marchio, ne deriva, sono l’uso nell’attività economica  di un marchio identico o simile ad un marchio registrato che possa creare confusione con i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio registrato o comunque trarre vantaggio dalla rinomanza o recare pregiudizio alla rinomanza del marchio registrato altrui, senza il consenso del titolare del marchio registrato.

Le nozioni di uso e di attività economica sono da interpretarsi con significato lato. In particolare alla nozione di uso corrisponde sia l’uso attuale e concreto sia l’uso potenziale consistente negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a preparare il futuro concreto utilizzo del marchio (ad. es. riproduzione del marchio su etichette apposte a campioni dei prodotti, riproduzione del marchio sulla carta per la corrispondenza commerciale commerciale, ecc.).

L’attività economica è da intendersi come qualsiasi attività non diretta  alla esclusiva soddisfazione personale dell’agente che abbia una valenza patrimoniale sia dal punto di vista dell’arricchimento patrimoniale sia dal punto di vista della non diminuzione patrimoniale.

Altro presupposto della contraffazione del marchio è l’assenza del consenso del titolare del diritto di marchio registrato all’utilizzo da parte del terzo agente. Il consenso, normalmente e qualora non sia mera tolleranza, è formalizzato in un contratto sotto forma di accordo per la licenza del marchio, con il quale il titolare del marchio concede al terzo agente, in via esclusiva o concorrente con sé o altri, la totalità o parte dei diritti e delle facoltà di godimento e di utilizzo del marchio. Il contratto di licenza, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto presso il registro dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Elemento essenziale per la realizzazione della contraffazione del marchio è la potenzialità e idoneità confusoria, ingannevole o pregiudizievole dell’utilizzo del marchio identico o simile al marchio registrato. Infatti, soltanto nel caso di identità tra i marchi (marchio utilizzato in via di fatto e marchio registrato) e di identità dei prodotti/servizi da essi contraddistinti la contraffazione è presunta per legge in via assoluta. Negli altri casi (somiglianza dei marchi per prodotti identici, identità dei marchi per prodotti affini, somiglianza dei marchi per prodotti affini, identità/somiglianza del marchio utilizzato in via di fatto per contraddistinguere prodotti non affini al marchio registrato che goda di rinomanza, ecc) la contraffazione va valutata in concreto soccorrendo a tal fine criteri e indici enucleati dall’esperienza (ad es. la diffusione del marchio registrato sia dal punto di vista  territoriale sia dal punto di vista del mercato di riferimento, ecc.) .

La contraffazione del marchio è oggetto di specifica tutela sia in sede civile che penale. Tuttavia le due normative, civile e penale, prevedono requisiti e rispondono ad esigenze diverse pur se collegate dalla necessaria realizzazione dell’utilizzo di un marchio potenzialmente confusorio e ingannevole rispetto all’altrui marchio registrato.

L’oggetto della tutela civilistica della contraffazione del marchio è essenzialmente la libera iniziativa economica in un quadro di concorrenza leale. Il marchio, cioè, quale segno distintivo dell’attività economica è protetto affinché possa  svolgere la sua funzione individualizzante, distintiva appunto della provenienza del prodotto o del servizio e favorente la libera determinazione dell’acquirente, nonché, a seguito dell’emersione recente di ulteriori profili di tutela, la sua funzione di indicatore di qualità del prodotto o del servizio.

L’oggetto della tutela penalistica (artt 473 e. 474 c.p. è l’attentato alla pubblica fede costituito dalla volontaria riproduzione o utilizzo o commercio del marchio registrato altrui  nell’ambito dell’attività economica dell’agente, ciò che costituisce pericolo per la fede pubblica con conseguente danno alla leale concorrenza e all’economia nazionale.

Prima di procedere con la registrazione di un marchio, è opportuno effettuare una ricerca di anteriorità che, anche se non è obbligatoria ai fini del suo deposito, è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare (ne abbiamo parlato qui).

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Provvedimenti di urgenza

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Quando viene apposto su un prodotto un marchio identico o simile ad uno regolarmente registrato, si potrebbe indurre il generico consumatore ad acquistare il prodotto contraffatto. Ciò determina per il titolare del marchio originale un inevitabile danno economico (minori vendite e minori introiti), nonché un danno d’immagine derivante dal fatto che il marchio contraffatto è spesso apposto su prodotti di qualità inferiore.

Per questa ragione è necessario reagire con decisione ad eventuali contraffazioni, decidendo sull’opportunità di ricorrere all’autorità giudiziaria in via d’urgenza; è possibile ottenere il sequestro delle merci contraffatte e/o dei mezzi impiegati per produrle; è possibile, altresì, ottenere, sempre in via d’urgenza, un provvedimento del giudice che ingiunga al contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di ulteriori sanzioni pecuniarie. È inoltre possibile avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione.

Per i residenti in Italia, ci si può avvalere anche della tutela penale, nel caso in cui l’attività di contraffazione possa integrare gli estremi di uno degli specifici reati previsti dal codice penale (ad esempio gli artt. 473 e 474 c.p.). (altro…)

Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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AGGIORNATO IL 29/08/2022

La soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale.

In sostanza il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. In relazione poi al tipo di marchio registrato e all’oggetto della protezione, una o più delle componenti sarà determinante: ad es. la componente fonetica e concettuale nel marchio registrato per distinguere un servizio; la componente visiva nel marchio registrato consistente nella forma del prodotto e della confezione  – forma che può costituire essa stessa oggetto di registrazione come marchio.

Spesso dirimente per la soluzione dei conflitti tra marchio registrato e segni similari è l’apprezzamento della capacità distintiva del marchio registrato: cd. criterio della Valutazione della Forza/Debolezza (originalità e individualità) del segno distintivo. Un marchio forte è ad es. un nome di fantasia che concettualmente non richiami e non abbia alcuna capacità descrittiva del prodotto o servizio che contraddistingue. Al contrario è un marchio debole quello costituito esclusivamente o principalmente dalla denominazione o raffigurazione generica del prodotto o servizio o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio o nel linguaggio corrente sono usati per designare la natura, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Quando il  marchio registrato è un marchio forte, il Giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile.

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Come prevenire la contraffazione dei marchi

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AGGIORNATO L’11/12/2023

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di vietare l’utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) per prodotti identici o simili. La registrazione del marchio è il mezzo più efficace per assicurare e sfruttare i diversi valori (di individualizzazione, riconoscimento  e distinzione del prodotto e/o servizio con effetti sulla capacità d’immagine, commerciale, di attrazione della fiducia dei clienti) che il segno contiene e rafforza.

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.

La sorveglianza, condotta dal professionista, consente di scoprire le eventuali violazioni non note al titolare del marchio al fine di decidere le misure da adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio. La successiva eventuale  tutela del marchio può condursi progressivamente mediante:

• – l’invio di una lettera di diffida al contraffattore;
• – l’avvio di un’azione legale.

Con la diffida si intima al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio. Tuttavia, la definizione bonaria della lite non è sempre possibile; il contendente del marchio registrato, presunto contraffattore, può non dar seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel segno (ad es. ritiene che il marchio registrato sia nullo per mancanza di novità per genericità o uso diffuso del segno, per mancanza  di capacità distintiva, ecc.).

In tal caso, l’azione civile di contraffazione è necessaria. Tale azione deve proposi davanti alle Sezioni Specializzate per la  Proprietà Industriale ed Intellettuale costituite presso i più importanti Tribunali d’Italia. L’azione di accertamento della contraffazione è caratterizzata da peculiari ed efficaci mezzi di ricerca delle prove della contraffazione (descrizione e sequestro dei prodotti e/o servizi contraffatti); da cautele  attivabili anche prima o in corso di causa (sequestro e inibitoria dell’utilizzo dei prodotti e/o servizi contraffatti); da rimedi risolutivi o persuasivi/dissuasivi della contraffazione in caso di accertamento della violazione quali l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto;  l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; in caso di inibitoria, la fissazione di una somma dovuta dal contraffattore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione; il risarcimento del danno, anche da mancato guadagno e la pubblicazione della sentenza.

Dopo la diffida e alternativamente all’azione giudiziale, alle tutele suddette, in alcuni casi si può fare ricorso a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l’arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell’arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, ciò che può essere utile a mantenere buoni rapporti con l’impresa contendente.

Per ulteriori informazioni circa la sorveglianza di un marchio e procedere con l’acquisto del relativo servizio cliccare qui.

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