Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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AGGIORNATO IL 29/08/2022

La soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale.

In sostanza il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. In relazione poi al tipo di marchio registrato e all’oggetto della protezione, una o più delle componenti sarà determinante: ad es. la componente fonetica e concettuale nel marchio registrato per distinguere un servizio; la componente visiva nel marchio registrato consistente nella forma del prodotto e della confezione  – forma che può costituire essa stessa oggetto di registrazione come marchio.

Spesso dirimente per la soluzione dei conflitti tra marchio registrato e segni similari è l’apprezzamento della capacità distintiva del marchio registrato: cd. criterio della Valutazione della Forza/Debolezza (originalità e individualità) del segno distintivo. Un marchio forte è ad es. un nome di fantasia che concettualmente non richiami e non abbia alcuna capacità descrittiva del prodotto o servizio che contraddistingue. Al contrario è un marchio debole quello costituito esclusivamente o principalmente dalla denominazione o raffigurazione generica del prodotto o servizio o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio o nel linguaggio corrente sono usati per designare la natura, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Quando il  marchio registrato è un marchio forte, il Giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile.

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