Come si trasferiscono?

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AGGIORNATO IL 22/07/2024

I marchi e i brevetti sono dei beni immateriali cioè sono privi di materialità corporea percepibile dai sensi umani. Come tutti i beni di proprietà, pertanto alla stregua di quelli tangibili (appartamento, locale commerciale etc.), possono essere ad uso esclusivo del titolare oppure possono essere trasferiti a terzi dietro un corrispettivo al fine di ricavarne un profitto.

Il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale o industriale ad un soggetto terzo, può avvenire mediante la concessione in licenza oppure con cessione definitiva secondo modalità stabilite nel contratto. Apriamo una piccola parentesi e precisiamo che per i marchi sussiste inoltre il divieto di soppressione del marchio, ovvero, chi commercializza un prodotto (rivenditore) non può comunque sopprimere/rendere non visibile il marchio del produttore.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto del trasferimento del diritto di proprietà dei beni immateriali. Supponiamo ad esempio che un’azienda voglia trasferire ad un terzo un’invenzione brevettata, questo può avvenire mediante:

• vendita di un brevetto a terzi (cessione definitiva con pagamento forfettario);
• concessione in licenza del brevetto a terzi con retribuzione fissa o in percentuale sui guadagni (royalties);
• joint venture o altre alleanze strategiche con imprese che hanno beni complementari (ne abbiamo parlato qui).

Per registrare un qualsiasi cambiamento nella titolarità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale cioè dal soggetto A si passa a B, come conseguenza, ad esempio, di una cessione di un marchio o di un brevetto, è necessario procedere con la trascrizione.

La trascrizione è indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. L’istanza di trascrizione può essere presentata indistintamente dal cedente o dal cessionario.

E’ importante non confondere la trascrizione con l’annotazione, in quanto quest’ultima si verifica in presenza di semplici variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto (ne abbiamo parlato qui).  

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che significa e chi può farlo

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AGGIORNATO IL 14/12/2020

Un marchio dura dieci anni ed è possibile rinnovarlo un numero infinito di volte; alla scadenza dei 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda, il suo proprietario può decidere di rinnovarlo per ulteriori 10 anni. Detta regola vale sia per marchi nazionali che comunitari ed internazionali.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o, in caso di cessione, dal suo avente causa. In presenza di più titolari, il marchio può essere rinnovato anche da uno solo di questi.

Con la cessione del marchio il  titolare cede la proprietà del suo marchio ad altro soggetto, che ne diventa il nuovo proprietario; ciò significa che se il marchio è stato ceduto nel corso dei precedenti 10 anni, il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà colui che l’ha acquistato.

In quest’ultimo caso la cessione deve risultare da una valida trascrizione per essere efficace; “trascrizione” significa che bisogna annotare il cambiamento di titolarità nei registri dell’UIBM in caso di marchio nazionale, oppure EUIPO o WIPO a seconda che il marchio sia comunitario o internazionale. 

Se un marchio non viene rinnovato alla sua scadenza, esso decade e diventa di pubblico dominio cioè chiunque può utilizzarlo liberamente. In quest’ultima ipotesi il marchio, per poter essere nuovamente registrato, necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità (ne abbiamo parlato qui). Pertanto il rinnovo di un marchio non è obbligatorio ma è praticamente necessario se il marchio in questione viene ancora utilizzato o si intende continuare ad impiegarlo in futuro.

La domanda di rinnovo va presentata presso l’UIBM se si tratta di marchio nazionale o presso l’EUIPO se si tratta di marchio comunitario e deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

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le differenze tra le due procedure

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AGGIORNATO IL 17/10/2022

Può succedere che un brevetto od un marchio venga venduto o concesso in licenza o che possa essere trasmesso in eredità. Può anche sopraggiungere un cambiamento nell’indirizzo o nella denominazione sociale della società intestataria.

I dati (titolare, eventuale licenziatario, indirizzo ecc.) relativi ad un titolo di proprietà industriale (brevetto, marchio ecc.), sono annotati in un Registro tenuto presso l’UIBM; le modifiche che coinvolgono il Registro, devono essere comunicate dal richiedente mediante le procedure di annotazione o trascrizione; vediamo in dettaglio le differenze tra le due procedure.

Cominciamo col dire che per il deposito delle istanze di annotazione o trascrizione, è possibile recarsi personalmente (o mediante nomina di un rappresentante) alla Camera di Commercio. L’addetto allo sportello rilascerà copia del verbale di deposito dove sarà specificata la data del deposito ed il numero identificativo in ordine cronologico. In dettaglio:

l’annotazione si verifica in presenza di variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto. In particolare si ha annotazione nei casi di:

• cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale dell’intestatario;
• variazione del nome, denominazione o forma giuridica del titolare;
• ritiro della domanda o rinuncia a diritto di proprietà industriale o limitazioni per classi;
• rivendicazioni per quanto riguarda i brevetti.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sopraelencate senza cambiamento del titolare, quest’ultimo (o il suo mandatario) andrà alla Camera di Commercio dove ha depositato il marchio o il brevetto e compilerà un modello di domanda per annotazione dove riporterà i suoi estremi e la variazione che desidera apportare.

Infine, si procede con una istanza di annotazione anche nell’ipotesi in cui si affida o si modifica il compito di rappresentanza ad un soggetto (assunzione di mandato).

La trascrizione invece è una forma di pubblicità che si verifica quando sul titolo di proprietà industriale c’è stato un trasferimento o una cessione della titolarità del diritto, in modo da renderlo opponibile a terzi. La trascrizione avviene nei seguenti casi:

• cessione del marchio, brevetto, disegno o modello o concessione licenze;
• cessione o conferimento di ramo d’azienda o d’azienda;
• fusione, scissione o divisioni societarie;
• costituzione usufrutto o costituzione/estinzione diritto di garanzia (pegno o ipoteca);
• licenze;
• donazione;
• pignoramento, sequestro, espropriazione;
• successione.

La procedura non cambia; anche in questo caso sarà necessaria la compilazione del modulo di domanda (questa volta per trascrizione) presso la Camera di Commercio con l’indicazione della variazione della titolarità.

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