Quando un marchio è nuovo

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AGGIORNATO L’ 11/11/2024

La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo, cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio, noto al pubblico, che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica. Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

Inoltre, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso. 

Pertanto, una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre utile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti.

Anche se la ricerca di anteriorità non è obbligatoria ai fini del deposito del marchio è comunque fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare (ne abbiamo parlato qui).

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c’è qualcosa da sapere

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AGGIORNATO IL  31/10/2022

Un marchio dura 10 anni dalla data di deposito e se non viene rinnovato alla sua scadenza si estingue e diventa di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo liberamente; se però qualcuno volesse registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva, occorre che sia soddisfatta una condizione. Vediamola.

Quando un marchio non viene rinnovato alla scadenza necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare novità in caso di nuova registrazione.

Ricordiamo infatti che affinché un marchio possa essere registrato, deve possedere il requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore identico o simile o già registrato nella medesima classe di prodotti/servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza.

Se dunque si vuole evitare che un proprio marchio, che ha magari acquisito un avviamento nel corso degli anni, diventi di pubblico dominio, è necessario rinnovarlo per ulteriori dieci anni (si può rinnovare di dieci in dieci per un numero infinito di volte).

Per procedere con il rinnovo, ad esempio di un marchio nazionale, si dovrà depositare un’apposita domanda presso l’ufficio brevetti e marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, durante i 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio; la domanda può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o da chi, nel frattempo, ne sia divenuto titolare tramite una trascrizione.

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I concetti di Novità e Preuso

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AGGIORNATO IL 20/09/2021

Nel momento in cui si decide di dar vita ad un marchio per contraddistinguere un prodotto od un’impresa, occorre sempre ricordare che uno dei requisiti fondamentali che esso deve possedere è rappresentato dalla sua novità. Ciò significa che il marchio dev’essere nuovo e, di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

a. marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;

b. marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito, ad esempio, di ingenti investimenti pubblicitari.

In quest’ultimo caso, è infatti evidente che un potenziale intento di chi deposita un marchio identico o molto simile ad uno dotato di rinomanza, è di sfruttarne indebitamente la notorietà attirando a sé una certa parte di acquirenti del prodotto origina. Sempre nell’ottica di dotare il marchio del requisito di novità, occorre considerare anche i marchi non registrati ma comunque identici o molto simili, nonché i segni già noti come denominazioni sociali, ditta, insegna o nome a dominio (sempre limitatamente alla classe di prodotti/servizi designata). In questi casi, infatti, interviene il concetto di “preuso” a tutelare parzialmente chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Pertanto il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Tuttavia è opportuno precisare che quando la notorietà del marchio anteriore è puramente locale, il preuso non toglie novità al marchio posteriore che può quindi essere regolarmente registrato: in quest’ultimo caso i soggetti preutenti potranno continuare nell’uso del marchio solo nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi.

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