Come evitare di incorrervi

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Due marchi non devono essere confondibili tra loro, non solo foneticamente ma anche graficamente e visivamente. Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Tutto questo può dare la spinta al titolare che ha depositato per primo ad agire. Quando si riceve un’opposizione si corre il rischio non solo di ritirare dal mercato tutti i prodotti recanti il marchio in oggetto ma, a volte, ci potrebbe anche essere il rischio aggiuntivo di dover risarcire il titolare del marchio registrato cronologicamente prima, per i danni economici provocati dalla presenza sul mercato del proprio marchio.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

• il grado di somiglianza tra i marchi;
• se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
• se sussiste un reale rischio di confusione

A maggior ragione se trattasi di marchio notorio cioè del marchio noto al pubblico in quanto gode dello stato di rinomanza. L’intento da parte di un soggetto che deposita dopo un marchio anche solo simile nella medesima classe è quello di sfruttarne la notorietà senza avere alcun diritto, in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine).

Vedi anche:

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Quando un marchio è nuovo

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AGGIORNATO L’ 11/11/2024

La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo, cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio, noto al pubblico, che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica. Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

Inoltre, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso. 

Pertanto, una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre utile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti.

Anche se la ricerca di anteriorità non è obbligatoria ai fini del deposito del marchio è comunque fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare (ne abbiamo parlato qui).

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Non esistono certezze assolute

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AGGIORNATO IL 23/06/2025

Come regola generale sappiamo che due marchi non devono essere confondibili graficamente, foneticamente, visivamente. Prendiamo in esame due casi opposti le cui decisioni giurisprudenziali portano ad alcune riflessioni.

Nel primo caso si tratta della diatriba che ha visto come protagonisti il Chianti Classico, marchio di prestigio nel settore vinicolo, depositato anteriormente ed il marchio Ghisu, raffiguranti entrambi un gallo e depositati nella medesima classe. I marchi in questione si somigliano solo per la parte grafica essendo la loro dicitura dissimile. La battaglia legale è stata vinta dal Chianti Classico dinanzi al Tribunale Ue, il quale ha respinto il ricorso da parte dei titolari del marchio Ghisu, anche se i due marchi risultano simili solo dal punto di vista grafico-visivo.

Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza. L’intento da parte di un soggetto che deposita dopo un marchio anche solo simile nella medesima classe è quello di sfruttarne la notorietà senza avere alcun diritto, in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. La decisione del Tribunale Ue pertanto ha lo scopo di evitare il cd. “parassitismo commerciale”.

Un altro caso, contrario a questo, ha affrontato una battaglia tra nomi quasi identici con simboli grafici talmente differenti da non creare confusione. Qui lo stesso Tribunale Ue tra i marchi Panthé e Panther, nonostante la somiglianza letterale, ha ritenuto non sussistere il rischio di confusione in quanto presenti differenze concettuali e visive tra i due marchi.

Pertanto, alla luce di quanto esaminato, possiamo sostenere che non è possibile affidarsi a certezze assolute. I fatti vanno valutati caso per caso, allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità. Nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio identico o simile a quello che si intende depositare: per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine) che indaghi sull’esistenza di marchi identici o simili.

A maggior ragione se trattasi di marchio notorio, cioè del marchio noto al pubblico in quanto gode dello stato di rinomanza. L’intento da parte di un soggetto che deposita successivamente un marchio, anche solo simile ad un altro già depositato, è quello di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto, in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

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Quando la novità viene esclusa

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AGGIORNATO IL 09/12/2024

La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica (ne abbiamo parlato qui). Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. E’ importante non trascurare anche i marchi non registrati (cosiddetti “di fatto”) ma comunque identici o molto simili. In questi casi potrebbe subentrare il “diritto di preuso” che proteggerebbe chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi toglie quella novità che un marchio registrato posteriormente dovrebbe avere e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Quindi affinché possa venir meno la novità per un marchio da registrarsi successivamente ad un marchio non registrato ma in uso ed affermare il diritto di preuso, è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti:

1. l’uso
2. la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione al mercato di riferimento a livello territoriale nel quale il marchio preusato riceve protezione. Ad esempio nel caso di notorietà del marchio anteriore a livello locale, il marchio posteriore potrebbe essere regolarmente registrato non essendogli precluso il requisito della novità: il titolare preutente potrà continuare nell’uso del marchio solo circoscrivendolo alla diffusione locale ed il titolare del marchio registrato posteriormente potrà utilizzarlo nell’ambito del suo mercato di riferimento.

Circa gli altri requisiti che un marchio deve possedere (capacità distintiva  e liceità) vi invitiamo a leggere questo articolo.

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Conosciamolo meglio

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AGGIORNATO IL 26/10/2020

Il “brand ombrello” (detto anche “umbrella brand” o “family brand”) viene utilizzato per caratterizzare differenti prodotti/servizi erogati da una stessa società, la quale in qualità di casa-madre “presta” il suo brand principale rendendolo comune a tutti i prodotti/servizi secondari da essa offerti (da qui il nome di brand ombrello).

Il brand ombrello è impiegato soprattutto dalle grandi aziende che commercializzano un gran numero di prodotti anche di diversa natura; sfruttando la notorietà e le qualità acquisite dal brand principale, di riflesso anche i prodotti secondari possono godere sin da subito dello stesso impatto ed offrire le stesse aspettative.

Tra gli esempi più famosi la Johnson&Johnson, ma anche la Rai per i servizi televisivi con Rai Movie, RaiYo Yo, Rai Sport, Rai Storia etc. o anche la Disney con Disney Studios, Disney Channel, Disneyland. Il consumatore attribuisce valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alla qualità dei prodotti ad essi associati.

Si parte da una promessa comune, si crea una promessa specifica per un prodotto e si giunge ad un determinato posizionamento per ciascun prodotto. Non potendosi riferire a caratteristiche specifiche si richiamano situazioni emotive o valori astratti (fonte Wikipedia).

Tra i vantaggi vi è l’immediata associazione nel consumatore del prodotto alla casa madre e la possibilità di sfruttare la notorietà acquisita anche per gli altri prodotti ampliando la fetta di mercato; tra gli svantaggi vi è il rischio di creare confusione tra gli acquirenti e la possibilità che non tutti i prodotti siano all’altezza della aspettative con conseguente ripercussione sull’immagine aziendale.

Vedi anche:

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I concetti di Novità e Preuso

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AGGIORNATO IL 20/09/2021

Nel momento in cui si decide di dar vita ad un marchio per contraddistinguere un prodotto od un’impresa, occorre sempre ricordare che uno dei requisiti fondamentali che esso deve possedere è rappresentato dalla sua novità. Ciò significa che il marchio dev’essere nuovo e, di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

a. marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;

b. marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito, ad esempio, di ingenti investimenti pubblicitari.

In quest’ultimo caso, è infatti evidente che un potenziale intento di chi deposita un marchio identico o molto simile ad uno dotato di rinomanza, è di sfruttarne indebitamente la notorietà attirando a sé una certa parte di acquirenti del prodotto origina. Sempre nell’ottica di dotare il marchio del requisito di novità, occorre considerare anche i marchi non registrati ma comunque identici o molto simili, nonché i segni già noti come denominazioni sociali, ditta, insegna o nome a dominio (sempre limitatamente alla classe di prodotti/servizi designata). In questi casi, infatti, interviene il concetto di “preuso” a tutelare parzialmente chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Pertanto il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Tuttavia è opportuno precisare che quando la notorietà del marchio anteriore è puramente locale, il preuso non toglie novità al marchio posteriore che può quindi essere regolarmente registrato: in quest’ultimo caso i soggetti preutenti potranno continuare nell’uso del marchio solo nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi.

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