Come si trasferiscono?

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AGGIORNATO IL 22/07/2024

I marchi e i brevetti sono dei beni immateriali cioè sono privi di materialità corporea percepibile dai sensi umani. Come tutti i beni di proprietà, pertanto alla stregua di quelli tangibili (appartamento, locale commerciale etc.), possono essere ad uso esclusivo del titolare oppure possono essere trasferiti a terzi dietro un corrispettivo al fine di ricavarne un profitto.

Il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale o industriale ad un soggetto terzo, può avvenire mediante la concessione in licenza oppure con cessione definitiva secondo modalità stabilite nel contratto. Apriamo una piccola parentesi e precisiamo che per i marchi sussiste inoltre il divieto di soppressione del marchio, ovvero, chi commercializza un prodotto (rivenditore) non può comunque sopprimere/rendere non visibile il marchio del produttore.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto del trasferimento del diritto di proprietà dei beni immateriali. Supponiamo ad esempio che un’azienda voglia trasferire ad un terzo un’invenzione brevettata, questo può avvenire mediante:

• vendita di un brevetto a terzi (cessione definitiva con pagamento forfettario);
• concessione in licenza del brevetto a terzi con retribuzione fissa o in percentuale sui guadagni (royalties);
• joint venture o altre alleanze strategiche con imprese che hanno beni complementari (ne abbiamo parlato qui).

Per registrare un qualsiasi cambiamento nella titolarità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale cioè dal soggetto A si passa a B, come conseguenza, ad esempio, di una cessione di un marchio o di un brevetto, è necessario procedere con la trascrizione.

La trascrizione è indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. L’istanza di trascrizione può essere presentata indistintamente dal cedente o dal cessionario.

E’ importante non confondere la trascrizione con l’annotazione, in quanto quest’ultima si verifica in presenza di semplici variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto (ne abbiamo parlato qui).  

Vedi anche:

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Vendere con un marchio noto

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AGGIORNATO IL 17/01/2022

Il Licensing è una procedura con la quale “si dà in affitto” una proprietà intellettuale, rappresentata da un marchio, un nome, un’immagine, una firma, o una combinazione di essi, che siano stati legalmente protetti da registrazione. I principali elementi di un contratto di licensing sono:

1. il titolare del marchio, detto Licenziante, che intende concedere il diritto di utilizzare il proprio marchio;
2. il soggetto interessato ad accettare tale licenza, detto Licenziatario, che si impegna a pagare un corrispettivo per l’uso concesso.

Un elemento fondamentale del licensing è il valore del marchio da cedere in licenza: quanto più esso sarà forte, ben connotato, veicolato/pubblicizzato, ricco di appeal nella mente del consumatore, tanto più esso avrà valore per entrambi i soggetti coinvolti nell’accordo. Infatti se un marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali trascurabili.

E’, inoltre, molto comune che il marchio dato in licenza vada a contrassegnare l’entrata di quel brand in categorie merceologiche differenti da quella di appartenenza originaria del brand stesso, per cui il contratto è valido solo a patto che il licenziatario produca beni diversi da quelli del licenziante. Questo fattore di diversificazione merceologica costituisce un elemento di profitto sia per il licenziante, che riceve maggiore pubblicità ed esposizione sul mercato, sia per il licenziatario che sfrutta l’immagine di un marchio già apprezzato dal pubblico per commercializzare i prodotti con maggiore successo e penetrare in segmenti di mercato nuovi.

Per evitare che l’attività del licenziatario comprometta il valore del marchio, egli deve attenersi ad una serie di limitazioni: il rispetto di precisi criteri di qualità e quantità dei prodotti, prezzo di vendita, canali distributivi, promozioni, resi, territorio, durata, e così via. Il contratto di licensing prevede, infatti, che ogni esemplare di prodotto fabbricato dal licenziatario debba prima essere esaminato dal licenziante che può dare o meno il consenso alla commercializzazione del prodotto: in assenza di tale consenso, il licenziatario non potrà commercializzare quel prodotto se non a seguito di modifiche apportate e consentite dal licenziante. Inoltre, esiste l’obbligo per il licenziatario di apporre su tutti i prodotti e sul materiale di packaging l’indicazione dei simboli di copyright e trademark.

Altro elemento definito in un contratto di licensing è la remunerazione: si parla di royalty, ossia un pagamento calcolato su base percentuale sulla vendita dei prodotti soggetti all’accordo di licenza. E’ comune negli accordi di licenza che una parte delle royalties siano il cosiddetto “minimo garantito” da pagarsi in anticipo, ed il resto vincolato alle vendite dei prodotti.

Gli ambiti nei quali si può avviare un contratto di licensing sono svariati: film, personaggi dei cartoni animati, libri, fumetti, eventi sportivi, eventi celebri, generi alimentari, moda, arte e così via. Alcuni esempi sono capi di abbigliamento che riportano immagini dei personaggi Walt Disney e così via.

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