le strade da percorrere

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AGGIORNATO IL 10/03/2025

Supponiamo di aver registrato il marchio “XXX” e che, successivamente, ci accorgessimo della presenza di un identico nome a dominio www.xxx.it registrato magari in mala fede al fine di sfruttare la notorietà nel frattempo acquisita sul mercato dal nostro marchio.

E’ possibile recuperare un nome a dominio quando è stato registrato in male fede o senza un legittimo interesse? La risposta è affermativa, ossia qualora si fosse titolari di un marchio registrato e ci si accorgesse che esiste un nome a dominio registrato in mala fede, sicuramente ci si può riappropriare del nome a dominio.

Ci sono due possibili strade da percorrere: la prima è un procedimento giudiziale che prevede ovviamente dei costi, mentre la seconda è la procedura cosiddetta ADR che non prevede costi giudiziali: è una strada alternativa più celere per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio.

La procedura ADR può essere condotta attraverso uno degli organismi ADR tra i quali “Il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO” (Centro Wipo). L’EURid, l’organizzazione senza fini di lucro che amministra i domain names “.eu”, ha previsto che i casi ADR possano essere:

• avviati senza l’assistenza di un legale;
• svolti online e per email;
• gestiti da arbitri indipendenti, non da giudici. Gli arbitri sono spesso esperti di proprietà intellettuale;
• generalmente svolti nella lingua scelta dal titolare del nome a dominio;
• risolti mediamente entro 4 mesi.

Per un elenco completo dei costi, è possibile visitare i siti degli organismi che offrono il servizio ADR:
CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php
Centro WIPO: http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/
(Fonte: EURID)

Per saperne di più sulle modalità di avvio di una procedura ADR:
https://eurid.eu/it/registra-un-dominio-eu/dispute-sui-nomi-dominio/

Nel caso invece di nome a dominio uguale a marchio già esistente, dotato di notorietà, parliamo di cybersquatting (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
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spieghiamo di cosa si tratta

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AGGIORNATO IL 17/03/2025

Il “drop-time” è una funzione che permette di visionare tutti i nomi a dominio con estensione “.it” che stanno per tornare disponibili in quanto giunti a scadenza e non rinnovati dal precedente titolare; questo servizio, attivo da giugno 2014, consiste cioè nell’elenco dei nomi a dominio che si trovano allo stadio di “pendingDelete” cioè in fase di eliminazione dal registro ufficiale dei domini “.it”.

Prima che venisse introdotto questo servizio, non era possibile conoscere i numerosissimi nomi a dominio che ogni giorno ritornavano liberi sul mercato. Ora, invece, il drop-time permette di averne conoscenza dando quindi la possibilità di registrare un dominio (che prima risultava occupato) non appena torna ad essere disponibile.

La cancellazione dei nomi a dominio dal relativo registro, ha cadenza giornaliera ad orari prefissati: tutti i giorni all’una di notte viene aggiornata la pubblicazione dei nomi a dominio in fase di pendingDelete, la cui cancellazione avverrà il giorno seguente.

Tale funzione, ripetiamo, è pertanto utile per chi decide, in qualità di società, ente, impresa, start-up o privato, di acquisire un dominio efficace per la vendita dei propri prodotti e/o servizi, che precedentemente non era disponibile in quanto intestato ad un altro soggetto.

Per visualizzare la pagina dedicata al drop-time ed acquisire maggiori informazioni e dettagli sul servizio, cliccare qui.

Come comportarsi invece quando marchio e nome a dominio sono uguali? Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio. Cosa succede quando sono uguali o molto simili tra loro? (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
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una soluzione contro l’improprio utilizzo del proprio marchio

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AGGIORNATO IL 24/03/2025

Quali sono i rischi per i marchi registrati, derivanti dalla nascita delle nuove ed innumerevoli estensioni dei domini internet? La disponibilità di centinaia di nuove estensioni (gTLD) renderà più difficile controllare che non vengano registrati in malafede domini internet identici a marchi regolarmente registrati.

All’inizio erano presenti solo poche estensioni di dominio (.it e .com per intenderci) ed il controllo era quindi più agevole; oggi, con le nuove estensioni, controllare che il proprio marchio non sia stato usato come nome di dominio con una delle nuove estensioni, richiederà l’esame di centinaia di gTLD, con ovvie ripercussioni su tempi e costi. Un esempio chiarirà il concetto: essendo state create le estensioni (ad esempio) .sport .musica .cinema etc, può essere che il proprio marchio diventi un nome di dominio con una delle estensioni citate.

Controllare che ciò non avvenga è, come detto, piuttosto laborioso. Ciò si traduce in una ghiotta occasione per i truffatori: chi tra questi ne approfitterà e utilizzerà marchi registrati per trarne indebito vantaggio, avrà dalla sua parte la difficoltà che incontrerà il legittimo titolare del marchio nel controllare che ciò non avvenga.

Per ovviare a tutto questo, Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha creato il nuovo servizio trademark clearinghouse  destinato ai titolari di marchi registrati. Esso è destinato alla protezione dei marchi registrati contro il rischio che vengano appunto utilizzati come nomi a dominio.

Si procede con la registrazione dei nomi a dominio prima che siano resi pubblici in una fase denominata “sunrise period” e si inserisce il marchio nel registro trademark clearinghouse. Si potrà così usufruire del servizio di notifica: si verrà avvisati attraverso notifica in caso di registrazione di nomi a dominio che corrispondono al proprio marchio. È pertanto utile registrarsi subito nel database trademark clearinghouse (TMCH) per proteggersi, giocando d’anticipo. 

Ma cosa accade quando un marchio è uguale ad un nome a dominio? In generale quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R 
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come comportarsi quando sono uguali

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AGGIORNATO L’8/01/2024

Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio; vediamo come ci si comporta quando sono uguali o molto simili tra loro. Prima di analizzare sinteticamente i vari casi, elenchiamo subito quali sono quelli che possono verificarsi:

1. marchio noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

2. marchio non noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

3. nome a dominio e successiva registrazione di un marchio uguale.

In generale, quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale; ciò detto, esaminiamo i vari casi.

Il primo caso è riconducibile alla pratica scorretta del “cybersquatting”; essa consiste nella registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà. È indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio; il titolare di quest’ultimo può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.

Nel secondo caso abbiamo invece supposto che il marchio non sia noto e che ci sia una successiva registrazione di un nome a dominio uguale; in questo caso c’è da ricordare che un marchio è protetto solo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La registrazione del nome a dominio potrà quindi avvenire a condizione che i prodotti/servizi trattati nel sito, siano differenti da quelli per i quali è stato registrato il marchio esistente.

Infine il caso in cui un nome a dominio sia seguito dalla registrazione di un identico marchio nella stessa classe di prodotti /servizi; il titolare del nome a dominio può impedire la registrazione di un marchio per prodotti identici o simili solo se il nome a dominio abbia acquisito notorietà nazionale.

Infatti quanto più alta è la percentuale di conoscenza e di riconoscibilità del dominio, tanto più agevole sarà presumete che lo stesso goda di notorietà. Naturalmente tale notorietà va provata.

Vedi anche:

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L’indirizzo Internet

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AGGIORNATO IL 03/03/2025

Il nome di dominio, comunemente definito come indirizzo Internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (sito).

La struttura tecnica delle rete Internet, infatti, necessita che ogni sito sia  contraddistinto univocamente da un indirizzo digitale  IP (Internet Protocol) del server, formato da quattro gruppi numerici. Il nome di dominio è associato a questo indirizzo IP al fine di facilitare la ricerca e l’identificazione del titolare del sito.

Il dominio è formato da due parti principali, separate da un punto. La parte che precede il punto è il nucleo centrale del nome di dominio, che primariamente lo distingue da ogni altro segno. La parte che segue il punto è costituita da un’estensione/sigla che serve a indicare l’ambito di competenza del nome di dominio sulla base di una suddivisione che, per grandi linee, può ricondursi a quattro grandi raggruppamenti:  commerciale-organizzativo, geografico, governativo, aziendale.

L’estensione più diffusa di nome di dominio è quella contraddistinta dal suffisso .com. L’estensione .com (come le altre .org e .net) ha carattere generico ed è comunemente chiamata gTLD ( generic top level domain). L’altro grande raggruppamento, quello cd. geografico (ad .es.  .it), si contraddistingue dal riferimento a paesi, nazioni o aree geografiche: caratterizza, pertanto, i nomi di dominio comunemente chiamati ccTLD (country code top level domain).

I domini, nazionali o generici, possono essere suddivisi in ulteriori sottoinsiemi: in Italia, ad esempio, gli enti locali (comuni, province, regioni) hanno di norma nomi a dominio che ne identificano esattamente l’area geografica (es.: comune.roma.it).

La registrazione di  un nome di dominio si effettua per tramite di un intermediario, detto  Registrar, accreditato presso il  Gestore del Registro (registration Authority) e normalmente ha durata almeno di un anno, eventualmente rinnovabile.

Ogni Registro ha il suo Regolamento (ad es. i domini .it possono essere registrati solo dalle persone fisiche o giuridiche residenti o appartenenti ad un Paese membro dell’Unione Europea) che deve essere approvato al momento della richiesta di registrazione. Ogni Regolamento prevede, ai fini della  registrazione di un nome di dominio, la sottoscrizione di una lettera di assunzione di responsabilità e la devoluzione alla Registration Authority del potere, secondo precise e determinate regole e in occasione di una casistica ben definita, di risolvere i conflitti.

Il Registro.it e ogni altra autorità competente per la gestione dei registri dei nomi di dominio sono pertanto deputate, utilizzando i poteri convenzionali derivanti dalla sottoscrizione del Regolamento da parte del registrante il nome di dominio, a risolvere alcuni specifici e determinati conflitti che possono nascere dalla coesistenza di nomi a dominio identici, simili, o comunque potenzialmente soggetti a un rischio di confusione.

Come comportarsi quando marchio e nome a dominio sono uguali? Vi invitiamo a leggere questo articolo.

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