Cosa sapere prima di registrare un marchio

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AGGIORNATO IL 28/08/2023

Diciamo subito che una volta registrato un marchio non è possibile aggiungere nuove classi di prodotti/servizi o integrare quelle originariamente indicate con nuove voci. Pertanto, prima di depositare un marchio è importante avere le idee ben chiare: è opportuno pensare anche ai possibili sviluppi futuri dell’attività in riguardo ai prodotti/servizi che il marchio contraddistinguerà.

Chiariamo con un esempio: il marchio che si sta registrando riguarda il settore abbigliamento e quindi si cercherà la classe corrispondente, però in futuro quello stesso marchio potrebbe contraddistinguere anche la vendita di “borse”. Quindi, tenendo conto che non si possono aggiungere classi ad un marchio già registrato, è opportuno scegliere in fase di deposito anche la classe relativa alle “borse”.

Se invece si avrà la necessità di ampliare la tutela dopo il deposito, bisognerà depositare ex novo un’altra domanda di marchio per le nuove classi, totalmente indipendente da quella già depositata con il conseguente pagamento di nuove tasse.

Al contrario se il marchio non ci servirà più perchè abbiamo fatto ad esempio un’errata valutazione, si potrà procedere:

1. al ritiro del marchio se ancora in fase di domanda di deposito;
2. alla rinuncia del marchio se invece risulta già registrato.

La rinuncia o il ritiro potranno anche essere relativi solo ad alcune classi o addirittura solo ad alcuni prodotti o servizi all’interno di una stessa classe. In questo caso si parla di limitazione per classe o di limitazione di prodotti/servizi per classe.

Riepilogando, successivamente alla presentazione di una domanda di marchio è consentito ritirare, rinunciare ad una o più classi o limitare i prodotti e/o servizi originariamente elencati sia in caso di marchi nazionali che comunitari. Questo può accadere quando si riceve ad esempio un’opposizione all’utilizzo del marchio (ne abbiamo parlato qui).

Per completezza ricordiamo che, dopo la registrazione di un marchio sono possibili le variazioni anagrafiche quali ad esempio il cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale del titolare, la variazione del nome o della forma giuridica del titolare; in questo caso si procederà con l’annotazione. Invece si userà la forma della trascrizione quando si è in presenza di una variazione di titolarità (ne abbiamo già parlato qui).

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

E’ possibile?

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AGGIORNATO IL 21/09/2020

Diciamo subito che una volta registrato il marchio non è possibile apportare alcuna modifica e si dovrà necessariamente depositare un nuovo marchio. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Supponiamo di depositare oggi un marchio, ad esempio verbale, e successivamente di volerlo rendere più interessante aggiungendo ad esso un logo; oppure desideriamo aggiungere delle ulteriori classi perchè, sempre ad esempio, si è deciso di utilizzare quel marchio anche per dei prodotti la cui tipologia non era stata considerata al momento del deposito iniziale del marchio.

Ci si pone pertanto la domanda “una volta effettuato il deposito del marchio è possibile apportarvi delle modifiche?”; cominciamo col distinguere due casi:

1. il marchio non è stato registrato e si trova ancora allo stato di domanda;
2. il marchio è registrato.

Nel caso 1)
il c.p.i. prevede all’art. 172 co. 2 che il richiedente ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda di marchio originariamente depositata, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla sua registrazione.

Se un marchio figurativo non è stato ancora registrato è dunque possibile inserire solo piccole modifiche alla sua immagine, mentre nel caso di marchio verbale le modifiche possono riguardare solo i caratteri digitati ad es. il maiuscolo al posto del minuscolo. Le modifiche sostanziali non sono invece possibili.

Nel caso 2) è invece impossibile apportare qualsiasi modifica. L’aggiunta di classi non è possibile in nessuno dei due casi. E’ questo il motivo per cui nel momento in cui si decide di depositare una domanda di marchio è opportuno pensare in anticipo ai possibili sviluppi futuri che lo stesso potrà avere, ed eventualmente prevedere in fase di deposito del marchio l’inclusione di ulteriori prodotti o servizi.

Se l’esigenza è dunque quella di modifiche sostanziali ad un logo, occorre depositare una nuova domanda di marchio. Stessa cosa dicasi se si decide di ampliare la gamma dei prodotti e/o servizi o le classi indicate nella domanda originaria: sarà necessario depositare una nuova domanda con le nuove classi o i nuovi prodotti e/o servizi.

Vedi anche:

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