quando si verifica e cosa può accadere

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AGGIORNATO IL 03/04/2023

Cominciamo col supporre che l’agente commerciale italiano di un’azienda estera voglia registrare in Italia il marchio dell’azienda trattata (conosciuto all’estero ma sconosciuto nel nostro Paese); la domanda è, “una tale azione è vietata dalla legge o è ammissibile?”

Sulla questione non ci sono dubbi, il testo normativo parla chiaro e tutela il titolare originario del marchio contro simili comportamenti giudicati scorretti; il soggetto (l’agente commerciale dell’esempio) che ha pensato di depositare un marchio identico ad uno già registrato in un altro Paese, è considerato in “malafede” perchè a conoscenza che il marchio è detenuto da un altro soggetto in un altro Paese.

L’articolo 19, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale recita così: “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. Come regola generale, non è pertanto consentito registrare un marchio identico ad un altro già registrato in un altro Paese nella stessa classe di prodotti/servizi.

Un agente commerciale, in particolare, agirebbe cioè in malafede danneggiando i legittimi diritti dell’azienda estera. La legge ha pensato quindi di tutelare in qualche maniera il titolare originario del marchio che altrimenti vedrebbe preclusa la possibilità di registrare il suo marchio in quel Paese estero dove opera l’agente (nel nostro esempio in Italia).

Se inoltre il marchio dell’azienda estera è particolarmente conosciuto (marchio notorio), l’agente commerciale del nostro esempio, registrando il marchio, godrebbe della notorietà conquistata nel tempo dal marchio dell’azienda estera.

In definitiva, l’azienda estera potrà opporsi alla registrazione del suo marchio da parte dell’agente, rivendicandone la proprietà e chiedendo la nullità di quello registrato dall’agente. Per fare ciò l’azienda estera dovrà dimostrare la sussistenza della malafede.

L’agente, dal canto suo, potrà giustificare la sua azione dimostrando di aver agito in buona fede. La fattispecie può essere estesa anche ad altri rapporti dove si è in presenza di accordi in cui un soggetto rappresenti un altro; ad esempio, un analogo discorso vale per gli studi di grafica che operano per conto di aziende clienti.

Vedi anche:

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registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

dispute tra grafici e committenti

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AGGIORNATO IL 01/03/2021

Supponiamo di voler realizzare un volantino o un depliant per pubblicizzare la nostra attività o i nostri prodotti e/o servizi; a tal fine decidiamo di rivolgerci ad uno studio grafico per affidargli il lavoro di realizzazione.

Supponiamo che in seguito si voglia utilizzare il medesimo lavoro svolto dallo studio grafico per altri impieghi; la domanda è “possiamo farlo?”. È possibile sfruttare la grafica di un lavoro commissionato ad altri, farla propria ed utilizzarla per altri scopi?

Una volta commissionato il lavoro e pagato il grafico, sembrerebbe che di quel lavoro si possa disporre liberamente; la questione è però tutt’altro che chiara ed è oggetto di frequenti controversie e dibattiti. Il primo aspetto da considerare è l’esistenza o meno di un accordo scritto in cui vengono definiti con chiarezza tutti i vari punti del lavoro da svolgere.

In generale è infatti buona regola formalizzare con chiarezza per iscritto tutti i punti del lavoro da commissionare, cioè cosa dovrà fare il grafico, il suo compenso e chi ne acquisterà la titolarità; se non viene regolamentato per iscritto il lavoro da commissionare, esso viene considerato legalmente come opera artistica ed è coperto dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore: opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche di dati (ne abbiamo parlato qui).

In quest’ultimo caso la titolarità del lavoro grafico spetterà pertanto al creatore dell’opera e non al committente; quest’ultimo potrà quindi utilizzarlo solo per lo scopo per il quale il lavoro è stato commissionato.

Lo studio grafico godrà cioè della paternità dell’opera che nasce con la sua creazione e potrà utilizzarla economicamente cedendone a sua discrezione i diritti di sfruttamento, sempre nel caso, ribadiamo, che nulla sia stato previamente precisato nell’eventuale contratto tra lui ed il committente.

In definitiva è dunque consigliabile, per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, prendere l’abitudine di mettere tutto nero su bianco attraverso un contratto sottoscritto dalle parti.

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