Cosa succede se non sono presenti?

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La capacità distintiva nei marchi implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive: un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva. 

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta”, nè tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

Quello della mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio. L’art. 13 del CPI recita infatti “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio…quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive…” (ne abbiamo parlato qui).

E’ quanto accaduto di recente alle borse “B-BAG”, la cui denominazione risultava meramente descrittiva e tale ne era la sua percezione agli occhi del consumatore. Questo concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha rimarcato che un marchio per essere valido necessita del carattere della novità e della distintività, requisiti imprescindibili. “Bi” e “Bag” sono termini di uso comune che vanno semplicemente a descrivere le caratteristiche della borsa composta da due pezzi e che non aggiungono nulla di originale e caratteristico alla stessa.  Pertanto, il marchio viene considerato nullo.

Può anche succedere però che, grazie al “secondary meaning”, se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte. Infatti ciò avviene quando un marchio può acquistare capacità distintiva e non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo dopo o prima della registrazione. 

L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore (ne abbiamo parlato qui). 

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Quando può accadere

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Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue. Può accadere però che se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava.

In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”. Questo fenomeno si chiama “secondary meaning”.

Il secondary meaning si verifica quando una parola in origine di uso comune, quindi priva di carattere distintivo, non può inizialmente essere registrata come marchio. Difatti succede che, in seguito, con l’uso continuato del prodotto o servizio, quella parola acquisisca un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi. L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Altri fattori che contribuiscono a renderlo noto sono l’estensione produttiva da parte dell’impresa e gli investimenti della stessa nell’attività di comunicazione, utili per promuovere il prodotto. Un esempio evidente è quello di ” Poltronesofà” come anche quello della ben conosciuta marca di cioccolato Milka; l’iniziale marchio di colore “lilla” nella classe del cioccolato, passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione e marketing, che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari (ne abbiamo parlato qui). 

La mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio, come di fatto è avvenuto per “spaghetto quadrato” (ne abbiamo parlato qui).

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La nullità di “Spaghetto quadrato”

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La Corte di Cassazione si è espressa sulla nullità del marchio “Spaghetto quadrato” dell’azienda “La Molisana”, dichiarandolo privo di distintività e ponendo fine alla diatriba che vedeva da un lato il pastificio molisano e dall’altro la Barilla. Secondo la Suprema Corte la dicitura “spaghetto quadrato” si limita a descrivere la forma del prodotto alimentare ma non presenta uno dei requisiti fondamentali per poter essere registrato come marchio e cioè la distintività.

La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice. La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).

La mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio, come di fatto è avvenuto per “spaghetto quadrato”.

Può succedere però che un marchio meramente generico e descrittivo, acquisisca una certa distintività grazie all’uso protratto nel tempo ed al supporto pubblicitario. E’ il fenomeno del c.d. “secondary meaning” che si verifica quando un marchio da debole (perché privo di originalità) diventa forte. Pertanto anche un marchio descrittivo qual è ad esempio la parola “divano” può potenzialmente acquisire nel tempo distintività (ne abbiamo parlato qui).

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un esempio pratico

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AGGIORNATO IL 12/02/2024

Come regola generale, una delle caratteristiche che deve possedere un marchio per essere valido è la capacità distintiva; in virtù di ciò, un marchio privo di tale carattere non può essere registrato o, qualora qualcuno abbia tentato di farlo, può essere annullato.

Per chiarire, non può essere registrato un marchio composto solo da termini generici di uso comune e che appartengono a tutti (ad esempio le denominazioni generiche di prodotti/servizi o gli aggettivi); cioè non potrebbe mai essere registrare il marchio “casa bella”.

Può succedere però che un marchio meramente generico e descrittivo, acquisisca una certa distintività grazie all’uso protratto nel tempo ed al supporto pubblicitario. E’ il fenomeno del c.d. “secondary meaning” che si verifica quando un marchio da debole (perché privo di originalità) diventa forte.

Pertanto anche un marchio descrittivo qual è ad esempio la parola “divano” può potenzialmente acquisire nel tempo distintività. E’ esattamente ciò che è accaduto al marchio “Divani & Divani” la cui importanza sul mercato nazionale ed estero è decisamente nota a tutti. La “Divani & Divani” conveniva in giudizio la meno conosciuta casa produttrice “Divini & Divani” contestandole una certa confondibilità con il suo marchio. La Corte di Cassazione le diede ragione ribaltando il giudizio espresso dalla Corte di Appello.

Quest’ultima riteneva che il ben noto marchio pugliese fosse debole perché costituito da una parola di uso comune qual è appunto “divani” e che la ripetizione della suddetta parola intervallata dalla “e” commerciale non potesse costituire requisito di originalità. La Suprema Corte riconobbe invece il fenomeno del secondary meaning; pertanto “Divani & Divani”, marchio inizialmente debole divenne forte sul mercato proprio grazie al suo successo ottenuto attraverso un’ampia diffusione pubblicitaria e propaganda del prodotto.

Questo fenomeno può verificarsi anche per i marchi di colore come è accaduto per la ben conosciuta marca di cioccolato Milka: l’iniziale marchio di colore lilla nella classe del cioccolato passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari (ne abbiamo parlato qui).

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il caso “riminifiera”

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AGGIORNATO IL 29/03/2021

Un marchio inizialmente debole perché privo di originalità può acquisire successivamente notorietà e trasformarsi in un marchio forte: è quello che è accaduto al marchio “Riminifiera” il cui uso protratto nel tempo gli ha donato carattere distintivo e notorietà.

“Riminifiera” è un marchio puramente descrittivo e quindi inizialmente debole perché composto da due parole (“rimini” e “fiera”) le quali non garantiscono nessuna originalità; la prima è infatti un luogo geografico, mentre l’altra è un termine assolutamente generico.

In generale, termini o espressioni che sono di uso comune indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva, il che si traduce in una maggiore difficoltà di tutela in caso di lite. Il marchio forte è invece molto fantasioso e più facile da difendere (ne abbiamo parlato qui).

Il marchio “Riminifiera” ha acquisito capacità distintiva attraverso il fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui) e quindi è maggiormente tutelabile; esso inoltre ha ottenuto la cosiddetta “tutela ultramerceologica”, cioè una tutela estesa a tutte le classi. Infatti quando un marchio è noto si può considerare tutelato in tutte le 45 classi della Classificazione di Nizza.

La “tutela ultramerceologica” garantita dalla legge serve ad impedire che dei terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui e ad evitare di generare confusione nel consumatore (ne abbiamo parlato qui).

Così si è pronunciata la Suprema Corte (Cassazione n. 14342/03) sul marchio “Riminifiera” riconoscendone la titolarità alla Rimini Fiera Spa, che per vent’anni lo ha utilizzato come marchio di fatto sia a livello nazionale che internazionale. Il preuso ne ha determinato l’uso esclusivo rendendo nullo un marchio simile registrato dalla Riminifiere Srl la quale, giocando scorrettamente sul tempo, aveva l’ intento di appropriarsi del noto marchio eliminando la società rivale.

L’uso protratto nel tempo del marchio di fatto “Riminifiera”, ha permesso alla società di acquisire quella notorietà tale da essere facilmente riconoscibile da parte di un utente medio. “Riminifiera” si è rafforzato con l’utilizzo continuo riuscendo, grazie a mirate campagne di comunicazione, a conquistare quel carattere distintivo idoneo a contraddistinguerlo da servizi simili.

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quando un marchio da “debole” può diventare “forte”

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AGGIORNATO IL 08/11/2021

Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”; è il fenomeno del “secondary meaning”.

Un marchio è “forte” quando è originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. La capacità distintiva invece implica che non possono essere registrati come marchio d’ impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive; infatti un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva.

Grazie al “secondary meaning” se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte. Infatti ciò avviene quando un marchio può acquistare capacità distintiva e non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo dopo o prima della registrazione.

Il secondary meaning si verifica quando una parola in origine di uso comune, quindi priva di carattere distintivo, non può inizialmente essere registrata come marchio. Difatti succede che, in seguito, con l’uso continuato del prodotto o servizio, quella parola acquisisca un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi. L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Altri fattori che contribuiscono a renderlo noto sono l’estensione produttiva da parte dell’impresa e gli investimenti della stessa nell’attività di comunicazione, utili per promuovere il prodotto. Un esempio evidente è quello della ben conosciuta marca di cioccolato Milka; l’iniziale marchio di colore “lilla” nella classe del cioccolato, passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione e marketing, che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari.

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