c’è qualcosa da sapere

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AGGIORNATO IL  31/10/2022

Un marchio dura 10 anni dalla data di deposito e se non viene rinnovato alla sua scadenza si estingue e diventa di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo liberamente; se però qualcuno volesse registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva, occorre che sia soddisfatta una condizione. Vediamola.

Quando un marchio non viene rinnovato alla scadenza necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare novità in caso di nuova registrazione.

Ricordiamo infatti che affinché un marchio possa essere registrato, deve possedere il requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore identico o simile o già registrato nella medesima classe di prodotti/servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza.

Se dunque si vuole evitare che un proprio marchio, che ha magari acquisito un avviamento nel corso degli anni, diventi di pubblico dominio, è necessario rinnovarlo per ulteriori dieci anni (si può rinnovare di dieci in dieci per un numero infinito di volte).

Per procedere con il rinnovo, ad esempio di un marchio nazionale, si dovrà depositare un’apposita domanda presso l’ufficio brevetti e marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, durante i 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio; la domanda può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o da chi, nel frattempo, ne sia divenuto titolare tramite una trascrizione.

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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che significa e chi può farlo

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AGGIORNATO IL 14/12/2020

Un marchio dura dieci anni ed è possibile rinnovarlo un numero infinito di volte; alla scadenza dei 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda, il suo proprietario può decidere di rinnovarlo per ulteriori 10 anni. Detta regola vale sia per marchi nazionali che comunitari ed internazionali.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o, in caso di cessione, dal suo avente causa. In presenza di più titolari, il marchio può essere rinnovato anche da uno solo di questi.

Con la cessione del marchio il  titolare cede la proprietà del suo marchio ad altro soggetto, che ne diventa il nuovo proprietario; ciò significa che se il marchio è stato ceduto nel corso dei precedenti 10 anni, il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà colui che l’ha acquistato.

In quest’ultimo caso la cessione deve risultare da una valida trascrizione per essere efficace; “trascrizione” significa che bisogna annotare il cambiamento di titolarità nei registri dell’UIBM in caso di marchio nazionale, oppure EUIPO o WIPO a seconda che il marchio sia comunitario o internazionale. 

Se un marchio non viene rinnovato alla sua scadenza, esso decade e diventa di pubblico dominio cioè chiunque può utilizzarlo liberamente. In quest’ultima ipotesi il marchio, per poter essere nuovamente registrato, necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità (ne abbiamo parlato qui). Pertanto il rinnovo di un marchio non è obbligatorio ma è praticamente necessario se il marchio in questione viene ancora utilizzato o si intende continuare ad impiegarlo in futuro.

La domanda di rinnovo va presentata presso l’UIBM se si tratta di marchio nazionale o presso l’EUIPO se si tratta di marchio comunitario e deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
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Come rinnovare un marchio Italiano

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Per rinnovare un marchio nazionale registrato, si deve depositare un’apposita domanda di rinnovo presso l’ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio; la domanda deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

Nel momento del rinnovo, può essere depositata una versione leggermente modificata del marchio registrato, purché le modifiche apportate non interessino l’identità distintiva del marchio come originariamente depositato. Una volta depositata una domanda di rinnovo, il marchio è valido per ulteriori 10 anni decorrenti dalla data di scadenza della registrazione rinnovata.

Vediamo ora in dettaglio le operazioni da compiere per effettuare in autonomia il rinnovo di un marchio Italiano già registrato; presso la CCIAA della propria città occorre presentare

• N° 1 (originale) + 4 copie del modulo domanda
• Attestazione del versamento di Euro 67,00 per una classe ed Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva
• Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito (spesso si pagano in loco).
• Una marca da bollo da Euro 16,00 (le marche da bollo diventano due se si chiede una copia conforme del verbale di deposito)

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio. Nel caso in cui il marchio sia stato ceduto nel corso dei passati 10 anni, allora il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà ovviamente colui che l’ha acquistato. In quest’ultimo caso, ricordare che la cessione dove risultare da una valida trascrizione per essere efficace.

Ing. N. Marzulli

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