è possibile

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AGGIORNATO IL 16/08/2021

Anche se un brevetto è stato concesso può potenzialmente esserne contestata la sua validità; il fatto cioè che una domanda di brevetto abbia superato positivamente l’iter di esame da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e sia stato concesso, non significa che non possa essere impugnato per dichiararne la nullità.

Una tale azione deve ovviamente essere proposta da un qualcuno che, a causa della concessione di quel brevetto, vede pregiudicati i propri interessi o il proprio business; ad esempio, si supponga che un proprio concorrente presenti una domanda di brevetto relativa ad un qualcosa di già noto (magari all’estero) e che il brevetto venga concesso.

Continuiamo a supporre di voler produrre un qualcosa di simile al brevetto concesso al concorrente; essendo l’oggetto del brevetto una tecnica in realtà già nota all’estero, se ne comincia la produzione ma ben presto ci si vede recapitare una diffida del concorrente, che ci intima la sospensione della produzione in virtù del brevetto in suo possesso.

A questo punto ci si può difendere riuscendo a dimostrare che quel brevetto è in realtà nullo; bisogna cioè riuscire a dimostrare che la tecnologia da esso introdotta era già nota prima che la domanda di brevetto fosse depositata. Ciò è sancito dall’art. 2697 c.c. che testualmente recita “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Oggi è difficile che un brevetto venga concesso anche se riguarda una tecnologia nota, ma è tuttavia possibile; a partire dal 2008, quando l’UIBM riceve una domanda di brevetto ne affida l’esame di anteriorità all’Ufficio Europeo dei Brevetti il quale indaga a livello mondiale per verificare che la tecnologia da esso rivendicata sia effettivamente nuova. L’esito di una tale ricerca è solitamente piuttosto affidabile. Prima del 2008 ciò invece non veniva fatto ed era più probabile che venisse concesso un brevetto anche se privo di novità.

Ricordiamo che un brevetto per essere valido deve possedere principalmente tre requisiti:

1. attività inventiva
2. applicabilità industriale
3. novità

Sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Infine un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto (ne abbiamo parlato qui).

Se un brevetto viene concesso ma non possiede anche uno solo dei predetti requisiti sarà annullabile da parte di chi ritiene di essere stato diffidato ingiustamente; egli dovrà però fornire prova dell’assenza dei requisiti, il che non è facile anche in vista dell’incertezza dell’esito.

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Le banche dati per le ricerche

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AGGIORNATO IL 3/05/2021

Per poter brevettare un’invenzione uno dei requisiti che essa deve possedere è quello della novità in senso assoluto, ovvero non dev’essere mai stata realizzata in nessuna parte del mondo. Ciò implica che il brevetto di un’invenzione non del tutto nuova, sarà dunque inefficace oltre che facilmente annullabile e difficilmente concedibile.

Il requisito di novità implica quindi l’opportunità di una ricerca di anteriorità per sondare lo stato della tecnica nota e accertare il carattere di novità della propria invenzione, ma qui sorge il problema principale: non esiste un’unica banca dati che raccoglie tutti i brevetti del mondo. Inoltre, molti Paesi non dispongono affatto di banche dati informatizzate dalle quali attingere le schede complete dei brevetti in esse presenti.

La conseguenza di tutto ciò è che la ricerca di anteriorità di un brevetto, non potrà mai considerarsi del tutto completa ed esaustiva. Ciononostante, è utilissimo consultare le banche dati disponibili al fine di accertarsi che, almeno in queste, non ci sia nulla di analogo a ciò che intendiamo brevettare.

Attenzione quindi, se in una banca dati troviamo un brevetto simile, allora potrebbe venir meno il requisito di novità, se però non troviamo nulla non possiamo considerarci al sicuro, poichè un brevetto analogo potrebbe esistere in una banca dati non informatizzata.

Detto ciò, la ricerca potrà essere svolta in autonomia o avvalendosi di uno studio specializzato nel settore che condurrà la non-facile ricerca. Coloro che volessero effettuare una ricerca in autonomia, potranno interrogare gratuitamente alcune banche dati che forniscono informazioni complete e dettagliate (descrizione, rivendicazioni, disegni) sui brevetti in esse presenti. I principali siti online per la consultazione delle banche dati sono:

• UIBM – fornisce una banca dati consultabile gratuitamente, in cui è possibile conoscere i titoli dei brevetti depositati in Italia, consentendo di impostare la ricerca secondo diversi parametri;

• Espacenet – è il database fornito sempre gratuitamente dall’EPO per effettuare la ricerca in ambito internazionale;

A questi principali se ne aggiungono diversi altri tra i quali segnaliamo Google Patents che attinge ad un database di oltre 7 milioni di brevetti.

Ribadiamo che questa ricerca “fai da te” rende una prima idea della convenienza o meno a procedere nella brevettazione della propria invenzione, ma non costituisce senz’altro il punto di arrivo della ricerca, piuttosto un primo step per comprendere se ci si deve fermare subito o proseguire nello studio di fattibilità del brevetto che si intende depositare.

Ricordiamo infine che con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi (ne abbiamo parlato qui).

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Il Brevetto Italiano in estrema sintesi

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AGGIORNATO IL 22/03/2021

Un brevetto Italiano può riguardare un nuovo oggetto depositato come:

1. invenzione industriale
2. modello di utilità

Il riconoscimento di invenzione industriale viene attribuito ai trovati che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Il modello di utilità si utilizza invece per proteggere gli oggetti che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. In entrambi i casi non sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

Durata:

Il brevetto Italiano per invenzione industriale ha una durata di 20 anni e non può essere rinnovato, mentre il modello di utilità dura solo 10 anni.

Uso:

L’uso esclusivo garantito dal brevetto è ovviamente limitato al territorio del Paese o dei Paesi in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Segretezza:

Quando si deposita una domanda di brevetto Italiano, essa rimane normalmente segreta per 18 mesi, ovvero non viene resa accessibile al pubblico: ciò consente all’inventore di testare l’efficacia della sua invenzione e prepararsi all’eventuale produzione, potendo contare quindi su un consistente vantaggio temporale nei confronti della concorrenza. Scaduti i 18 mesi, i contenuti del brevetto vengono resi accessibili al pubblico che può quindi visualizzarlo per intero richiedendone una copia. In virtù di ciò, è molto importante che il brevetto sia stato opportunamente redatto (descrizione e rivendicazioni), onde rendere difficoltoso ogni tentativo di plagio.

Descrizione e rivendicazioni:

La descrizione e le rivendicazioni sono altresì fondamentali affinché un brevetto sia oggetto di un’efficace tutela nonché sia concedibile in licenza a terzi (ne abbiamo parlato qui); in particolare, le rivendicazioni servono ad evidenziare tutte le parti realmente innovative del brevetto, ed è quindi sulla base di queste che si articolerà un’eventuale tutela bel brevetto in caso di plagio.

Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Occorre quindi individuare gli aspetti da rivendicare differenziandoli da tutto ciò che appartiene alla tecnica nota: ciò significa che non è sufficiente una dettagliata descrizione dell’invenzione da un punto di vista tecnico, bensì occorre anche individuare tutte le parti che saranno oggetto di rivendicazioni e redigere efficacemente le stesse.

Ricerca di novità

Un brevetto con una buona descrizione ma rivendicazioni parziali o lacunose, può risultare piuttosto debole in caso di plagio, e quindi difficilmente difendibile. L’invenzione oggetto di brevetto deve essere totalmente nuova, cioè non deve essere mai stata prodotta, commercializzata, divulgata o brevettata in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Bisogna inoltre tener presente che da luglio 2008, in Italia è stata introdotta la ricerca di novità che viene effettuata su ogni domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o più comodamente presso una qualsiasi Camera di Commercio, per cui anche un brevetto Italiano viene concesso solo dopo una ricerca di novità che mira a verificare se l’invenzione oggetto di domanda di brevetto è realmente nuova o meno. Ciò implica che affinché un brevetto giunga alla registrazione superando anche la fase di ricerca di novità da parte dell’EPO (European Patent Office), ovvero l’Ufficio che effettua questo tipo di ricerche, è opportuno che i contenuti innovativi del brevetto siano stati efficacemente descritti e rivendicati.

Mantenimento in vita:

Una volta registrato un brevetto, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando le tasse annuali, che in Italia sono dovute dal quinto anno in poi.

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