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A rischio i diritti di registrazione

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Facciamo una premessa: quando il titolare di un marchio fa opposizione verso un altro titolare di un marchio uguale o simile (il primo titolare è “l’opponente” mentre il secondo è “l’opposto”), quest’ultimo ha il diritto di richiedere la cosiddetta “prova d’uso”, ossia la prova che l’opponente abbia realmente ed effettivamente utilizzato il suo marchio.

La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo. Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo (ne abbiamo parlato qui).

Supponiamo che l’opponente non abbia dato una prova del marchio registrato, bensì una prova similare. E’ il caso di una recente pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea il quale ha affermato che, quando non si utilizza il marchio così come viene registrato ma se ne utilizza uno che altera il carattere distintivo del marchio precedente perchè sono state apportate delle modifiche, non si ha più alcun diritto. Questo perchè, il marchio usato, risulta diverso da quello registrato.

Nel caso di specie il primo marchio era dotato di una forte identità con un notevole impatto visivo a differenza del secondo. La legge rende tollerabile apportare piccolissime variazioni che non devono in alcun modo alterare la distintività del marchio. Quello fornito dall’opponente non costituiva prova d’uso in quanto carente del requisito della distintività. Di conseguenza il Tribunale nel caso di specie respingeva il ricorso.

Vedi anche:

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