Quando viene meno la novità

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Uno dei requisiti imprescindibili per poter depositare un marchio è la novità: un marchio dev’essere nuovo cioè non devono esserci sul mercato segni uguali o simili che caratterizzano i medesimi prodotti e/o servizi. Di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

1. marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;
2. marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito (marchio noto).

Può accadere però che un marchio di fatto possa beneficiare del cosiddetto preuso cioè del diritto riconosciuto a chi già utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizza già un segno distintivo non registrato uguale o simile a quello che si intende registrare, costui può continuare ad utilizzarlo nei limiti nel preuso.

L’art. 2571 c.p.i. dispone infatti che chi ha fatto uso di un segno distintivo non registrato può continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso che spesso riguarda una diffusione in ambito locale.

Ribadiamo quindi che il preuso del concorrente può far venire meno il requisito della novità per il marchio successivamente registrato, restando salvo il diritto del preutente di continuare l’uso del marchio nei limiti in cui se ne è valso anteriormente (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Quando la novità viene esclusa

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AGGIORNATO IL 09/12/2024

La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica (ne abbiamo parlato qui). Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. E’ importante non trascurare anche i marchi non registrati (cosiddetti “di fatto”) ma comunque identici o molto simili. In questi casi potrebbe subentrare il “diritto di preuso” che proteggerebbe chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi toglie quella novità che un marchio registrato posteriormente dovrebbe avere e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Quindi affinché possa venir meno la novità per un marchio da registrarsi successivamente ad un marchio non registrato ma in uso ed affermare il diritto di preuso, è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti:

1. l’uso
2. la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione al mercato di riferimento a livello territoriale nel quale il marchio preusato riceve protezione. Ad esempio nel caso di notorietà del marchio anteriore a livello locale, il marchio posteriore potrebbe essere regolarmente registrato non essendogli precluso il requisito della novità: il titolare preutente potrà continuare nell’uso del marchio solo circoscrivendolo alla diffusione locale ed il titolare del marchio registrato posteriormente potrà utilizzarlo nell’ambito del suo mercato di riferimento.

Circa gli altri requisiti che un marchio deve possedere (capacità distintiva  e liceità) vi invitiamo a leggere questo articolo.

Vedi anche:

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ossia quando un brevetto (o un marchio) non ha l’esclusiva

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AGGIORNATO IL 28/12/2020

Il diritto di preuso consente all’ideatore di un’invenzione non registrata come brevetto (ad esempio per mancanza di volontà o perchè è privo di fondi), di continuare ad utilizzarla anche se, in seguito, qualcun altro registra come brevetto la sua stessa idea.

Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizzava già una soluzione tecnica prima che altri la registrassero come brevetto, costui può continuare ad utilizzarla nei limiti nel preuso.

Pertanto il “preuso” si verifica quando il titolare di un brevetto (o di un marchio) non può avere l’esclusiva sull’invenzione brevettata e, quindi, non può impedire ad un terzo di produrre il medesimo trovato.

Al contrario il pre-utente non potrà  impedire a nessuno di utilizzare l’invenzione, poiché tale diritto di esclusiva matura solo in seguito alla brevettazione, inoltre non potrà cedere il diritto di preuso ad altri se non insieme all’azienda (o al ramo d’azienda) cui l’invenzione attiene.

Esistono però delle condizioni e dei limiti a carico del pre-utente che desidera continuare ad utilizzare l’invenzione brevettata da altri, vediamo quali sono:

1. il pre-utente non deve aver divulgato in pubblico la soluzione tecnica da lui ideata cioè deve essere rimasta segreta;
2. il pre-utente deve aver utilizzato la soluzione tecnica nei 12  mesi anteriori alla data di deposito dell’altrui domanda di brevetto;
3. il pre-utente deve aver utilizzato lecitamente detta soluzione tecnica, deve cioè essere in buona fede (per esempio non può avvalersi del preuso chi, illecitamente, abbia sottratto l’invenzione altrui prima del deposito della domanda).

Ricapitolando, tutto ciò implica che chiunque nei 12 mesi anteriori alla data dell’altrui deposito della domanda di brevetto, abbia fatto uso, in buona fede, di un’invenzione, può continuare ad usarla anche in futuro pur se altri la registrino come brevetto. Le medesime considerazioni valgono nel caso di una registrazione di marchio.

Il limite di tale preuso come previsto dalla legge, è dato dal fatto che il pre-utente può continuare ad utilizzare l’invenzione solo nelle quantità e nell’ambito geografico in cui la utilizzava prima del deposito dell’altrui domanda di brevetto. Ciò implica che anche se è vero che il titolare del brevetto registrato a posteriori non potrà fare alcun tipo di azione per evitare che il pre-utente continui ad utilizzare la sua stessa idea, è anche vero che quest’ultimo non potrà mai espandersi né quantitativamente e né geograficamente.

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