Opposizione  e prova d’uso

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Quando si registra un marchio si può entrare in conflitto con un altro marchio, uguale o simile, che rivendica la priorità. A quel punto chi subisce opposizione deve chiedere all’opponente la “prova d’uso”: è necessario cioè provare che il marchio è stato utilizzato nel corso degli anni precedenti.

La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo. Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo e quindi non dipendente dalla volontà del titolare, come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione.

Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Questa prova deve essere incentrata su elementi oggettivi e concreti che dimostrano un uso effettivo del marchio sul mercato.

Se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe invece non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza del marchio (ne abbiamo parlato qui).

Un recente caso ha visto come protagonista la nota casa automobilistica “Ferrari”. Dopo numerosi anni di battaglie legali, il marchio “Testarossa” (inizialmente appartenente alla Ferrari, ma perso anni fa a causa di una diatriba contro una casa produttrice di giocattoli) torna di proprietà della Ferrari. Inizialmente l’Ufficio EUIPO aveva sostenuto che il marchio “Testarossa” non fosse più utilizzato dalla Ferrari.

La Corte UE invece ribalta le precedenti decisioni dell’Ufficio EUIPO, confermando la titolarità del marchio “Testarossa” in capo alla casa di Maranello. Questo proprio perchè la Ferrari riesce a dimostrare di aver continuato ad usare il marchio attraverso l’esibizione di documenti che attestavano la vendita di ricambi, merchandising etc.

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