Analizziamone l’opportunità

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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Diciamo subito che il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale o comunitario. Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo (ne abbiamo parlato qui). E’ possibile procede ad una estensione internazionale del marchio attraverso l’ufficio WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Per i Paesi invece che non hanno aderito al Sistema di Madrid , si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Può essere esteso il marchio italiano ed il marchio comunitario. La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: se si estende un marchio depositato in Italia, la richiesta si effettua presso la Camera di Commercio, se si estende un marchio comunitario invece bisognerà rivolgersi all’Euipo.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Circa il costo del marchio internazionale dipenderà dalle tasse applicate nei singoli paesi in cui si vuole tutelare il marchio. Pertanto, prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisognerà valutare con attenzione il proprio mercato di riferimento, pensare ai possibili sviluppi futuri e valutarne l’opportunità anche in termini monetari.

Fonte (UIBM)

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chiariamo il significato di marchio internazionale

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AGGIORNATO IL 17/06/2024

È opportuno chiarire che un marchio internazionale NON significa che vale in tutti i Paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali Paesi extra-UE registrare il proprio marchio; quando cioè si registra un marchio internazionale si sceglie in quali Paesi farlo valere. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione dei Paesi scelti.

Il costo di un marchio internazionale dipende quindi da quali e quanti Paesi vengono designati poiché, come è facile intuire, le tasse variano da Paese a Paese. L’agevolazione di una registrazione come marchio internazionale sta nel fatto che invece di fare tanti depositi quanti sono i Paesi d’interesse è sufficiente un unico deposito per essere protetti nei Paesi designati.

Prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisogna comunque obbligatoriamente:

1. essere titolari di un marchio registrato (oppure averne presentato la domanda) a livello nazionale o comunitario, identico a quello che si intende depositare come internazionale;

2. essere titolare di uno stabilimento industriale o commerciale presente sul territorio di uno Stato membro dell’Accordo di Madrid oppure essere in possesso della cittadinanza o avere il domicilio in uno di questi Stati.

Analizziamo il primo punto: dopo l’operazione di registrazione di un marchio nazionale o comunitario, il titolare potrà estenderlo a livello internazionale entro 6 mesi rivendicando la priorità, il che permette di far retroagire gli effetti del deposito internazionale alla data del deposito nazionale (o comunitario). Se lo si estende dopo i 6 mesi esso avrà efficacia da quella specifica data di deposito e non si avrà alcun effetto retroattivo.

L’ufficio di riferimento dove depositare la domanda è lo stesso dove ci si è recati per il deposito dell’identico marchio nazionale o comunitario; una volta effettuato il deposito, l’ufficio stesso provvederà a trasmetterlo alla WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). La registrazione internazionale dura 10 anni dalla presentazione della domanda e può essere rinnovata ogni 10 anni.

Se a livello internazionale c’è un rifiuto della domanda da parte di uno stato designato, la registrazione resterà efficace negli altri stati che lo hanno accettato. Durante i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti del nazionale o comunitario di partenza; con lo scadere dei 5 anni il marchio internazionale diventa indipendente e se decade quello d’origine, il secondo resta in piedi.

Attraverso la nostra comoda piattaforma online, è possibile procedere con l’acquisto del servizio di registrazione di un marchio nazionale o comunitario propedeutico alla registrazione di un marchio internazionale (cliccare qui).

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