Necessaria la distintività

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Abbiamo già trattato l’argomento del marchio tridimensionale ossia di quei marchi che possono riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però sottolineato che, registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia (ne abbiamo parlato qui). 

Ribadiamo infatti che la caratteristica consiste proprio nel fatto che la forma possegga da sola un proprio carattere distintivo, significativamente peculiare e diverso dalle forme di settore analizzate. Ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, alla sola vista della sua forma e senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Spesso questo tipo di riconoscimento non è facile da ottenere come dimostra il caso della nota e antica azienda francese “Guerlain”, produttrice di profumi e cosmetici. In una sentenza il Tribunale dell’Unione Europea ha espresso parere favorevole circa la registrazione come marchio tridimensionale della forma del rossetto “Rouge G”, prodotto dalla prestigiosa azienda francese.

Secondo il Tribunale europeo, la forma del rossetto Guerlain possiede da sola un proprio carattere distintivo. L’iniziale richiesta era stata rifiutata dall’esaminatore Euipo e dalla Commissione dei ricorsi ma l’azienda francese non si è data per vinta e si è poi rivolta al Tribunale europeo. A detta del Tribunale europeo proprio l’elemento della forma costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la stessa cioè risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. Spesso, come nel caso di specie, non è facile ottenerne la registrazione e quindi l’attenzione verso il carattere distintivo costituisce un requisito imprescindibile.

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Ricorrere ed insistere

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AGGIORNATO IL 26/06/2023

Nel momento in cui si deposita un marchio tridimensionale comunitario se l’Ufficio Euipo lo rigetta per mancanza ad esempio del carattere distintivo, oltre all’ipotesi del ricorso presso la Commissione dei ricorsi, in caso di ulteriore rifiuto, è possibile procedere innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che può decidere di ribaltare la decisione Euipo e concedere la registrazione del marchio tridimensionale.

E’ quanto è accaduto al rossetto “Cylindrique” della nota Maison di lusso francese Guerlain. Dopo due domande di registrazione per marchio tridimensionale respinte sia da parte dell’Ufficio Euipo che della Commissione dei ricorsi per mancanza del carattere distintivo, arriva la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue, la quale ritiene che la forma del rossetto sia alquanto insolita. Proprio questo elemento costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la sua forma risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

I criteri che determinano il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non si discostano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. In questo caso accadrà che un consumatore medio assocerà immediatamente la forma inusuale del rossetto alla casa produttrice e quindi al marchio che lo contraddistingue. Proprio per questo, a giudizio della Corte, il rossetto Cylindrique si guadagna il merito di essere tutelato dall’UE e diventare un marchio registrato.

La Corte infatti motiva la decisione precisando che l’originalità della forma del rossetto che rievoca lo scafo di una barca e la sua posizione orizzontale donano al cosmetico quella distintività propria dei marchi tridimensionali in quanto visivamente si discosta nettamente dagli altri dello stesso genere.

Come regola generale, un altro requisito che deve necessariamente possedere un marchio tridimensionale per poter essere registrato è che la forma non deve essere conseguenza diretta delle sue caratteristiche funzionali (ne abbiamo parlato qui).

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