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Quando un marchio è nuovo

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La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo, cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio, noto al pubblico, che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica. Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela (ne abbiamo parlato qui).

Inoltre, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso. E’ importante quindi fare una ricerca prima di registrare un marchio: non è obbligatorio ma fortemente consigliabile.

Pertanto, una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre utile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti.

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cosa è opportuno fare quando si deposita un marchio

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Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e/o servizi che un’impresa intende commercializzare e/o fornire. Forniamo di seguito 4 utili consigli che è opportuno mettere in pratica prima di procedere con la registrazione di un marchio:

  1. FARE UNA RICERCA PRIMA DI REGISTRARE UN MARCHIO NON È OBBLIGATORIO MA È CONSIGLIABILE
    Una preventiva ricerca di identità o similitudine (a seconda che si voglia evidenziare marchi identici o molto simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per limitare (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti (ne abbiamo parlato qui).
  2. EVITARE DI DEPOSITARE UN MARCHIO IDENTICO O MOLTO SIMILE AD UNO GIA’ REGISTRATO NELLA MEDESIMA CLASSE DI PRODOTTI E/O SERVIZI
    Qui ancora emerge l’importanza della ricerca di anteriorità: se sappiamo che esiste un marchio identico o molto simile al nostro, evitiamo di procedere con il deposito. Il rischio di incorrere in diffide da parte di chi detiene un marchio anteriore è elevato.
  3. UN MARCHIO PER POTER ESSERE DEPOSITATO NON DEVE ESSERE DESCRITTIVO O AVERE TERMINI GENERICI E/O DI USO COMUNE
    Un marchio è “descrittivo” quando coincide con il prodotto o servizio che rappresenta (es. scarpe, quadro, libro etc.) o quando ne racconta solo le caratteristiche. Un marchio meramente descrittivo non può essere registrato (per legge). I “termini generici” o di “uso comune” appartengono invece a tutti e non ne può essere richiesto l’uso esclusivo; può trattarsi di aggettivi (ad esempio extra, super, mega etc.), o di termini usati abitualmente da chiunque.
  4. INDIVIDUARE TUTTI I PRODOTTI E/O SERVIZI PRESENTI E FUTURI CHE IL MARCHIO CONTRADDISTINGUERA’
    Nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale poichè non sarà più possibile farlo in futuro.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Qualche considerazione sull’opportunità di effettuarla

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AGGIORNATO IL 25/07/2022

ricerca si-noTorniamo ancora una volta sull’argomento “ricerca di anteriorità” e sull’opportunità di effettuarla o meno prima di registrare un marchio: ribadiamo che tale ricerca non e’ obbligatoria ma È ASSOLUTAMENTE CONSIGLIABILE EFFETTUARLA.

Il motivo è quello di cercare di limitare al massimo il rischio di ricevere una qualche azione da parte di titolari di marchi anteriori identici o molto simili. Se tali azioni dovessero giungere dopo che sul proprio marchio sono stati fatti molti investimenti (pubblicità, prodotti realizzati, confezioni, popolarità e così via), il danno economico che deriva dalla richiesta di non utilizzare più il proprio marchio può essere enorme.

Con la ricerca di anteriorità si conoscono i marchi più pericolosi prima di registrare il proprio marchio e, in conseguenza di ciò, si possono prendere provvedimenti; si può ad esempio cambiare il nome, o modificarlo leggermente, o aggiungere altri elementi verbali che lo caratterizzino maggiormente e così via.

Ricordiamo che le ricerche fai-da-te seppur possibili nascondono dei pericoli se non vengono ben condotte (leggere qui). Queste indagini sono utili per avere una prima valutazione, ma non possono sostituire le ricerche approfondite svolte a livello internazionale da studi specializzati. Inoltre qualora si desideri condurre in maniera autonoma una ricerca, devono essere presi in considerazione anche tutti i marchi simili.

Infatti una ricerca autonoma va inoltre condotta controllando sia l’identità che la similitudine di eventuali marchi anteriori; questo significa che non è sufficiente controllare che non esista già un marchio identico a quello che si intende registrare, ma devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente).

Infatti, la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).

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che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

  1. il grado di somiglianza tra i marchi;
  2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
  3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

  1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
  2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

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quali implicazioni

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AGGIORNATO IL 01/08/2022

ricerca di anterioritàPrima di depositare una domanda di marchio non è obbligatorio condurre una ricerca di anteriorità, ma è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

Pertanto chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina completamente) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Le contestazioni/opposizioni sono consentite dalla legge al fine di non creare confusione nel consumatore e/o arrecare danno ai titolari che hanno depositato un marchio per primi; ma quali implicazioni derivano da un’eventuale contestazione?

E’ opportuno anzitutto evidenziare che quando si registra un marchio viene di solito investita una notevole quantità di denaro su di esso; infatti, non c’è solo il costo di registrazione ma anche tutti quelli affrontati ad esempio per l’adozione di strategie di marketing, il packaging, i depliant, gli spot radiotelevisivi etc.

Ciò comporta il rischio di vanificare tutto l’investimento qualora, a seguito di una contestazione, si venga obbligati a rinunciare al marchio. Facciamo un esempio pratico: pensiamo al danno che si avrebbe in seguito ad una diffida recapitata dopo solo un anno, quando il marchio ha ormai conquistato sul mercato un certo posizionamento ed una buona fetta di clientela.

Non solo dovremmo ritirare dal mercato tutti i prodotti recanti il marchio ma, a volte, ci potrebbe anche essere il rischio aggiuntivo di dover risarcire il titolare del marchio registrato cronologicamente prima, per i danni economici provocati dalla presenza sul mercato del proprio marchio.

Ricordiamo infine che

  • se si intende registrare un marchio Italiano, la ricerca deve essere condotta non solo in ambito nazionale ma anche a livello comunitario ed internazionale (guardando solo ai marchi esteri che hanno designato l’Italia e la CE)

  • se si intende registrare un marchio comunitario, la ricerca deve essere condotta indagando anche nelle banche dati dei vari Paesi delle CE

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AGGIORNATO IL 06/06/2022

In questo sito è possibile richiedere online una ricerca di anteriorità, per verificare se il marchio che si intende registrare è già esistente o meno. La ricerca viene condotta limitatamente alla classe scelta poiché, lo ricordiamo, l’esistenza di un marchio uguale registrato però in un’altra classe, non rappresenta solitamente (a meno che non sia un marchio notorio) un problema.

Sottolineiamo che tale ricerca è una “ricerca di identità” e non è da confondere con una “ricerca di similitudine”; sono entrambe delle ricerche di anteriorità ma mentre una “ricerca di identità” serve a stabilire solo se esistono marchi identici, la “ricerca di similitudine” indaga anche su tutti quei marchi esistenti che possono risultare simili, anche solo dal punto di vista fonetico.

In questo precedente articolo, abbiamo approfondito l’argomento: se si volesse depositare ad esempio il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali.

Riteniamo che sia doveroso (ma non obbligatorio) effettuare una ricerca prima di presentare una domanda di registrazione, soprattutto alla luce della procedura di opposizione semplificata che consente al titolare di un marchio anteriore di bloccare sul nascere la vostra domanda di registrazione, costringendovi a difendervi od a ritirare la domanda (con conseguente esborso aggiuntivo in entrambi i casi).

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Identità e Similitudine tra marchi

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AGGIORNATO IL 22/11/2021

ricerche di identità e similitudineLa registrazione di un marchio risulta efficace allorquando esso sia univoco e dotato del carattere della novità, ossia non sussistano marchi uguali o simili; questo al fine di evitare di creare confusione per il pubblico. Pertanto l’efficacia di un marchio è direttamente proporzionale alla precisione con cui si effettua una ricerca di anteriorità: maggiore quindi è la scrupolosità con la quale si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, più forte sarà il marchio e, quindi, sarà importante valutare con attenzione gli investimenti che solitamente si sostengono per il suo lancio e la sua pubblicizzazione.

Una ricerca di anteriorità è suddivisa in due fasi successive (spesso confuse tra loro) e cioè una ricerca di identità e una ricerca di similitudine:

  1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato. Tale ricerca opera una prima scrematura ma, se da un lato risulta essere meno costosa e meno laboriosa, dall’altro non garantisce affatto di non incorrere in future complicazioni come ad esempio subire una contestazione da parte di un titolare che ha registrato anteriormente.
  2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

Di seguito alcuni esempi per comprendere la differente operatività della ricerca di identità e di similitudine: se si volesse depositare il marchio “trony”, la visura di identità restituisce il risultato letterale di “trony”, ma se ci fosse un marchio già registrato come ad esempio “troni”, nella ricerca di identità non comparirebbe, mentre la ricerca di similitudine restituirebbe anche tale risultato in quanto i due marchi sono foneticamente uguali. La stessa cosa accade quando parole uguali sono scritte senza spaziature, con numeri, utilizzando lettere differenti ma con lo stesso suono, e così via.

La similitudine con un marchio già registrato può emergere dalla ricerca anche quando esso contenga solo una parte del marchio che si intende registrare, consentendo poi di valutare la minaccia che quel marchio già esistente costituisce e poter eventualmente modificare il proprio marchio se la valutazione evidenzia un rischio troppo alto di confondibilità. Per evitare di incorrere nel rischio di confusione vengono esaminati 3 fattori:

  1. il grado di somiglianza tra i marchi;
  2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe;
  3. se sussiste un reale rischio di confusione.

Inoltre per tutelare un marchio dopo la sua registrazione è fortemente consigliabile procedere con un’attività di sorveglianza, al fine di monitorare il mercato sull’esistenza di marchi simili o uguali depositati posteriormente (ne abbiamo parlato qui).

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