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Come e perchè registrare

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Perchè è importante registrare?

  • per avere un uso esclusivo del marchio ed impedirne a terzi l’utilizzo;
  • per poter avviare un procedimento di opposizione in caso di utilizzo illecito da parte di terzi;
  • per guadagnare dall’eventuale concessione in licenza del marchio;
  • per possedere un “bene immateriale” che può potenzialmente raggiungere valori elevatissimi.

Infatti il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile al suo nella medesima classe di appartenenza. Il titolare di un marchio di fatto  invece non potrà impedire ad altri nulla: solo nell’ipotesi di notorietà locale (da dimostrare), in caso ad esempio di opposizione da parte di un marchio registrato uguale o anche simile al suo, potrà continuare ad operare ma dovrà necessariamente rimanere circoscritto nella sua piccola porzione di territorio in cui è noto, senza ledere l’altrui interesse.

Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre un marchio di fatto decade nel momento in cui non lo si utilizza più.

Un nome per poter essere efficace e diventare un buon brand deve essere convincente, originale e toccare la sfera emotiva del consumatore di riferimento.

Altrettanto importante è la sua parte grafica (il logo) che deve rappresentare esattamente ciò che si vuole trasmettere, avere un significato intrinseco al fine di garantire il giusto impatto verso l’utente finale.

Prima di registrare, oltre ai requisiti propri dei marchi è importante sapere che non è possibile usare:

  1. termini solo descrittivi (cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresenta ad es. bella casa);
  2. termini generici e di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.).

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Può un marchio rimpiazzare il diritto d’autore?

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rimpiazzo diritto autoreSupponiamo di voler registrare come marchio un’opera figurativa ripresa dal lavoro creativo di un grande artista del passato, il cui diritto d’autore risulta ormai cessato perchè giunto a fine vita: è possibile legalmente una simile condotta?

Ricordiamo che il diritto d’autore consente lo sfruttamento economico di un’opera per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno potrà essere richiesto alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

In questa sede ci domandiamo se la registrazione di un marchio uguale (o molto simile) all’opera originaria possa “rimpiazzare” il diritto d’autore ormai decaduto, cioè se sia possibile utilizzare lo stratagemma della registrazione del marchio da rinnovare all’infinito.

La diatriba è stata affrontata e dipanata da una innovativa sentenza del Tribunale di Bari che ha visto contendersi tra le parti l’utilizzo dell’immagine di un personaggio cult dei fumetti, “Betty Boop”. La sentenza ha in sostanza affermato che la registrazione come marchio del personaggio di fantasia “Betty Boop” può avvenire ma la sua tutela riguarderà solo determinati elementi distintivi scelti dal suo titolare.

Ne consegue che chi non è autore dell’opera non può furbamente convertire un diritto d’autore anche se decaduto in un marchio. La registrazione sarà possibile solo in una determinata rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità ma il suo titolare non potrà godere dell’esclusiva per lo sfruttamento economico della “generica” immagine.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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quando si verifica e cosa può accadere

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registrazione marchio in malafedeCominciamo col supporre che l’agente commerciale italiano di un’azienda estera voglia registrare in Italia il marchio dell’azienda trattata (conosciuto all’estero ma sconosciuto nel nostro Paese); la domanda è, “una tale azione è vietata dalla legge o è ammissibile?”

Sulla questione non ci sono dubbi, il testo normativo parla chiaro e tutela il titolare originario del marchio contro simili comportamenti giudicati scorretti; il soggetto (l’agente commerciale dell’esempio) che ha pensato di depositare un marchio identico ad uno già registrato in un altro Paese, è considerato in “malafede” perchè a conoscenza che il marchio è detenuto da un altro soggetto in un altro Paese.

L’articolo 19, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale recita così: “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. Come regola generale, non è pertanto consentito registrare un marchio identico ad un altro già registrato in un altro Paese nella stessa classe di prodotti/servizi.

Un agente commerciale, in particolare, agirebbe cioè in malafede danneggiando i legittimi diritti dell’azienda estera. La legge ha pensato quindi di tutelare in qualche maniera il titolare originario del marchio che altrimenti vedrebbe preclusa la possibilità di registrare il suo marchio in quel Paese estero dove opera l’agente (nel nostro esempio in Italia).

Se inoltre il marchio dell’azienda estera è particolarmente conosciuto,
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le registrazioni aumentano è la Cina è la N° 1 al mondo

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classifica brevetti 2013Nella classifica dei brevetti e marchi registrati nel mondo, si rileva un aumento delle domande di registrazione globali, con la Cina che ha raggiunto il primo posto. I dati sono stati forniti dalla WIPO (qui tutti i dati) e mostrano il sorpasso della Cina ai danni degli USA (da sempre numeri 1 al mondo), sia per numero di brevetti che marchi.

Investire in brevetti implica ricerca, innovazione, crescita, immagine forte, tutti ingredienti che fanno crescere un’economia e donano alle aziende detentrici di brevetti, quell’identità di “moderna e tecnologica” che, in particolare, nessuna azienda cinese ha mai avuto.

Investire in marchi significa invece donare un’identità commerciale ai propri prodotti/servizi, che quindi verranno riconosciuti e distinti dal consumatore. Le aziende cinesi, in particolare, non possono vantare marchi particolarmente noti, quindi hanno pensato due cose:

  1. registrare in Cina tutti quei marchi (anche europei) che non lo erano (appropriandosi quindi della relativa immagine e identità);
  2. registrare massicciamente i marchi dei loro prodotti/servizi, i quali potrebbero, in un futuro, diventare noti e fidelizzare il cliente.

Questo è un insegnamento per tutti:

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3 cose importanti da sapere

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AGGIORNATO IL 23/05/2022

marchio-da sapereRegistrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

  1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
    Se si cerca cioè di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito un’opposizione contro la registrazione del vostro marchio, costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza ad esso.
  2. L’ufficio ricevente (UIBM o EUIPO) può anche rifiutare la vostra domanda di marchio.
    Quando l’ufficio ricevente ha davanti la vostra domanda di marchio, effettua dei controlli sul possesso dei requisiti minimi (capacità distintiva, novità e liceità) e se rileva la carenza di uno o più parametri può anche rifiutarsi di registrare il vostro marchio con la conseguenza, il più delle volte, di farvi perdere il denaro speso per la domanda di marchio.
  3. Fare una ricerca prima di registrare un marchio non è obbligatorio ma è consigliabile.

Una preventiva ricerca di identità (evidenzia l’esistenza di marchi identici nella medesima classe) o similitudine (evidenzia l’esistenza di marchi simili nella medesima classe), è sempre consigliabile per contenere (ma non escludere del tutto) i rischi di opposizione od azioni legali conseguenti a contraffazione di marchi già esistenti. Dobbiamo infatti sapere che l’esistenza di un marchio anteriore, sia esso identico o molto simile, comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere tenuti anche a risarcirne i danni (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Un bando per i marchi comunitari ed internazionali

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contributi marchiNella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, è stato pubblicato il bando predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale da parte delle imprese.

Con questa iniziativa si vogliono stimolare le micro, piccole e medie imprese italiane a registrare i marchi all’estero attraverso la concessione di un’agevolazione. L’importo dell’agevolazione può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.

L’impresa può presentare più domande di registrazione di marchi e le agevolazioni non potranno superare, in questo caso, 15.000,00 euro per impresa. Le domande di agevolazione possono essere presentate ad Unioncamere a partire dal 4 settembre 2012 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse complessivamente a disposizione per le agevolazioni in favore delle imprese sono pari ad euro 4.500.000,00 e saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Unioncamere  infoimprese@progetto-tpi.it oppure visitare il sito http://www.unioncamere.gov.it/. È altresì possibile visitare il sito dell’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Fonte UIBM

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La registrazione di un Marchio Comunitario

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registrazione-marchio-comunitarioIl marchio comunitario consente di poter ottenere con un’unica domanda, un marchio valido su tutto il territorio della Comunità Europea, ovvero in tutti i 28 Paesi che vi fanno parte. L’ufficio competente è l’EUIPO con sede ad Alicante (Spagna): sul sito (anche in Italiano) sono presenti tutte le informazioni nonché i moduli e le istruzioni necessari al deposito di una domanda.

La domanda di registrazione può essere presentata di persona, per posta, per corriere, via fax, o direttamente on-line attraverso un’apposita procedura descritta nel sito. Al momento del deposito della domanda, si provvede al solo pagamento della tassa di deposito; quando poi la domanda viene accettata ed è quindi pronta per la registrazione, ciò avverrà automaticamente senza nessun altro pagamento.

Una volta ricevuta una domanda, l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali e provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari e nazionali. A seguito di ciò l’EUIPO trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso.  Entro tre mesi dalla pubblicazione, chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato, può presentare opposizione, avverso la quale ci si può difendere, ovvero aprire un dibattito contraddittorio in sede amministrativa.

In assenza di opposizione oppure se si è chiusa positivamente un’eventuale opposizione, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. Una volta ottenuto il marchio, esso conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, anche se poi è possibile procedere illimitatamente al suo rinnovo.

Ing. N. Marzulli

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Il marchio: un segno grafico istituzionale

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evoluzione-marchio

L’evoluzione di un marchio (Courtesy Motocicli Fongri)

Il marchio è un segno grafico e/o verbale che permette di identificare i prodotti o servizi di un’impresa distinguendoli da quelli generalmente commercializzati da altre imprese. Grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice. In conseguenza di ciò, un marchio è uno straordinario strumento di marketing che, se ben veicolato e gestito, può far aumentare le quote di mercato di un’impresa.

Possono essere oggetto di marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui). Si possono, inoltre, registrare come marchio i colori laddove rappresentabili graficamente (in tal caso è consigliabile identificare i colori attraverso l’impiego di un codice internazionalmente riconosciuto) e capaci di ricollegare ad una impresa determinata i prodotti e i servizi contraddistinti dal predetto marchio. È anche ammessa la registrazione di suoni, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma.

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