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quando il marchio è parzialmente tutelato anche se non è registrato

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AGGIORNATO IL 27/09/2021

marchio fattoCitando la fonte Wikipedia, il marchio di fatto è ”…un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela…”. Questo significa che in taluni casi anche se il proprio segno distintivo non è stato registrato come marchio, può godere comunque di una seppur modesta tutela.

Chiariamo comunque che i diritti di un marchio di fatto saranno sempre inferiori a quelli di un marchio registrato: il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”.

La capacità distintiva permette al consumatore di riconoscere e distinguere il prodotto con il “marchio di fatto” da altri similari. Difatti, grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice. Questi due fattori (il tempo d’uso e la capacità distintiva) sono spesso però difficili da dimostrare.

In un eventuale procedimento legale tra un marchio di fatto ed uno registrato (magari uguali tra loro), quali diritti ha il marchio di fatto? Supponiamo che il titolare del marchio di fatto sia riuscito a dimostrare la notorietà locale del suo segno, in tal caso i due marchi coesisteranno in quel determinato territorio senza che nessuno dei due possa impedire all’altro di esistere.

A questo punto nascono però delle differenze tra i due marchi dell’esempio: il marchio registrato avendo una tutela più ampia, può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile, oppure può espandersi in tutti i Paesi nei quali è registrato, mentre il marchio di fatto non potrà impedire ad altri alcunchè e dovrà rimanere circoscritto alla porzione di territorio iniziale, senza quindi possibilità di espandersi.

In definitiva, se è vero che un marchio di fatto ha una sua tutela, è anche vero che un marchio registrato ha diritti e possibilità di tutela di gran lunga superiori. Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre il marchio di fatto decade nel momento in cui non li si utilizza più.

Vedi anche:

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I concetti di Novità e Preuso

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AGGIORNATO IL 20/09/2021

 

marchio nuovoNel momento in cui si decide di dar vita ad un marchio per contraddistinguere un prodotto od un’impresa, occorre sempre ricordare che uno dei requisiti fondamentali che esso deve possedere è rappresentato dalla sua novità. Ciò significa che il marchio dev’essere nuovo e, di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

a. marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;

b. marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito, ad esempio, di ingenti investimenti pubblicitari.

In quest’ultimo caso, è infatti evidente che un potenziale intento di chi deposita un marchio identico o molto simile ad uno dotato di rinomanza, è di sfruttarne indebitamente la notorietà attirando a sé una certa parte di acquirenti del prodotto origina. Sempre nell’ottica di dotare il marchio del requisito di novità, occorre considerare anche i marchi non registrati ma comunque identici o molto simili, nonché i segni già noti come denominazioni sociali, ditta, insegna o nome a dominio (sempre limitatamente alla classe di prodotti/servizi designata). In questi casi, infatti, interviene il concetto di “preuso” a tutelare parzialmente chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Pertanto il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Tuttavia è opportuno precisare che quando la notorietà del marchio anteriore è puramente locale, il preuso non toglie novità al marchio posteriore che può quindi essere regolarmente registrato: in quest’ultimo caso i soggetti preutenti potranno continuare nell’uso del marchio solo nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi.

Vedi anche:

 

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