Quando la novità viene esclusa

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La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Difatti il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica (ne abbiamo parlato qui). Cosa spinge un soggetto a depositare un marchio uguale o simile ad uno noto? L’intento è di sfruttarne la notorietà senza averne alcun diritto in modo da generare confusione ed accaparrarsi una buona fetta di clientela. E’ importante non trascurare anche i marchi non registrati ( cosiddetti “di fatto”) ma comunque identici o molto simili. In questi casi potrebbe subentrare il “diritto di preuso” che poteggerebbe chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.

Il “preuso” di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio, prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso. Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, quindi toglie quella novità che un marchio registrato posteriormente dovrebbe avere e conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Quindi affinché possa venir meno la novità per un marchio da registrarsi successivamente ad un marchio non registrato ma in uso ed affermare il diritto di preuso, è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti:

1. l’uso
2. la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione al mercato di riferimento a livello territoriale nel quale il marchio preusato riceve protezione. Ad esempio nel caso di notorietà del marchio anteriore a livello locale, il marchio posteriore potrebbe essere regolarmente registrato non essendogli precluso il requisito della novità: il titolare preutente potrà continuare nell’uso del marchio solo circoscrivendolo alla diffusione locale ed il titolare del marchio registrato posteriormente potrà utilizzarlo nell’ambito del suo mercato di riferimento.

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