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è possibile

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AGGIORNATO IL 16/08/2021

annullare brevettoAnche se un brevetto è stato concesso può potenzialmente esserne contestata la sua validità; il fatto cioè che una domanda di brevetto abbia superato positivamente l’iter di esame da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e sia stato concesso, non significa che non possa essere impugnato per dichiararne la nullità.

Una tale azione deve ovviamente essere proposta da un qualcuno che, a causa della concessione di quel brevetto, vede pregiudicati i propri interessi o il proprio business; ad esempio, si supponga che un proprio concorrente presenti una domanda di brevetto relativa ad un qualcosa di già noto (magari all’estero) e che il brevetto venga concesso.

Continuiamo a supporre di voler produrre un qualcosa di simile al brevetto concesso al concorrente; essendo l’oggetto del brevetto una tecnica in realtà già nota all’estero, se ne comincia la produzione ma ben presto ci si vede recapitare una diffida del concorrente, che ci intima la sospensione della produzione in virtù del brevetto in suo possesso.

A questo punto ci si può difendere riuscendo a dimostrare che quel brevetto è in realtà nullo; bisogna cioè riuscire a dimostrare che la tecnologia da esso introdotta era già nota prima che la domanda di brevetto fosse depositata. Ciò è sancito dall’art. 2697 c.c. che testualmente recita “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Oggi è difficile che un brevetto venga concesso anche se riguarda una tecnologia nota, ma è tuttavia possibile; a partire dal 2008, quando l’UIBM riceve una domanda di brevetto ne affida l’esame di anteriorità all’Ufficio Europeo dei Brevetti il quale indaga a livello mondiale per verificare che la tecnologia da esso rivendicata sia effettivamente nuova. L’esito di una tale ricerca è solitamente piuttosto affidabile. Prima del 2008 ciò invece non veniva fatto ed era più probabile che venisse concesso un brevetto anche se privo di novità.

Ricordiamo che un brevetto per essere valido deve possedere principalmente tre requisiti:

  1. attività inventiva
  2. applicabilità industriale
  3. novità

Sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Infine un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto (ne abbiamo parlato qui).

Se un brevetto viene concesso ma non possiede anche uno solo dei predetti requisiti sarà annullabile da parte di chi ritiene di essere stato diffidato ingiustamente; egli dovrà però fornire prova dell’assenza dei requisiti, il che non è facile anche in vista dell’incertezza dell’esito.

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chiarimento sul significato di “novità” di un brevetto

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Tra i requisiti che un’invenzione deve possedere per poter essere brevettata, c’è quello della novità; desideriamo chiarirne ancora una volta il significato poichè spesso ci vengono poste domande del tipo “ho visto un oggetto in Giappone (ad esempio), se non è brevettato in Italia posso farlo io?”.

Abbiamo più volte detto che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano, tra le altre cose, un’attività inventiva; ciò significa che non si può brevettare qualcosa di non-nuovo e che non abbia comportato nessuna attività inventiva. In altri termini, un’invenzione è nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, cioè se non è già stata resa accessibile al pubblico in nessuna parte del mondo (anche se trattasi di un Paese lontano come il Giappone).

Pertanto, non è possibile brevettare in Italia un’invenzione che è già stata prodotta e divulgata (anche solo all’estero). Lo ripetiamo ancora, un’invenzione deve essere nuova cioè non ci deve essere nulla di simile o uguale in nessuna parte del mondo. È questo il motivo per cui quando si deposita una domanda di brevetto, questo viene sottoposto ad una rigida ricerca di anteriorità che prende in esame tutti i brevetti mondiali esistenti (anche se si tratta solo di una domanda di brevetto nazionale).

Ricordiamo infine che con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi. La durata del brevetto per invenzione industriale è di anni 20 per le invenzioni e di anni 10 per i modelli di utilità, a partire dalla data di deposito della domanda e non è soggetto a rinnovo.

Ing. N. Marzulli – Avv. A. Zambetti

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un esempio di esito ricerca su un brevetto nazionale

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AGGIORNATO IL 17/05/2021

risultati ricerca brevettoQuando si deposita in Italia una domanda di brevetto per invenzione industriale, l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) invia il brevetto all’EPO (Ufficio Brevetti Europeo) che effettua una ricerca di anteriorità sullo stesso. 

L’Ufficio Europeo dei brevetti, all’esito della ricerca, stila un rapporto di ricerca, corredato da una opinione scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva ed applicazione industriale (ne abbiamo parlato qui). Il rapporto di ricerca è un documento ufficiale nel quale un esaminatore cita ed illustra i documenti considerati di rilievo ai fini del deposito della domanda di brevetto.

Il rapporto di ricerca viene comunicato dall’EPO all’UIBM entro massimo 9 mesi. L’UIBM poi provvederà a comunicare all’inventore l’esito della sua ricerca. In questa sede vi mostriamo come è fatto tale rapporto di ricerca e vi insegniamo a leggerlo.

Un rapporto di ricerca si presenta sostanzialmente in questo modo:

rapporto di ricerca

Nel riquadro celeste sono elencati i brevetti anteriori che contengono alcuni elementi potenzialmente pericolosi; di ciascuno di essi vengono forniti i dati identificativi e specificate le parti che l‘esaminatore ha ritenuto pertinenti in rapporto alle specifiche rivendicazioni del vostro brevetto.

Nel riquadro rosso, compare una lettera accanto ad ogni brevetto evidenziato dall’esaminatore; tale lettera definisce il grado di importanza che l’esaminatore ha dato a quello specifico brevetto anteriore. Fra le lettere più frequentemente utilizzate citiamo:
X – importante perché annulla la novità del vostro brevetto
Y – il brevetto in questione, in unione ad un altro presente nello stesso rapporto di ricerca anch’esso identificato con Y, rende ovvio il contenuto del vostro brevetto
A – il brevetto in questione non viene considerato rilevante ma solo facente parte dello stesso stato della tecnica

Pertanto, con riferimento all’esempio in figura, il documento WO 03/048738 va esaminato, tra gli altri, con particolare attenzione, ponendo l’accento sul suo riassunto (abstract), sulle figure 1 e 2 e sulle rivendicazioni (claim) da 1 a 11.

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