Vediamo come

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Se si possiede un marchio noto si ha diritto ad alcune importanti extra-tutele (ad esempio la copertura in tutte le classi), ma com’è facile immaginare è necessario fornire prova di notorietà.
Per dimostrarla l’EUIPO fornisce alcune direttive (art. 8 dell’RMUE) in grado di spiegare quali documenti risultano idonei ai fini di una prova valida. Vediamoli nel dettaglio.

Per determinare il livello di notorietà, si devono prendere in considerazione:

• la quota di mercato detenuta dal marchio, cioè la percentuale delle vendite totali ottenute in un determinato settore del mercato;
• l’intensità dell’uso di un marchio, che può essere dimostrata facendo riferimento al volume delle vendite (cioè al numero di unità vendute) e al giro d’affari (cioè al valore totale di tali vendite) conseguiti relativamente ai prodotti contrassegnati dal marchio;
• l’ambito geografico, cioè l’asserita notorietà del marchio che deve essere abbastanza diffusa, tale da coprire una parte sostanziale del territorio di riferimento;
• la durata del suo uso cioè la longevità del marchio; quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato;
• l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. Ad esempio una campagna promozionale lunga, intensa e diffusa può costituire un forte indizio del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà.

L’EUIPO precisa inoltre che i documenti probatori, dovranno provenire da fonti indipendenti ed autorevoli.

Per dimostrare il grado di notorietà (cioè quando il marchio è conosciuto da una parte significativa di pubblico), sono importanti ad esempio i sondaggi di opinione e le indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno. Di norma, quanto più alta è la percentuale di conoscenza del marchio, tanto più agevole sarà presumere che il marchio goda di notorietà.

E’ importante sapere che un marchio famoso gode di una tutela ultramerceologica, cioè si può considerare tutelato in tutte le classi: questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità (ne abbiamo parlato qui). 

Tale comportamento pregiudizievole risulterebbe lesivo dei diritti esclusivi del proprietario del marchio noto: il titolare del marchio non noto non può e non deve sfruttare la notorietà tanto conquistata sul mercato dal marchio rivale registrato anteriormente.

(fonte: Euipo)

1. Vedi anche:

• • che significa il SIMBOLO R
  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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Quando è illecito sui social network

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L’uso di marchi altrui senza autorizzazione, da parte degli influencers sui social media, è illecito quando ha natura commerciale e scopo pubblicitario perchè risulta lesivo dei diritti esclusivi del titolare del marchio in pregiudizio della sua notorietà.

Lo hanno stabilito sia il Tribunale di Genova, il quale ha ordinato la rimozione delle immagini illecite, che quello di Milano che ha riconosciuto il rischio di associazione tra i prodotti in occasione di una disputa che vedeva come protagonisti un influencer tedesco e la Ferrari, noto marchio di lusso automobilistico italiano.

Lo stilista influencer, per promuovere i suoi prodotti, avrebbe illecitamente sfruttato la notorietà della casa automobilistica mediante pubblicazione su Instagram di immagini in cui venivano riprodotte le sue calzature accanto alla Ferrari.

L’azienda di Maranello contestava l’illegittimo utilizzo commerciale del marchio a danno della sua immagine, comportamento reiterato nel tempo nonostante le numerose diffide.

Apriamo una piccola parentesi: quando si è di fronte ad un marchio famoso è bene sottolineare che quest’ultimo gode di una tutela ultramerceologica (cioè si può considerare tutelato in tutte le classi), questo serve ad impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà di quel marchio e che si generi confusione nel consumatore che, di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità (ne abbiamo parlato qui). 

Quindi, la pubblicazione delle immagini nelle quali venivano immortalate le calzature sulla Ferrari non potevano avere altra finalità se non quella di trarne un vantaggio commerciale che lasciavano anche intendere erroneamente un’associazione tra prodotti cioè un accordo tra lo stilista e la leggendaria azienda icona del made in Italy.

Per completezza, il Tribunale di Genova ha anche precisato che vi è liceità nell’uso di segni altrui solo quando:

1. l’utilizzo sia stato autorizzato dal titolare del segno distintivo;
2. le immagini in cui il marchio appare “possano comunicare al pubblico un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone”.

Vedi anche:

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  • REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE 

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